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如前所述，法院认为D828专利权利请求项是针对「如图所示和描述的可折迭袋的装饰性设计」。其所附的所有图式都显示了一个袋子（而不是袋子系统），因此，法院将权利请求项和视觉印象解释为一个袋子而不是袋子系统，袋子的视觉印象显示了一个矩形或盒形袋子，袋子的边缘显示了实线，两个杆子连接在袋子的顶部相对两侧，把手连接在袋子上向上延伸并越过两极。提手与袋子相连的部分有虚线，还有其他虚线似乎表示阴影。并明确指出，「图中所示的虚线是为了说明环境结构而包括在内，并不构成要求保护的设计的一部分。」总之，视觉印象是一个矩形袋子，带有相对的平行杆和连接在袋子顶部的把手。

第一步的第二个子步骤，法院必须决定是否存在产生「基本相同」视觉印象的主要参考。法院不得在没有主要参考的情况下以显而易见性为由使设计专利无效。因此，为了完成明显性分析的第一步，法院在辨别出正确的视觉印象后，必须确定先前技艺设计是否有资格作为主要参考[1]。只有在法院发现「先前技艺中的一些建议，以使用次要参考文献的特征修改基本设计」时，法院才会继续考虑次要参考文献[2]。换言之，在没有初步参考的情况下，法院需要进行第二步，不得认定该专利无效。例如，在Durling案件中，推翻地区法院的决定，即记录中不包含与所主张的设计产生『基本相同的视觉印象』的先前技艺设计，以及没有参考，以显而易见的理由使外观设计专利无效是不恰当的。」

法院应将设计专利与其他参考文献并排比较，以确定两种外观设计是否产生相同的视觉印象。将要考虑求保护的设计图像与主张的主要参考图像进行比较。与……发明专利不同，获得专利的装饰设计除了其视觉外观外没有其他用途，其范围「仅限于申请图纸中显示的内容」。因此，在先前技艺参考以确定装饰设计的可专利性时，重点必须放在外观而不是用途上。

D828专利于 2015 年 11 月18 日申请，因此对先前技艺的审查将涉及将审查在该日期之前的专利申请。原告引用的先前技艺包括（1）注册共同设计编号 001726472-0001（RCD 0001）；(2) 注册共同设计编号 001726472-0002（RCD 0002）；(3) Doyle 专利，原告认为Doyle专利是主要参考，被告承认 RCD 0001、RCD 0002 和 Doyle 专利符合先前技艺，但对 Doyle 专利是主要参考文献提出异议。被告辩称，「Doyle 没有创造出与被告的D828专利基本相同的视觉印象」，因此，不具备作为显而易见性挑战所必需的「主要参考」的资格。被告的专家主张，因为不同的手柄设计和位置；长度和设计不同的水平杆；以及较少的矩形形状和比例，得出 Doyle 专利不是主要参考的结论。然而，法院分析Doyle 专利，包括一个矩形（尽管角度较小）袋子，两个杆子连接在袋子相对两侧的顶部，把手连接在袋子的侧面，「基本上相同的视觉印象」（如图8），因此，法院认为 Doyle 专利有资格作为主要参考。细微的差异并不妨碍这一结论作为法律问题。

GEM 响应，主张地方法院的决定正确，Doyle 专利是主要参考数据，Brennan 是次要参考数据，可与 Doyle 专利结合以创建与D828专利相同的整体视觉外观。在设计专利中显而易见性的确定需要两步骤审查，以确定本领域通常知识的设计者是否会结合先前技艺来创建相似的视觉外观。第一步是确定与请求保护的设计具有基本相同设计特征的单一参考。这需要法院从整体上看待「专利设计所创造的视觉印象」。在第二步，可以使用其他参考来修改主要参考，以创建与请求保护的设计相同的整体视觉外观。

「对于设计专利，对显而易见性的最终调查是请求保护的设计是否对设计相关类型物品的普通设计师来说是显而易见的。为认定设计专利明显无效，法院必须进行两步检测，即发现 (1) 存在主要参考文献，「其设计特征与请求保护的设计基本相同」，以及 (2) 的原因，例如：先前技艺参考，也存在修改主要参考的设计用以创建与请求保护的设计具有相同整体视觉外观的设计[3]。专家Fletcher在报告中说明，因为 Strom 和D828专利具有基本相同的设计特征。他认为一位该领域通常知识的设计者（DOSITA）将被激发将 Strom（实施例 1）与 RCD 0001 结合起来，从而获得D828专利（如图9），D828专利是显而易见的。

原告主张，D828专利和 Doyle 专利之间的唯一区别是袋子长度上垂直延伸的详细手柄缝合的存在。然而，原告指出，Brennan专利参考文献中存在相同的手柄缝合。因此，原告主张「假设的组合几乎与D828专利相同」（如图10所示）。另外，原告指出，RCD 0001设计参考文献中存在与D828专利相同的手柄缝合，因此。Doyle 专利与和RCD 0001设计的假设组合与几乎与D828专利相同」（如图11所示）。

图10：Doyle专利与Brennan专利组合成D828专利之示意图

图11：Doyle专利与RCD 0001设计组合成D828专利之示意图

CAFC 同意 GEM 的D828专利被正确地认定是显而易见的。CAFC认为，地方法院对 Doyle 专利的使用与其先例一致。在发现Brennan专利是正确的次要参考资料时，法院指出：Brennan 专利包含与D828专利相似的手柄缝合，这些手柄与 Doyle 的袋子形状和手柄相结合，将创造出与 D828专利所主张非常相似的购物车袋。

从以上分析可得知，地方法院清楚说明功能性及显而易见性之证据适格分析。在确认主要参考数据时，法院说明应将设计专利与其他参考文献并排比较，以确定两种外观设计是否产生相同的视觉印象。在确认功能性的相对应发明专利，法院说明，相对应之发明专利不需要为同一人所拥有，因为没有发现任何一个案例表明同一产品申请相对应之发明专利或是类似产品申请未决之发明专利必须是由同一人所有。通常，修改的来源来自次要参考资料，且根据CAFC的先前案例，在先前技艺中必须有一些教示或建议，明示或暗示要以次要参考中的设计特征来修改主要参考的基本设计。然而，在Golden Eye Media案件中，法院说明：一项发明可能是多个现有技术参考文献中公开的旧元素的组合，最高法院认为「常识可以成为组合或修改先前技艺参考数据以实现专利发明的理由来源[4]」。

近几年，法院在设计专利侵权诉讼中逐渐完善目前适用的功能学说。从Golden Eye Media案件中可以得知，法院已纳入以下规定完善美国设计专利纠纷中的功能性原则。为了评估一项设计是否由其功能性决定，CAFC采用了五因素检测：(1)受保护的设计是否代表最佳设计；(2) 替代设计是否会对指定物品的实用性产生不利影响， (3) 是否有任何伴随的实用专利，(4)广告宣传具有特定实用性的特定特征，以及 (5) 设计中是否有任何元素或整体外观显然不是由功能性决定的[5]。

在评估请求保护的设计的功能性无效时，执行基本相同的功能、替代设计的存在是无可争辩的证据，客观证据证明，设计专利不会垄断实用性特征，仅垄断整体设计的特定外观，包括这种实用性特征的外观。很少有设计没有执行基本相同功能的替代设计，这一事实不会损害所谓的信道目标。因此，竞争对手可自由地模仿物品的实用性特征（没有发明专利保护的），只要它避免制造、使用或销售看起来与专利设计基本相同的产品。换言之，鼓励竞争对手设计自己的产品，而不是抄袭别人独特而有价值的设计，从而推动设计创新的进步。

参见Spigen, 955 F.3d at 1383。
参见Hupp v. Siroflex of Am., Inc., 122 F.3d 1456, 1462 (Fed. Cir. 1997)。
参见High Point Design LLC v. Buyers Direct, Inc. , 730 F.3d 1301, 1311-12（Fed. Cir. 2013）。
参见Plantronics, 724 F.3d at 1354。
参见Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., 820 F. 3d 1316, 1322 (Fed. Cir. 2016)。