※本文为「2019-2022年EUIPO的注册共同设计无效决定选辑（二）」之第三部分

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独特性审查相关案例

独特性无效诉讼成功案例

案例7. 无效编号 10583：Rubik's Brand Limited（申请人） v. East Sheen Industrial Co., Ltd.（注册设计所有者）

该无效决定关于编号002778811-0001的注册设计（简称系争注册设计），于2015年9月24日提交，属于「玩具方块」类别。2019年11月11日，EUIPO的无效部门宣布系争注册设计无效，因为它相对于在先商标注册，不具有独特性。

图10：RCD 002778811-0001与在先3D商标设计之比对图

无效申请人是与著名魔术方块相关的各种IPR的所有者。在本案中，系争注册设计与 Rubik's Mini 相同或至少非常近似，后者已在申请人拥有的欧洲商标注册中公布，2012年1月作为 EUTM No 9 975 681 发布的称为 Rubik’s Cube Mini的立体知名商标（如图10左侧所示）。已确立的判例法规定，展示产品的已公布商标是对在先设计的公开。无效部门同意申请人的意见，亦即系争注册设计与申请人商标公告中显示的设计非常近似，因此，认为争议注册设计缺乏独特性。

无效部门会考虑任何相关的判例法。因此，该决定是基于之前的上诉委员会听证会，关于相同的两方，但关于不同的注册共同设计。无效部门表示，「尽管产品……不同，但判例法是相关的」。同样值得注意的是，在评估个人性格时，无效部门说明：玩具设计师拥有几乎无限的自由度。根据欧洲设计法，设计师被认为拥有的自由越多，所比较的设计之间的微小差异足以给相当认知的使用者产生不同的整体印象的可能性就越小。

案例8. 无效编号110986号：黄新艳（申请人）v.曹阳（注册设计所有人）

该无效决定关于编号005830155-0001的注册共同设计（简称系争注册设计）于 2018年11月20日提交，属于「书写笔」类别。2020年9月29日，EUIPO的无效部门宣布有争议的注册共同体设计无效，因为有争议的设计与在先设计没有产生不同的整体印象。

图11：RCD 005830155-0001与在先设计之比对图

无效申请人主张，在提交系争注册设计之前的一年多时间里，显示在Amazon.de上销售的一支钢笔设计与系争注册设计非常近似，因此系争注册设计缺乏新颖性和独特性。注册设计持有人未对无效诉讼作出答复。

证明公开所谓的在先设计的责任在于无效申请人。在这种情况下，所谓的在先设计显示在由其Amazon.de标准识别号 (ASIN) 支持的Amazon.de产品列表中。根据判例法，如果识别相关产品的唯一代码可以与特定设计相关联，则源自Amazon.de等电子商务平台的揭露证据可能具有证据价值[1]。ASIN 是识别在Amazon.de上销售的产品的唯一代码。此外，还有评论客户在系争注册设计申请的申请日之前发布的产品。鉴于此，无效部门表示「确信在先设计的公开事件已经发生」。无效部门首先考虑了系争设计的新颖性。无效部门注意到，争议设计与在先设计存在差异：金属部件的设计和布置不同；笔的颜色略有不同；顶部和底部细节略有不同；系争注册设计包括一个额外的尺子。因此，无效部门认定系争注册设计具有新颖性。

无效部门随后审查了系争注册设计的独特性。无效部门认为，设计者对钢笔的整体设计有多种可能性，设计者的自由度不受限制。无效部门发现设计非常近似，鉴于设计者有广泛的自由度，两个设计之间的微小差异不足以赋予系争的设计独特性。因此，系争注册共同设计被宣告无效。

独特性无效诉讼失败案例

案例9. 无效编号 103619：Nino Robotics（申请人）vs.Airwheel Europe SA（注册设计所有者）

Airwheel Europe SA编号004370914-0001的注册共同设计是属于「轮椅」类别，于2018年9月25日提交，主张优先权来自于2017年7月20日提交的中国注册设计申请。2019年9月17日，EUIPO 的无效部门驳回无效宣告申请。无效部门认为，与无效申请人提交的在先设计相比，注册设计并不缺乏新颖性或独特性。

图12：RCD 004370914-0001与在先设计之比对图

无效申请者主张说，他们已与 Airwheel Europe SA进行讨论，以创建其在先轮椅的「全地形」版本。讨论突然停止，不久之后，Airwheel Europe SA提交了系争注册设计。无效申请人主张系争注册设计与在先设计相比缺乏新颖性或独特性。然而，无效部门不同意申请人的意见，并指出脚踏板、支架和转向机构的设计存在差异。因此，系争的设计被认为是新颖的，并且相对于在先设计具有独特性。

考虑到系争的设计与在先设计之间存在许多差异，无效部门的这一决定并不令人意外。但是，这个案例是一个重要的提醒，在与合作者或竞争对手进行谈判之前申请设计权保护。依赖第三方的善意，一旦出现误会或谈判破裂，总是存在日后出现问题的风险。

案例10.无效编号105820：ourceable Limited（申请人）v. Made.com Design Limited（注册设计所有者）

该无效决定关于编号004383495-0005的注册共同设计（简称系争注册设计）。于2017年10月3日提交，属于「椅子」类别。2020年3月13日，EUIPO的无效部门驳回了无效宣告申请，因为系争注册设计与在先设计之间存在许多显著差异。

图13：RCD 004383495-0005与先在设计D1及D2的比对图

系争注册设计的所有者是一家知名的英国公司，在线设计和销售家居用品和家具。无效申请人主张说，系争注册设计与不同公司生产的许多以前的椅子相比缺乏独特性。

像往常一样，本案的第一个问题关于揭露所谓的在先设计。在EUIPO的无效程序中，无效申请人有责任证明所称在先设计在系争注册设计的申请日之前已向公众公开。如果无效申请人无法说服无效部门某项设计已充分公开，则该设计不能作为作在先设计。在这种情况下，支持在先设计的证据包括网站截图和目录中的单个页面，附件A：来自howtospendit.ft.com网站的第一页文章的屏幕截图，日期为29/12/2016。这篇文章包括一张「疯狂皇后」椅子的图片（在先设计D1）。附件B是「2016斯堪纳维亚设计秋冬系列」目录的两页，特别是其封面和第49页中公开的「Modtro」椅子（在先设计D2）。无效部门得出结论认为，三项在先设计中的D1及D2这两项已经充分公开，但由于第三项在先设计相关截图未注明日期，无效申请人提交的证据不足以证明第三项在先设计的公开日期。

在处理完公开日期后，无效部门接着考虑与两个在先技术设计相比，系争的注册共同设计是否具有不同的整体印象。Invalidity Division指出有几个不同之处在系争的注册设计和两个在先技术设计之间。例如，第一个在先技术设计（图13左侧上方所示之顶部设计）包括覆盖枕头、靠背和扶手的装饰图案，而在系争注册设计中，装饰图案仅覆盖枕头。与系争的注册设计的靠背相比，第一个在先技术设计的靠背明显更高并且具有不同的形状。第二种在先技术设计（图13左侧下方所示之椅子底部设计）缺少系争的注册设计枕头的装饰图案。与系争的注册设计相比，第二种在先技术设计的靠背更高，靠背的顶线具有不同的形状。

系争的注册共同设计与两个在先技术设计之间的差异被认为是如此之多且如此重要，以至于它们导致系争的注册设计与在先设计相比产生了不同的整体印象。据此，无效庭认为，系争注册共同设计具有独特性，驳回无效诉讼。

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作者： 叶雪美（Sherry H.M. Yeh） 学历： (台湾) 世新大学法律研究所法学硕士 (台湾) 成功大学工业设计系学士 经历： (台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官 (台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员（75-76） (台湾) 中央标准局专利审查委员（80-89） (台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授 著作： 《美国外观设计侵害认定相关问题研究－兼论我国新式样专利侵害认定问题》，2004。 《外观设计申请实务－台湾及美国专利申请策略》，元照出版公司，2008。