前文提要：负面限制 (negative limitations) 的记载方式 (上) ─ NOVARTIS PHARMACEUTICALS v. ACCORD HEALTHCARE INC. IMMERVISION, INC.

NOVARTIS PHARMACEUTICALS v. ACCORD HEALTHCARE INC. IMMERVISION, INC案在审理时，虽有法官提出不同意见书，但就CAFC这个阶段来说，一般说来就尘埃落定了。然而，被告东阳光药 (HEC)提出申请后，本案却罕见地在近半年后迎来了复审 (rehearing)。本次复审中保留了前审中持少数意见的Kimberly A. Moore法官与持多数意见的Richard Linn法官，并由Todd M. Hughes法官接替前审中的Kathleen M. O'Malley法官[1]。有趣的是，复审中Moore法官与Linn法官都另具有电子工程学位，而新加入的Hughes法官却另具有英语文学的学位，也许这是出于为了解决那个「initially」争议的考虑。

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多数意见所持的法理

多数见解在一开篇就将 ’405专利的说明书揭露内容给定性了，「专利说明书没有提及负荷剂量，更不用说 (也没有) 提及不具备负荷剂量」(The patent’s specification does not mention loading doses, much less the absence of a loading dose.)。

多数意见指出，书面叙述要求的其中一个目的是「证明所请目标 (即请求项的内容) 为发明人所拥有」，专利说明书必须要能够对POSITA合理地传达所请目标，方达成上述目的。而对所谓的所请目标来说，若其于说明书中呈现出来的态样是显而易见的变体，则仍不足以构成合理地传达[2]。

在此原则下，对于负面限制，例如本案中的「不具有负荷剂量」，只有当说明书记载了一相关组件 (或特征、限制) 的被排除理由，才算是满足书面叙述要求。被排除理由具体来说则至少有明示使用该组件的缺点以及提供对该组件的替代方案。相对地，说明书中对一组件保持沉默 (即未曾记载)，并不属于「揭露」，因为如果不这样认定，任何其后增加到请求项的负面限制岂非皆可被认为受到支持。总之，专利法实务并非要求负面限制必须逐字句被记载于说明书中，但绝大多数合乎书面叙述要求的方式是令POSITA认知到发明人排除一组件的意图。

然而本次判决虽然强调了关于负面限制的书面叙述要求，但并未压缩POSITA见解在申请专利过程中的作用，文中指出，当说明书虽未记载一组件 (或特征、限制) 的被排除理由，但若POSITA能够了解其中本质上已经揭露了负面限制，那么也算满足书面叙述要求。例如，在特定领域中，没有提到某个限制代表必然排除该限制的证据是可以被建立的，则符合书面叙述要求。

然而，当专利进入诉讼程序，那又是另一番风貌了。为了避免证词架空书面叙述要求，来自POSITA关于负面限制的证词，就不该被赋予相同于申请专利过程中相同的效力。

多数意见针对本案

多数意见指出，地院关于说明书揭露「起初」以每日剂量开始的见解显然有误，因为说明书所记载的是「起初患者接受为期2到6个月的治疗」(Initially patients receive treatment for 2 to 6 months.)，多数意见认为这句话在表达治疗的起初时长，而非治疗以每日剂量开始。

且在上述法理下，不仅与说明书内文直白含义冲突的专家证词不被CAFC所采纳，CAFC还认为由于该领域中有时候会采用紧接在前的负荷剂量，有时候则否，因此不属于「没有提到某个限制必然代表排除该限制」的状况，故而认定 ’405专利的说明书无法为「不具有紧接在前的负荷剂量给药方案」此一负面限制提供支持。

此外，多数意见也指出，针对每日剂量的揭露不等同于揭露「不具有负荷剂量」。在此法官提出了一个有点巧妙、有点幽默的质疑，「如果记载了每日剂量，且没提到负荷剂量，就代表必然排除负荷剂量，那么申请人又何需在请求项中加入不具有负荷剂量的负面限制」。

最后，法官认为诺华的专家证人有混淆焦点之嫌，在论证发明人意图时，重点并非发明人是否意图揭露包含负荷剂量，而是发明人是否意图揭露排除负荷剂量 (虽然表象上看起来，没有揭露包含负荷剂量之意图，与有揭露排除负荷剂量之意图，两者间极为相似)。然而就所有的纪录与证据来看，POSITA应无法了解 ’405专利对排除负荷剂量此事的沉默代表着必然排除负荷剂量。

根据以上理由，CAFC撤回前次决定，并推翻地院判决，诺华的 ’405专利应属无效。

不同意见书

在复审中，Linn法官并未改变其立场 (认为 ’405专利符合书面叙述要求)，并提出不同意见书。

Linn法官首先指出，是否遵循书面叙述要求这种事实问题必然随着所请目标的技术领域而有所不同。虽然案例法所持之观点是当说明书记载了一组件被排除的理由，即满足书面叙述要求，但并未认定明示理由为负面限制满足书面叙述要求的唯一方式。甚至，多数意见所提出的、更加严格的必然排除标准也不见得放诸四海皆准。在Inphi一案中，我们确认了只要原始揭露内容的本质传达了必要的讯息，即属满足书面叙述要求，不论原始揭露内容是如何传达，也不论原始揭露内容是否有其他解释方式。

综观不同意见书，Linn法官的主要论点有二。首先，’405专利的实施例已揭示了「不具有负荷剂量」的实施方式，他认为对于请求项的负面限制来说已经满足了书面叙述要求；其次，在实施例的前提下，「起初」解释为一开始就对患者施以每日剂量也并无不可。

结语

在本案复审后，相信短期内关于负面限制这个议题出现在CAFC的机率应该不大，然而本案不同见解的两次交锋不禁令笔者回想起求学时期的一段奇妙经历。

某次美国专利实务课程排定内容是负面限制，然而课程进度已然落后，临近下课才赶上进度，本以为势必落后应有进度，没想到教授一脸为难、欲言又止，最后还是开口「negative limitation这种写法喔！不建议你们用啦！实在是没办法，非得用的话… 你们写说明书的时候就把它当成是一个正常的特征来写，就是『有【没有某特征】[3]』、positive的negative limitation的概念啦！好！下课了！」

诚然，多数意见说明了一连串法理与推演、判别的标准，但若在撰写说明书时，就明白记载排除某一组件 (或特征、限制)，当然就可以免除合理传达、排除理由、缺点与替代方案等判断流程。

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