本文意在介绍美国Water Techs. Corp. v. Calco, Ltd.案判决[1]，其揭示专利权人应证明该原本的销售量与侵权行为存在与否的因果关系。

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在美国，专利权人能以侵权物品的销售所得为损害赔偿金，但其必须举证「若非」侵权行为存在，其原本所能达到的销售量。

本案背景

本案原告为Water Technologies公司与其子公司Water Pollution Control Systems公司（称WTC/WPCS）、及堪萨斯州立大学研究基金会（KSURF）。被告有Calco公司等，其不服本案地方法院的判决而上诉至美国联邦巡回上诉法院（CAFC），议题之一为核予所失利益之损害赔偿金。

系争美国专利有四件：第3,817,860号、第3,923,665号、第4,187,183号、与第4,190,529号；前二者的专利权人为KSURF，而后二者的专利权人为Aqua–Chem公司。Aqua–Chem公司将其专利专属授权给原告，并将KSURF的专利再专属授权给原告，而授权范围为纯化器产品（含有少于10 cc的合成树脂）。

见解一：损害赔偿金计算之法理

CAFC指出根据美国专利法第284条，WTC/WPCS可获取损害赔偿金，以适当就被告的侵权行为而得补偿；但欲获得超过合理的或已建立的授权金为损害赔偿金，控诉者必须证明其实际的损害，即其有权获得所失利益。CAFC还举Chisum教授的主张：「专利权人以因侵权人的非法竞争行为所致之所失利益为损害赔偿金之计算方法。该权利人必须建构因果关系的事实基础，例如如果不是侵权人的不适当行为，其原本能创造较高的销售量、制订较高的售价、或产生较低的花费。因果关系仅需要以合理的可能性为准证明即可。如果当事人双方为独特与有需求的产品之唯一供货商，且如果该权利人已经或能够取得产量以满足全部的需求，专利权人所失利益在量上等同于侵权人所实际赚取者是可推论而得的。」

见解二：Panduit测试法

CAFC指出判例法亦赞同的观点为，所失利益的核予为适当所仅有的情况，为WTC/WPCS能证明「若非」被告的侵权行为，其原本能就水纯化器产品所达成的销售量，即该因果关系存在。

CAFC表示虽损害赔偿金应要「证明」而非「推定」，但专利权人不须要证明因果关系的确定性；于左证专利权人原本可以达成的部分或所有的销售量是有合理的可能性时，即为足够。但CAFC指出即使专利权人指称其所失去的销售量于数量上系等同于侵权物的销售量，其判例法已大致上准许由Panduit Corp. v. Stahlin Brothers Fibre Works, Inc.案判决[2]所揭示的四步测试法（编按：可参考北美智权报129期：谈美国专利侵权损害赔偿计算中Panduit测试法之缘起）；Panduit测试法第二项之内涵已于其他判例所揭示，即在市场上只有侵权人与专利权人等二个供货商时，因侵权人所达成的所有销售量而导致之所失利益是比较容易得到的。

被告Calco公司主张WTC/WPCS未提供因果关系的证据，即WTC/WPCS原本可达到Calco公司的销售量；而CAFC对此表示认同。CAFC表示本案地方法院的意见中所遗漏之任何事实发现，系涉及若非Calco公司的侵权行为则WTC/WPCS原本可达成Calco公司所达到的销售量；该地院简单陈述WTC/WPCS欲请求所失利益，并根据Kori Corp. v. Wilco Marsh Buggies & Draglines, Inc.案判决而指出侵权人的利益能够用来估计专利权人的所失利益。CAFC表示本案地方法院完全略过资格性的争点，而直接进到数量的争点；另当依Calco公司与Gartner先生的请求而再审时，该地方法院仅加了被告的活动造成原告专属许可协议的「分手」，但没有给予关于该事件如何建构因果关系之解释。

见解三：对Kori案判决的适用

CAFC认为此显见本案地方法院错误解读Kori案判决。首先，CAFC表示Kori案判决非具权威性，以基于专利权人之请求而核定专利权人之所失利益，即不论资格性的举证；而Kori案判决乃裁示：「当专利权人原本能达到「若非」有侵权行为之产品销售量，其所失利益的核定才属适当。 … 本案地院认定假如不是有Wilco公司的侵权行为，Kori公司原本可贩卖或出租Wilco公司所打造的机器。虽然Wilco公司抗辩并不存在非侵权的替代物品，本案地院的结论所基于的事实为，Wilco公司与Kori公司间直接竞争该些机器的销售、及从买家的角度受专利保护的Kori公司机器其唯一的可接受的替代物品为侵权机器。因此，本案地院适当地核予损害赔偿金，其基于Kori公司就Wilco公司机器的侵权销售行为与出租行为所致之所失利益」。

亦即，CAFC认为Kori案法院仅在专利权人建构其有可能原本能达成侵权人所达到的所有销售量与出租量之后，才阐述数量的议题、与侵权人利益的相关性以决定数量。

就本案地方法院于此误解核予所失利益之基本理论，即专利人原本可能达成侵权销售量，CAFC指出此由该法院以1980年至陪审团审理间之侵权销售量之整体数量来核予所失利益而可确认。不过，CAFC表示原告并没有于该期间内贩卖合成树脂或合成树脂类产品。

CAFC认为KSURF并无商业化生产合成树脂之设施，因而未曾达到任何销售量，且无基础来主张若非有Calco公司的侵权行为时其原本可达到Calco公司所达成之销售量；另WTC/WPCS于1982年8月即停止生意，而其授权也因为未给付权利金而已经撤销。据此，CAFC表示就本案地方法院所核予原告于1982年8月后的所失利益，该法院在法律上有明显的错误；但所失利益最多能核予之期间为当WTC/WPCS为被授权人且于市场上为Calco公司的实际竞争者时。

CAFC另认为本案地方法院误解专利侵权和著作权侵权与商标侵权不同的是，其并未附带以侵权人利益的会计账目为补偿；该类补偿早已在1946年专利法修正时删除，因而侵权人的利益不再是专利权人的损害赔偿金。

CAFC指出Kori案法院事实上利用侵权人的纯益率（profit margin），以为了和专利权人的纯益率相比较之目的，来决定后者的数字；而该Kori案判决提到：「然而，侵权人利益的证据在特定情境下可与专利权人的损害赔偿金数额有关。于此，当专利权人能建构若非有侵权人达到受专利保护的物品之销售量，其原本即可达成该销售量时，则即可适当地检视侵权人的利益，以为了与专利权人用来左证其所失利益之证据相比较之目的」。

见解四：因果关系的界定

WTC/WPCS又反驳而指出尽管本案地方法院的事实发现有遗漏，但应准许损害赔偿金的核定，因为诉讼记录内的证据显示有因果关系：（1）Aqua–Chem公司专属授权给WTC/WPCS在纯化水产品（具有100 cc或以下之合成树脂）；（2）Calco公司的侵权行为造成WTC/WPCS失去其专利授权的地位；（3）Calco公司的吸管式纯化器「非常类似于」WTC/WPCS杯式纯化器；据此，WTC/WPCS请求CAFC可推测有因果关系，因为双供货商之市场于此是存在的。

然而，CAFC指出如WTC/WPCS所自认者，即诉讼记录内并无下列证据：（1）非侵权的替代物品是否存在；（2）已定义的相关市场；或（3）任何其他因素可来证明Calco公司的侵权行为与WTC/WPCS的所失利益间之「若非」因果关系；又虽WTC/WPCS不须要驳斥购买者原本可能购买其他产品之每个可能性，但就获得所失利益之资格性，WTC/WPCS仍完全未能达到其举证责任。

CAFC表示如前述所意涵者，WTC/WPCS非必须证明因果关系为一种确定性，但其被要求就其原本能达到涉及Calco公司的侵权物品之销售量，提出合理的可能性；另本案地方法院不只是在无该等证据下而核予所失利益，且其所认定的特定事实，就没有Calco公司的销售量下WTC/WPCS所原本能达到销售量，系倾向于驳斥任何可能的该类主张；再者，本案地方法院确认WPCS所接手的产品（即水纯化杯）于侵权行为期间并未达到明显的营销成就；进一步，本案地方法院指出WTC/WPCS就杯子的零售价明显地超过Calco公司的吸管。

因此，CAFC认为就本案地方法院的判决中，并无任何证据上或最终的认定显示：「若非」是Calco公司的销售而WTC/WPCS原本可达到的销售量；另WTC/WPCS未曾指出任何证据以确保发回更审而重新检视所失利益的核予；WTC/WPCS的举证失败导致无其他可能性而必须让损害赔偿金重新决定，且应基于在1982年9月以前与之后的期间。

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作者： 陈秉训 现任： (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授 经历： (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授 华邦电子公司制程工程师 联华电子公司制程整合研发工程师 台湾茂硅电子公司专利工程师 禹腾国际智权公司专利工程师 威盛电子公司专利工程师 亚太国际专利商标事务所专案副理 学历： 美国圣路易华盛顿大学法律博士 美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士 (台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士 台湾大学化工所硕士 台湾大学化工系