北美智权报先前曾针对抗体专利的充分揭露要件进行相关报导[1]，美国最高法院于2023年5月18日做出Amgen v. Sanofi案判决，该案涉及生医抗体专利说明书可据以实施要件的要求。原告Amgen所请求的抗体专利，乃以二种功能界定，在说明书中提供了26个实施例，以及二种找出其他抗体的试验方法。被告Sanofi主张，具有这二种功能的抗体可能达数百万种，但说明书只提供26个实施例和二种实验方法，不符合可据以实施要件。最高法院最后支持被告主张，认为说明书不符合可据以实施要件，故专利无效。

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结合PCSK9特定区域之抗体

本案涉及有助于降低低密度脂蛋白胆固醇（low-density lipoprotein cholesterol）水平的抗体。低密度脂蛋白胆固醇有时被称为LDL胆固醇或坏胆固醇（因为它会导致心血管疾病、心脏病和中风）[2]。

人体会产生LDL受体（receptors），而执行从血液中移除LDL胆固醇的功能。而PCSK9是一种天然存在的蛋白质，可结合并降解LDL受体。科学家研究何使用抗体来抑制PCSK9结合和降解LDL受体，以此作为治疗高LDL胆固醇患者的一种方法[3]。

2000年代中期，许多制药公司开始研究制造针对PCSK9的抗体的可能性。他们试图创造可以结合PCSK9特定区域（称为「最佳点」）的抗体。最佳点是PCSK9的692个总氨基酸中的15个氨基酸序列。科学家发现，透过结合最佳点，抗体可以防止PCSK9结合并降解LDL受体[4]。

Amgen对PCSK9抑制抗体的专利

最终，原告Amgen开发了一种PCSK9抑制药物，并以Repatha为名上市销售。被告Sanofi也生产了一种它命名为Praluent的药物。每种药物都使用具有其独特氨基酸序列的不同抗体[5]。

2011年，Amgen获得了Repatha中使用的抗体专利，Sanofi获得了一项涵盖 Praluent中使用的抗体的专利。每项专利都透过其氨基酸序列描述了相关抗体。在本案中，这两项专利均不存在争议[6]。

本案的争议，集中在Amgen在2014年获得的另外两项专利，这两项专利与该公司2011年的专利有关。其分别是美国专利号 8,829,165（2014年9月9日）、美国专利号 8,859,741（2014年10月14日），简称为’165 和’741 专利。本案涉及'165专利的请求项19和29，以及'741专利的请求项7。

说明书提供26个实施例与实验方法

在这些请求项中，Amgen并未主张对氨基酸序列描述的任何特定抗体的保护。反之，Amgen声称主张自己拥有抗体的「整个属」，只要这些抗体具有下述二功能：(1)「与 PCSK9 上的特定氨基酸残基结合」；以及(2)「阻断PCSK9与LDL受体结合」[7]。

在提交给美国专利局的说明书中，Amgen明确识别执行这两种功能的26种抗体的氨基酸序列，并描述了这26种抗体中两种抗体的三维结构。但除此之外，Amgen仅向科学家提供了两种方法来制造其他抗体，这些抗体可执行其描述的结合和阻断功能。

第一种方法是Amgen所说的「路线图」。路线图指导科学家：(1)在实验室中产生一系列抗体；(2)测试这些抗体以确定是否有任何抗体与PCSK9结合；(3)测试那些与PCSK9结合的抗体，以确定是否有结合请求项中所述的最佳结合点；(4)测试那些与请求项中描述的最佳点结合的抗体，以确定是否有任何抗体阻断PCSK9与LDL受体的结合。

第二种方法是 Amgen 所说的「保守替代」。这项技术要求科学家：(1)从已知执行所述功能的抗体开始；(2)用已知具有相似特性的其他氨基酸替换抗体中选定的氨基酸；(3)测试产生的抗体，看它是否也执行所描述的功能[8]。

控告Sanofi侵权，Sanofi主张不符可据以实施要件

在获得这二项专利不久后，Amgen公司起诉被告Sanofi侵权[9]。

Sanofi提出抗辩，主张系争专利不符合专利法第112条之可据以实施要件，系争专利无效。

美国专利法第112条(a)规定：「说明书应对发明、创作与使用该发明的方式和工艺过程，以完整、清晰、简洁而精确的词句进行书面描述，使任何熟悉该发明所属技术领域或与该发明最密切相关的技术领域的人，都能制造及使用该发明。说明书还应该提出发明人或共同发明人所思及的实施发明的最佳实施例。[10]」

Sanofi辩称，虽然其说明书中揭露了26种此种抗体的氨基酸序列，因为其专利请求项涵盖的范围，可能高达数百万种抗体。而且，Amgen所指出的二种找出其他抗体的方法，并无法让所属技术领域中具有通常知识者真的找出所有具有此二功能的抗体。反之，这些方法需要科学家参与一个反复试错试验（trial-and-error）的发现过程[11]。

最高法院判决支持一审、二审判决

地方法院和联邦巡回上诉法院判决都支持Sanofi。上诉法院指出，没有合理的事实调查者可以得出结论，Amgen除了在其根据其氨基酸序列确认的26个抗体实施例的狭窄范围之外，已经提供了制造和使用所请求保护之抗体的「适当指导」（adequate guidance）[12]。

此案上诉到最高法院，最高法院于2023年5月18日，全体一致同意做出判决，维持上诉法院判决，认为系争专利说明书不符合可据以实施要件，故系争专利请求项无效。

可据以实施要件与合理数量的试验

最高法院过去多次强调可据以实施要件（enablement）之要求。其强调，如果一项专利请求保护方法、机器、制造或物质成分的整个类别（entire class），则该专利的说明书必须使本领域技术人员能够制造和使用整个类别[13]。

不过，过去的判决并不总是要求说明书必须详细描述如何制作和使用所请求类别中的每个单独的实施例。如果说明还公开了「一些通用质量……贯穿」整个类别，赋予其「对特定目的的特殊适用性」，那么提出一个实施例就足够[14]。说明书让所属技术领域中具有通常知识者从事某种程度的改编或测试，也未必会导致说明书不充分[15]。说明书可能要求进行合理数量的实验，来制造和使用所请求保护发明，至于是否合理，取决于发明的性质和基础技术[16]。

Amgen在说明书中提供的二种研究方法需要过度实验

回到本案中的系争专利请求项。Amgen的请求项范围比它根据氨基酸序列确定的26种实施例的抗体要广泛得多。Amgen未能让其所请求的范围都能被据以实施，即便允许进行合理程度的实验。虽然Amgen试图垄断一整类由其功能定义的东西——每一种抗体都结合到PCSK9最佳点的特定区域并阻止PCSK9与LDL受体结合，但记录显示，这类抗体不仅仅包括Amgen已透过其氨基酸序列描述的26种抗体，还含包括没有描述的大量其他抗体[17]。

Amgen坚称其请求项仍然有效，因为科学家只要遵循「路线图」或「保守替代」方法，就可以制造和使用每种功能性抗体。然而，这两种方法只不过是两项研究任务。「路线图」方法仅描述了Amgen自己寻找功能性抗体的试错法的分步说明。而「保守替换」方法也一样，其要求科学家对已知有效的抗体的氨基酸序列进行替换，然后测试生成的抗体，看它们是否也有效[18]。

驳回Amgen的其他论点

Amgen另指出，联邦巡回法院错误地将发明是否可据以实施的问题，与所属领域技术人员在广泛的请求项中做出每个实施例可能需要多长时间，两者混为一谈。但联邦巡回法院明确表示，它并未将制造整类抗体所需的累积时间和努力视为决定性因素[19]。

Amgen进而争辩，专利法提供了一个单一的、通用的可据以实施标准，而联邦巡回法院对Amgen的此种请求项（亦即由其功能定义的一整类实施例），应用了更高的标准。最高法院原则上同意存在一个法律的统一标准，但联邦巡回法院在本案中的处理方式完全符合美国国会的指令和最高法院的先例[20]。

最后，虽然Amgen警告说，此见解可能会破坏了专利法对突破性发明的激励措施。法院认为，自1790年以来，国会在专利法中设计了许多制度，包括可据以实施要件，就是要在「激励发明人」与「确保公众获得创新的好处」之间达成平衡。在这种情况下，法院的职责是根据专利法的要求执行可据以实施要件[21]。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法