继北美智权报249期《2019年EPO审查指南更新概述－Ｉ》一文后，本刊期继续探讨本年度EPO审查指南在实质审查部分的变革。

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请求项中参数的明确性

审查指南中的「参数」(F-IV, 4.11 – Parameters) 章节探讨以参数界定之产品请求项的明确性。更新前，该节仅简要地定义何为参数，并说明仅有当发明无法以其他方式被充分定义时，方能以参数界定该产品。

今年，基于上诉委员会T 849/11 之决定，本节已被大幅改写，以较为明确的方式规范以参数界定之请求项的基本要求：

1. 对本领域中具备一般知识者，请求项本身必须明确，使本领域一般知识者无须藉由推导自说明书的知识即可理解；
2. 测量参数之方法 (或至少对该测量参数之方法的参照信息) 必须完整记载于该请求项本身；及
3. 选择以参数界定请求项的申请人，需要确定本领域中具备一般知识者可以简单及明确、无歧异地 (easily and unambiguously) 检验自己当前实施的项目是否落入该请求项的范围。

在某些状况下，对测量参数之方法的记载过于冗长，而导致该请求项不简洁或难以被理解时，根据细则第43条第6项 (R. 43 (6) Except where absolutely necessary, claims shall not rely on references to the description or drawings in specifying the technical features of the invention. In particular, they shall not contain such expressions as "as described in part ... of the description", or "as illustrated in figure ... of the drawings".)，可透过在该请求项中并入说明书的参照信息来符合上述 ii 之要求。

此外，还可藉由充分说明以下事项，以达成关于上述 ii 之要求：

(a) 被采用的测量方法属于本领域中具备一般知识者间的通常知识，例如：因为只有一种测量该参数的方法，或因为某特定方法就是测量该参数的常用方法；或

(b) 测量精准度的适当限制条件下，就其相关技术领域中所有已知的测量方法都获得相同测量结果。

这次改版中较为特殊之处在于强调「参数界定请求项时，对本领域中具备一般知识者，不应依赖说明书，该请求项本身之记载就必须达到足够明确的程度」的原则。此原则与以往专利从业人员的认知─即以说明书解释请求项的原则─略有出入，从业人员必须意识到这点特殊变化。

罕见参数

「罕见参数」(F-IV, 4.11.1 – Unusual parameters) 原本属于「参数」一节之下的探讨内容，在本次修改中形成独立的章节以专门论述，并依使用时机的不同，将罕见参数清晰地类型化：

种类 i： 以罕见参数测量产品/方法的性质时，对该性质「另有」该发明所属技术领域中普遍认可的参数 (…for which another generally recognised parameter is used in the field of the invention.)。

种类 ii： 利用罕见参数测量之产品/方法的性质，此前在所属技术领域中并未被测量过。

为了因应这样的特殊状况，请求项除了必须符合「参数」一节中对明确性的原有要求，还必须注意以下状况：

(a) 当使用种类 i 的罕见参数且无法直接转换成普遍认可的参数时；或该参数需要以一个不可能被取用的设备进行量测时，由于该请求项无法与先前技术进行有意义的比对，根据表面证据 (prima facie)，审查员可以欠缺明确性为由而驳回该请求项。进而，当用以界定请求项的参数因无法进行比对而丧失意义，仅有其他特征足够明确与先前技术比对时，也可能令该请求项衍生不具备新颖性的议题。

(b) 若从申请案中可以明显看出，本领域中具备一般知识者在进行所揭露的测试时，将不会有任何困难 (…the skilled person would face no difficulty in carrying out the presented tests…)，能够确定参数的确切含义，并与先前技术进行有意义的比对，那么使用种类 ii 的罕见参数则是被允许的。

透过更加细致的规范与类型化，可预期到以参数界定请求项的审查在个案间的差异将被进一步缩减，意味着审查的一致性将被提高。

请求项目的之明确性

如何解释以目的/用途界定方法的请求项以及请求项中的手段功能特征 (F-IV, 4.13 – Interpretation of expressions stating a purpose)，两者都是今年更新的重点。

关于以目的/用途界定方法请求项，本次更新则正式地将该种请求项区分为两种型态，第一种是以应用层面来定义方法项，例如：一种形成焠火层的方法；第二种则是以方法的步骤所带来的技术效果定义方法项，例如：一种强化焠火层硬度的方法。

在第一种方法项中，所记载的目的被视为方法项本身的步骤之一，延续先前的例子，「形成淬火层」必然会是「一种形成淬火层的方法」的步骤之一；然而，在第二种方法项中，由于技术效果将由该方法的步骤产生，因此所记载的目的不被认为是限制/限缩特征，这样实务认定的结果将是，先前技术只要揭露了该方法的步骤，即便是并未提及该技术效果，仍会使得第二种方法项丧失新颖性，例如：一种除氢退火的方法，其步骤若已揭露了「一种强化淬火层硬度的方法」的步骤，即便此除氢退火的方法之相关先前技术文件并未提及其还具有强化焠火层硬度的技术效果，「一种除氢退火的方法」仍使得「一种强化淬火层硬度的方法」丧失新颖性。

另外，在EPO的实务操作下，手段功能特征一般都会被认为已经被适合于执行该功能的先前技术特征所揭露，例如「一耦合手段用以建立电性连接…」，会被认为已被焊锡及导线揭露。

然而，本次改版明确提出，请求项定义以计算机或类似装置执行手段功能特征时，属于上述原则的例外。当手段功能特征的功能被一计算机所执行，则被解释为该手段是被专门配置用来达成该功能，可作为核驳基础的先前技术必须揭露执行该手段的装置；一装置「仅仅只是适合于」执行该手段，则不属于可作为核驳基础的先前技术。

上述层面的解释与澄清对「以计算机实施的发明 (computer-implemented invention (CII))」将格外地有影响，因为该种发明通常以「一种实现某种目的方法」或「一种具有手段功能特征的装置」为撰写形式。

结语

本年度审查指南在实质审查部分的更新主要分布在两个区块，一是明确性相关的议题，EPO进行更新的方式在于将各种议题审查时的要件条文化或是对其进行更加细致的分类，带来的变化可能是从业人员在撰写时所需依循的原则更加具体，不同审查人员间审查意见的一致性、可预测性将会提高。

另一部分则是与人工智能、算法、以计算机实施的发明等，常被统称为计算机软件发明的部分，自2018年新增人工智能、算法相关章节，至2019年随即进行修订，以及对以计算机实施的发明章节的大幅修订，则可以看出EPO改变长久以来对计算机软件发明较为保守的态度，试图以明确的规范追赶资讯工程领域的脚步。

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