长久以来，在设计专利侵权诉讼中，被告将功能性设计与非显而易见性用来作为专利权无效的积极抗辩，在这前提概念下，一个不是装饰性的设计不具可专利性，而设计是否具有装饰性，应就个案的基础事实个别处理，必须藉由发明专利或关于设计取决于功能性考虑因素的分析加以证明。设计专利被推定有效，因此，寻求在简易判决中使设计专利无效的请求方必须提交非常明确和令人信服的无效事实证据，否则，法院将无法做出无效的判断[1]。

※本期为「CAFC确认设计专利因功能性及显而易见性而无效之决定（一）」之第二部分

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功能性设计学说与判断原则

Sport Dimension案件的功能性五因素检测

这是在确定侵权之前确定设计专利权利请求范围的一种非常重要的分析方法。也就是说，所有功能性元素都有一个特定的外观。并且无论实用元素在视觉上多么重要，在确定侵权时，它与被控产品的外观相结合，与所有其他主张的元素的外观相结合。换言之，在确定侵权时，会考虑所有要求保护的元素的外观方面，无论是否实用。不久之后，这种方法得到了CAFC的确认。

Sport Dimension案件[2]中，Coleman是一家户外运动器材公司，销售一系列产品，包括个人漂浮设备。Coleman拥有「个人漂浮装置」的USD623,714设计专利（如图2左侧，D714专利）。Sport Dimension 是一家运动设备和服装公司，销售水上运动相关设备，包括其 Body Glove® 系列个人漂浮设备。该公司的 Body Glove® Model 325产品（如图2右侧）被指控侵害D714专利。不过，Sport Dimension 在加州中区地方法院提起了一项宣告性判决诉讼，请求判决其没有侵害 D714 专利并且该专利无效。

地方法院依据Sport Dimension 的请求解读D714专利范围如下：个人漂浮装置的装饰性设计，如图 1-8 所示和描述，除了左右臂章和侧面躯干变细，它们是功能性的而不是装饰性的。不过，CAFC反对这种解读，因为它不允许将Ethicon请求保护的设计元素排除在外。CAFC同意应提出专利范围解读，并且臂章和锥形侧面具有功能性而非装饰性目的，但认为地方法院将这些功能性元素从专利范围解读中完全移除是错误的。

图2：Coleman 的D714专利与被告的个人漂浮装置之比对

从Sport Dimension案开始，CAFC进一步支持确定专利设计中哪些元素具有功能性的框架。为此，法院从功能性的专利无效方面借用了营业外装的一个检测，即Berry Sterling五个因素[3]：(1)受保护的设计是否代表最佳设计；(2)替代设计是否会对指明物品的效用产生不利影响；(3)是否有任何相对应的发明专利；(4)广告是否吹捧设计的特定特征具有特定功效；(5)以及设计中是否有任何元素或整体外观显然不是由功能性决定的。

法院发现了Berry Sterling几个因素表明，该专利的臂章和躯干侧面逐渐变细的设计具有功能性的作用。看看其他类似的设计，获得专利的臂章和躯干似乎是个人漂浮装置的最佳可用设计。Coleman 还提交了一份发明专利申请（如图3），其中涵盖了这些特征的功能性。

图3：Coleman关于个人漂浮装置的发明专利

法院说明：因此，我们着眼于 D714 专利中公开的 Coleman 个人漂浮装置的整体设计，以确定正确的权利范围解读。该设计包括三个相互连接的矩形的外观（如图2）。它是极简的，几乎没有装饰性。设计包括臂章的形状和侧面躯干逐渐变细，在某种程度上它们有助于设计的整体装饰。然而，正如我们上面所讨论的，臂章和躯干侧面逐渐变细是出于功能性目的，因此事实认定者在确定侵权时不应关注这些元素的特定设计，而应关注这些元素对设计整体装饰的贡献。由于设计的许多功能性元素和极少的装饰，相应地，权利请求项的整体权利请求范围较窄。

替代设计检测在确定功能性方面的作用

法院如何确定设计专利是否被不当用作发明专利？为了评估整体设计是否具有不允许的功能性设计，当今大多数法院都采用了一种简单、直接、客观可确定的检测——替代设计检测。也就是说，如果要求保护的设计具有执行基本相同功能的替代设计，则确凿的证据表明性保护的设计没有垄断该功能，再次维持所谓的通道原则。考虑到功能学说的基本政策来支持这一点：防止外观设计专利垄断只能由实用专利保护的功能（实用）特征。这种替代设计检测的美妙之处在于它是客观可确定的。专利权人只需提供此类替代设计的证据即可。

最早采用替代设计检测的案件之一是 Bergstrom v.Sears, Roebuck & Co.,案件[4]，相关的是壁炉炉排（如图4）的设计专利，法院说明：无可否认的证据表明，管状壁炉炉排有许多可能的设计解决方案，这些壁炉炉排根据对流热原理运行……。功能考虑可能很好地决定了管状壁炉炉排的一般「C」形。这并不意味着功能性目的总是决定在 Bergstrom 设计中发现的配置，或者任何基于对流热原理运行的管状壁炉炉排看起来都是一样的............就壁炉炉排设计的外观而言，无数的替代方案，以及就构成整体设计的元素而言存在的变量，得出的结论是，Bergstrom专利在功能性并非无效。法院还承认，仅仅因为一项外观设计具有某种功能，它并不会丧失设计专利保护的资格。

图4：Bergstrom 的USD 228,728设计专利与其它的可行方案

在某些情况下，设计专利无效，因为没有替代设计可以实现与专利设计基本相同的功能。这样的案例是Best Lock Corp. v. ILCO Unican Corp.,[5] 中的专利设计是一种钥匙片毛坯（如图5），法院在说明替代设计检测后，得出结论认为，这种钥匙片设计的任何其他形状都不会配合其对应的键槽/锁，因此该设计专利被认定无效。

图5：Best Lock的Des 327,632设计专利

备注：

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作者： 叶雪美（Sherry H.M. Yeh） 学历： (台湾) 世新大学法律研究所法学硕士 (台湾) 成功大学工业设计系学士 经历： (台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官 (台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员（75-76） (台湾) 中央标准局专利审查委员（80-89） (台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授 著作： 《美国外观设计侵害认定相关问题研究－兼论我国新式样专利侵害认定问题》，2004。 《外观设计申请实务－台湾及美国专利申请策略》，元照出版公司，2008。