第168期
2024 年 10 月 9 日
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乐高迷你人偶立体商标再遭质疑 — 浅析2023年欧盟普通法院判决
许慈真/北美智权报 专栏作家

注册为欧盟立体商标的乐高迷你人偶(LEGO® Minifigure)曾遭Best-Lock申请撤销,最终,欧洲法院于2016年判决驳回,保住其商标权(参见北美智权报第048期)。然而,竞争对手BB Services GmbH于2020年时再度申请撤销,尽管其主张未被欧盟普通法院接受,但法院论理方式明显与前次争议不同。


摄影:北美智权/萧明琪

本案[1]与前次争议[2]差异处在于:仅涉及注册号50450之Lego人偶(后称系争商标)而不包括注册号50518,并请求欧盟普通法院审理是否违反《欧盟商标规则》(EU Trade Mark Regulations, EUTMR)之两项拒绝注册绝对事由,包括:

(1)第7(1)(e)(i)条:「标识仅是由源自商品本质之形状或其他特征所构成」(signs which consist exclusively of the shape, or another characteristic, which results from the nature of the goods themselves)。

(2)第7(1)(e)(ii)条:「标识仅是由获得技术成果所必须之商品形状或其他特征所构成」(signs which consist exclusively of the shape, or another characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result)。


系争商标(注册号50450)图示;图片来源:eSearch plus

关于EUTMR第7(1)(e)(i)条之讨论

问题一:商品之本质为何?

(1)BoA见解
系争商标虽可与Lego模块化组装系统(modular building system)兼容,但并非其必要部分(此点与Lego砖块积木不同),游戏时亦无必要与该系统结合,故属于《商品与服务国际(尼斯)分类》(Nice Classification)第28类「游戏与玩具」项下之「玩具人偶」(toy figure),而非BB Services GmbH主张之「互连组装人偶」(interlocking building figure)。

(2)法院见解
上诉委员会(Board of Appeal, BoA)之看法不尽然正确。由于系争商标同时具备「技术」(指组装或连结)与「非技术」(指游戏、玩乐)特质,因此,可同时归类为「玩具人偶」与「互连组装人偶」。

问题二:标识之主要特征为何?

(1)BoA见解
系争商标之主要特征(essential characteristics)包括人类样貌中的头部、躯体、手部与腿部,但不包括手部爪形结构(hook)、头部凸出物(protrusion)、脚底及腿部后方孔洞。鉴于系争商标可单独用于游戏、玩乐,其允许拆卸、堆栈与兼容之特性并非重点,更何况,此等功能亦无法从商标图标推知。

(2)法院见解
BoA误将手部爪形结构、头部凸出物、脚底及腿部后方孔洞等技术性元素排除在主要特征之外。该等元素不但可从商标图标推知,亦可依据公众对Lego模块化组装系统之了解等信息获悉,并非BB Services GmbH恣意主张纳入的额外元素。

问题三:形状是否源自商品本质?

适用EUTMR第7(1)(e)(i)条之要件,必须是「所有」主要特征皆属于商品通常功能固有之特征,只要有任一项不是,便不适用本条规定。

鉴于玩具人偶享有广泛的设计自由度(freedom of design),系争商标之主要特征设计,例如矩形腿部、梯形躯体等,仅是玩具人偶或互连组装人偶通常功能实际应用的可能表达形式之一,亦即存在其他「替代形状」,竞争对手并无必要采用相同设计。再者,正是因为梯形躯体等具想象力的装饰性元素相互搭配设计,才让人偶整体印象展现出原创或幻想性的外观。

因此,BoA与普通法院均认为,系争商标之形状并非源自商品本质,不适用EUTMR第7(1)(e)(i)条规定。

关于EUTMR第7(1)(e)(ii)条之讨论

问题一:商品之功能性为何?

(1)BoA见解
系争商标可单独用于游戏,例如抓握、移动或拆卸,藉此扮演角色和诉说故事,其与Lego模块化组装系统之兼容性只是让游玩更加趣味(improvement)以及发挥想象力(imaginative use)的明证而已。

(2)法院见解
主要特征所蕴含之功能须视商品的实际呈现形式而定。以系争商标而言,其既可作为游戏中的角色,同时也能与Lego模块化组装系统相结合,换言之,「可单独用于游戏」此一事实并不妨碍系争商标发挥互连、组装等技术功能。

附件证据「BDR 3」﹝Lego Minifigure year by year – A Visual History(Dorling Kindersley, London, 2013)摘录﹞亦明确指出,系争商标的连接部位(connector)可与Lego砖块积木及其他零件兼容,且拆卸各部位后,可与其他迷你人偶重新组装成不同角色[3]。再者,参酌公众对Lego模块化组装系统之了解,亦可证明系争商标确实具备「技术」与「非技术」双重功能

因此,BoA称「系争商标图标之线条或模型未清楚展现其在Lego模块化组装系统下的可堆栈与模块化(stackability and modularity)特质」,实属误解。

问题二:标识之主要特征为何?

(1)BoA见解
主要特征仅限于头部、躯体、手部与腿部。从图示观察,无论是手部爪形结构、头部凸出物或脚底及腿部后方孔洞,其本身均无法推论出(on its own and a priori)是否有技术功能,或具备何种功能[4]。再者,不管是从系争商标的整体印象或个别特征分析,也无法认定手部爪形结构等元素具重要性,并且属于源自技术成果的主要功能性特征。

(2)法院见解
诚如BoA所言,圆柱状头部、短矩形颈部与梯形躯干皆属于主要装饰性元素,而人偶设计之简洁矩形及其比例亦属重要。

但BoA将主要特征局限在「人类特征」(human traits)范围之内,并认定「手部爪形结构等元素未使纯为游玩的玩具人偶获得任何技术成果,因而非属主要特征」,明显解释有误。

无论是证据文件或公众认知等信息皆可证明,手部爪形结构、头部凸出物、脚底及腿部后方孔洞对玩具人偶之兼容性以及与其他商品零件之链接能力影响甚大,当然属于主要特征。

问题三:形状是否为获得技术成果所必须?

适用EUTMR第7(1)(e)(ii)条之要件,必须是「所有」主要特征均为获得技术成果所必须,只要有任一项并非直接源于互连组装人偶之互连性质或模块化需要,便不适用本条规定。

在本案,圆柱状头部、短矩形颈部、平坦梯形躯干、手与手臂、脚与腿部等形状,属于非实现技术成果之必要特征。至于人类特征与组装关节(joints for assembly)之呈现方式,虽同时受制于「技术」与「非技术」双重功能,但其配置与设计仍享有极大自由度

附带一提的是,尽管附件证据「BDR 9」之德国专利说明书(DE 28 36 971 C2)可用以左证腿部旋转(指前后抬腿)的互连性设计,但也仅限于此,无法证明其他特征之技术成果。

鉴于EUTMR第7(1)(e)(ii)条之立法旨意,「禁止企业垄断技术解决方案或功能性商品」,准许系争商标注册并不会导致竞争对手无法在市场上销售具典型特征的玩具人偶,或是设计可兼容于Lego模块化组装系统的各类人偶,故BoA与普通法院均认为,系争商标之形状并非获得技术成果所必须,不适用EUTMR第7(1)(e)(ii)条规定。

结语

面对相同商标、相同法条与相同争议,欧盟普通法院两次判决见解显然有所转变:第三分庭(Third Chamber)之T-396/14判决认为,系争商标仅是供游乐用的玩具人偶,纵使能与其他Lego积木连结,此一事实亦不构成技术成果或主要特征[5]

相对地,第六分庭(Six Chamber)之本案判决则认为,系争商标可与Lego模块化组装系统链接,亦可与其他人偶重组搭配,正能说明其作为互连组装人偶之技术功能,无论是商标图示、证据文件或公众认知,皆证明手部爪形结构等元素属于主要特征。

后者判决从系争商标之实际使用情形认定商品本质及其功能性,不但更贴近事实,也揭示了商品外形与技术功能密不可分的关联性。

 

前次争议(T-396/14)

本案(T-297/22)

系争商标

No 50450

预定用途/功能

游戏

游戏;组装

主要特征

头部、躯体、手部、脚部

头部、躯体、手部、脚部;手部爪形结构、头部凸出物、脚底及腿部后方孔洞

主要特征是否具技术功能

X;O

非主要特征

手部爪形结构、头部凸出物、脚底及腿部后方孔洞

未明确提及

非主要特征是否具技术功能

未明确提及

是否适用第7(1)(e)(ii)条

不符合「仅是」(exclusively)与「所必须」(necessary)之要件

表1. 欧盟普通法院有关EUTMR第7(1)(e)(ii)条之判决比较;制表:北美智权报/许慈真;
图片来源:eSearch plus

 

延伸阅读:

  1. 商标之纯功能性问题:Best-Lock挑战Lego商标有效性为何失败?

 

备注:

 

责任编辑:卢颀

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

作者: 许慈真
学历: (台湾)辅仁大学外语学院财经法律翻译学程
(台湾)辅仁大学法律学系博士
(台湾)辅仁大学财经法律学系硕士
(台湾)辅仁大学法律学系学士
专长: 智慧财产权、法律翻译

 


 





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