第138期
2023 年 07 月 12 日
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欧盟普通法院决定消耗品是否为复合式产品的零组件(五)
叶雪美/北美智权报 专栏作家

※本期为「欧盟普通法院决定消耗品是否为复合式产品的零组件(四)」之第五部分。


图片来源 : shutterstock、达志影像

电离子切割枪的电极(T617/21)

R2843/2019-3的决定涉及针对第1292122-0001 号注册设计提出的无效申请。该设计描绘了电离子切割枪的电极(如图10所示,简称系争注册设计),并注册为「焊枪(-的一部分)」。无效申请人辩称,电极是复合式产品(电离子切割焊枪)的组成部分。因为在正常使用电极时是看不见的,无效申请人主张不符第4条(2)款规定的可见性要件。相反的,设计权人美国Hypertherm公司认为,第4条(2)款规定不适用于消耗品。这是因为它们要与零部件分开处理,且电极是消耗品。

图10:Hypertherm公司 1292122-0001 号注册设计的所有图式

欧盟设计规则包括一类受设计权保护的特殊产品,即复合式产品(例如,汽车或割草机)。根据第4条(2)款规定,复合式产品的组成部分仅受设计权保护,如果它一旦被纳入复合式产品,并在后者的正常使用过程中保持可见。复合式产品的零部件示例包括:吸尘器吸嘴或拖把头。如果此类部件在正常使用期间不可见(例如,割草机的引擎在修剪草坪时),则设计无法取得保护。但是,欧盟设计规则没有说明消耗品是单独的产品还是应该被视为复合式产品的组成部分。与被视为复合式产品的组成部分不同,如果消耗品被视为单独的产品,则消耗品在正常使用期间不需要可见(例如:遥控器内的电池)就有资格获得设计保护。

图11:产品正常使用不可见的设计特征

学术文献[1]建议将消耗品与零部件区分开来的一个标准是零部件和复合式产品应具有相似的使用寿命。这一点与消耗品不同,因为后者的寿命比整体对象短得多,因此不应被视为组成部分。这条防线在R2843/2019-3中被设计权人采用。认为消耗品是一个独立的类别,不属于欧盟设计规则第4条(2)款规定中,设计持有人主张电极不需要在切割焊枪内可见即可受到保护。

EUIPO的BoA站在设计权人一边,确认消耗品不是复合式产品的组成部分(类似的推理后来在涉及真空吸尘器袋的案件中得到了依据)。根据BoA的说法,区分消耗品和零部件的主要标准是如果没有它,产品是否会被认为是「完整的」。根据决定中给出的示例,如果手电筒的扳机丢失,则手电筒将被视为「损坏」并需要维修。但是,如果手电筒缺少电池,则不会被视为「损坏」,而只需更换电极即可。电池为消耗品,不适用正常使用时的可视性要件。BoA认为系争设计有效的理由论述如下:

  1. 为了确定注册设计涉及的产品,根据判例法,需要考虑注册申请中的相关说明(根据欧盟设计规则第36条(2)款)和注册设计本身,只要它更详细地描述了产品的性质、预期用途或功能[2]、LOC分类包含术语「真空吸尘器袋」作为产品的可能指示。LOC分类09-05类产品「吸尘器袋」申请注册设计;图式中显示了这样的一次性袋子。根据委员会的说法,包含一个术语作为产品的指示是没有意义的,但随后拒绝对在所有情况下引用它的注册设计提供保护。
  2. 委员会进一步认为,真空吸尘器无疑是一种复合式的产品,由多个不同的部件组成,可以更换的部件。但是,与作为复合式产品真空吸尘器吸嘴的组件的提线器不同,真空吸尘器袋不构成欧盟设计规则第4条(2)款含义内的复合式产品真空吸尘器的组件。市面上的吸尘器种类繁多,有带吸尘袋的也有不带吸尘袋的。尽管真空吸尘器的预期用途需要吸尘器袋,但后者并不被视为一个组件。相反,真空吸尘器袋是消耗品,其可能在购买时已经随真空吸尘器附送但可以单独购买。真空吸尘器袋在市场上独立做广告,在不同地方销售,因此不同于例如提线器。真空吸尘器袋也不同于轮箍,轮箍是复合式产品「汽车」的组成部分,因为没有轮箍,汽车无法正常运作;事实上,它不会离开现场。
  3. 根据委员会的说法,真空吸尘器袋也不适用于真空吸尘器的维修、维护或保养。根据需要更换吸尘器袋;一个完整的真空吸尘器袋被丢弃而不是重复使用。更换吸尘袋时,吸尘器不拆装;相反,袋子被放置在为其设计的隔间中或从中取出。真空吸尘器袋不是测试真空吸尘器功能的先决条件。真空吸尘器袋丢失或装满都不是将真空吸尘器送修的理由。
  4. 委员会最终认为,如果真空吸尘器袋被视为复合式产品的组成部分,将存在异常高的保护壁垒,不再符合更高级别的法律。类似地,任何外观设计保护将因此停止适用于例如灯泡、电池、胶片滚动条或咖啡胶囊,尽管这些产品已集成到设备中,但也受制于独立的分销渠道和系统。

设计权人不反对将电极插入到复合式产品中,或者如果没有电极,复合式产品将无法运行。然而,设计权人主张电极是消耗品,而不是复合式产品的耐用部件,因此,就欧盟设计规则第4条(2)款的应用而言,不得将其视为复合式产品的组成部分。为支持这一主张,设计权人将汽车发动机的火花塞命名为耐用部件的示例。作为消耗品的例子,也提到了打印机墨盒、灯泡和儿童玩具电池。

此外,根据设计权人的说法,手电筒不带电池出售以及电池单独出售是司空见惯的。申请人提到了海牙地方法院的一项判决[3],该判决认为打印机墨盒不能被视为打印机的一部分,因为没有墨盒,打印机仍必须被视为完整的产品。因此,BoA 认为系争设计有效。

无效申请人不服,根据第4条(2)款规定对BoA的决定提出上诉。欧盟普通法院必须就消耗品是否被视为复合式产品的组成部分给出期待已久的答案及法律说明。

2023年3月22日,普通法院在判决中说明:(1)电极的消耗品,使用时间在二到五个小时左右,缺乏牢固耐用性。与焊枪的连接。必须定期购买和更换。更换相当容易执行,通常由最终用户完成。法院还考虑到用户能够感知和评估电极的特性,而不管电极在插入焊枪后是否仍然可见。另外,法院考虑了这些因素来反对电极是一个组成部分。(2)更换电极时无需拆装,法院提到了「复合式产品」的定义,即由多个部件组成的产品,可以通过允许拆卸和重新组装产品来更换[4]。法院从这个定义中推断,如果一个产品的更换不需要拆卸和重新组装它所在的产品,并且如果它专门用于由最终用户以直接的方式定期更换。更换电极的过程只需要拧下保护罩、固定帽和割炬喷嘴,更换电极后将它们重新装回。法院认为这不是焊枪的拆装,因为它很简单。这说明电极不是一个组成部分。(3)没有电极,焊枪是完整的,法院也考虑了相关公众的感受。如果没有其中一个组成部分,一个复合式的产品将被认为是不完整的。一个复合式的产品可以在没有其所有组成部分的情况下购买,这也是不寻常的。

因此,法院推断,相关公众并不认为没有电极的焊枪「损坏或不完整」。B & Bartoni关于没有电极就不能使用火炬的论点被驳回,因为这种解释过于宽泛,并且会将大量产品排除在设计保护之外。(4)电极的互换性,法院认为Hypertherm公司的电极与其他公司的焊枪兼容,以及Hypertherm公司的焊枪与其他公司的焊枪兼容。根据这一系列相关因素,最后,普通法院认为:BoA在法律上或事实上都没有错误地认定系争注册设计相关的电极构成单独的产品,而不是复合式产品的组成部分。系争注册设计并不适用欧盟设计规则的第4条(2)款规定中可见性之限制。

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

 
作者: 叶雪美(Sherry H.M. Yeh)
学历: (台湾) 世新大学法律研究所法学硕士
(台湾) 成功大学工业设计系学士
经历: (台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官
(台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员(75-76)
(台湾) 中央标准局专利审查委员(80-89)
(台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授
著作: 《美国外观设计侵害认定相关问题研究-兼论我国新式样专利侵害认定问题》,2004。
《外观设计申请实务-台湾及美国专利申请策略》,元照出版公司,2008。

 


 





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