在美国申请了商标却不使用，是有可能被废止的。根据美国商标法15 U.S.C. § 1064（Lanham Act § 14）规定，一旦商标「已经被放弃」（has been abandoned），则因商标权之行使而受有损害者可提出废止（cancellation）商标的申请。此外，商标侵权诉讼中亦会出现的「商标放弃」争点，因为被控侵权者可以此做为系争商标权无效之抗辩理由。本文将以三则美国商标法判决，介绍美国商标法中「放弃使用」的相关规定。

案例一：Kellogg Co. v. Exxon Corp.案

根据2000年的Kellogg Co. v. Exxon Corp.案[1]（以下称「Kellogg案」），商标权人对于商标使用方式的决策和执行方法是「善意」使用的判断因素之一。系争商标是Exxon公司的「卡通虎」商标[2]，于1965年取得注册并指定于汽油商品的销售。

1980年代初期，Exxon公司的广告公司建议其应逐步更换「卡通虎」商标，以重新调整公司品牌形象。Exxon公司接受此建议，并于1981年开始执行商标更新计划。这是个漫长的过程，因为Exxon公司对「直营商」和「经销商」（distributor）采取不同的商标更新措施。

图一、Exxon公司的「卡通虎」商标

图片来源：Today's Inspiration Press

在1982年，Exxon公司发函给地区经理指出将停用「卡通虎」商标。1984年至1985年的内部文件显示Exxon公司想减少「卡通虎」商标的使用，但又想找出维持权利有效性的方法。Exxon公司最后决定在加油箱上的广告版（pump topper）上使用「卡通虎」商标。1985年底至1986年初，约有2,500间的Exxon加油站如此使用「卡通虎」商标。1987年，Exxon公司曾将全美的Exxon加油站摄影记录，但该摄影文件曾在1994年时因为文件定期清理而有部分已不存在。然而，就存在的摄影文件，可推估1987年当时约有10%的经销商（约1,100家）仍使用「卡通虎」商标。

针对「经销商」，在1993年Exxon公司施行了较严格的更新商标措施。在当年，Exxon公司以契约要求经销商必须更新加油站的外观，以符合Exxon公司的新品牌。如果经销商未能在1995年4月1日前完成转换，则Exxon公司可采取解除经销的惩罚。

这些事实让Kellogg案上诉法院认为，Exxon公司可能只是为了维持权利有效性而使用「卡通虎」商标，故应交给陪审团进行事实判断，并因此废弃地方法院的判决。

尽管Exxon公司有提出与加油服务有关的证据。例如，其延展「卡通虎」商标的保护年限。在1985年至1990年间，在加油站的开幕仪式或各项宣传活动上，曾使用以「卡通虎」为服饰的表演者。在1989年年尾时，曾举办宣传活动邀请大众投稿「卡通虎」图稿至数百个加油站，而同样活动于1993年又举办一次。1990年代初期，Exxon公司使用「卡通虎」在德州博览会（Texas State Fair）上从事宣传活动。最后一个证据是自1973起至诉讼当时，其所属的「经销商」在高速公路旁树立「卡通虎」的大型塑像以标示加油站的位置。不过，这些证据未能让上诉法院认为就关键事实部分是无争议的，因而权利人是否「善意」使用即是有争议的。

案例二：Vais Arms, Inc. v. Vais案

根据2004年的Vais Arms, Inc. v. Vais案[3]（以下称「Vais Arms案」），商标权人出售事业给他人之事实可做为考虑权利人是否有意放弃商标之因素。系争商标为非注册商标「VAIS」，其原权利人为个人George Vais先生，并以「VAIS」做为其产品名称。

Vais先生自1999年起经营枪枝零件的生产与销售，而其事业名称为「Vais Arms」。但因为Vais先生身体出问题，其于1999年夏天开始规划离开美国而回到希腊，希望改变生活环境以改善身体状况。在同时，Vais先生询问一位制枪技工Ronald Bartlett先生是否愿意承接其事业。Bartlett先生最后决定买下「Vais Arms」。1999年12月30日双方签订合约，并约定2000年5月15日完全移转事业。Bartlett先生以Vais Arms公司为名义承接Vais先生的事业，并于2000年5月15日开始营运。

不过，Vais先生却在2001年初回到美国重新开始其枪枝零件的生意，并且仍沿用其之前的事业名称。同年3月，Vais Arms公司收到客户询问关于Vais先生重起营业的问题。对此，Vais Arms公司随即申请「VAIS」商标，不过也遭Vais先生的异议（opposition）。后于同年9月，在商标申请案仍未定案的情况下，Vais Arms公司向地方法院控告Vais先生，起诉理由包括商标权侵害。在一连串诉讼攻防战后，地方法院做出中间裁定并禁止Vais先生使用「VAIS」商标和与Vais Arms公司竞争。裁定的理由包括Vais先生已经放弃了「VAIS」商标，Vais先生不服而上诉至上诉法院。

关于「商标放弃」之争点，上诉法院主要检视针对Vais先生放弃商标的意图其相关证据，以判断是应由陪审团认定争议性的事实。

Vais Arms公司提出消费者的证词，以左证消费者相信当Vais先生出售其事业时，Vais先生不会再从事枪枝零件的生意。Vais Arms公司还提出一篇杂志的报导，其指出Vais先生因为对于化学物品（包括用于生产枪枝零件的化学物）的过敏而必须回到希腊修养。另该报导并未指出Vais先生将在未来回到美国并且继续其事业。

相对地，Vais先生主要依据个人的证词来说明其回希腊只是因为那边适合养病，但并没有放弃以「Vais Arms」为名称的事业。不过，上诉法院认为此为主观意图的证据，而仅显示「模糊的、主观的意图」（vague, subjective intent）。

其次，Vais先生用来证明「客观意图」之证据并不被上诉法院所认可。在其售事业之契约中，Vais先生承诺要帮Vais Arms公司取得「交易名称专利」（trade name patent），但该条款后来被Bartlett先生划掉。Vais先生认为该划掉操作表示他不想移转系争商标，而Vais Arms公司认为那只是解除Vais先生应协助申请商标之义务。对此，上诉法院认同Vais Arms公司之观点。

最后，Vais Arms案上诉法院于维持地方法院关于系争商标已被权利人放弃之中间裁判，因为商标权人已将其事业转让给他人。

案例三：Rivard v. Linville案

根据联邦巡回上诉法院在1993年的Rivard v. Linville案[4]（以下称「Rivard案」），如果商标权人有试图开始使用商标的活动，此行为应做为考虑商标权人是否有「重起使用的意图」之因素。系争商标为1986年注册的「ULTRACUTS」商标，并指定于理发美容服务使用；权利人为加拿大籍。不过，从注册起到1991年间，系争商标并未使用在所指定的服务。

1991年时，有人对系争商标提出商标废止申请。在过程中，该废止申请人向USPTO的商标审判暨上诉委员会（以下称「委员会）提出「中间裁定」之声请，并主张其对系争商标之「放弃」已尽初步举证责任。对此声请，商标权人提出证词证据，以左证在系争期间内曾多次造访美国，并与房地产中介业和连锁店代理商洽谈开店事宜，而店面将使用「ULTRACUTS」为商标。然而，委员会认为商标权人不能以未能缔结连锁契约为由，而合理化其未使用系争商标。因此，委员会裁定系争商标应废止。

商标权人不服USPTO的处分而上诉至联邦巡回上诉法院，最后联邦巡回上诉法院撤销原处分。相关法理为「重起使用的意图」可由商标权人于商标停止使用期间的活动而推得，或可由商标权人不可归责的特殊情境而推得。因为商标权人所提出之证词显示，其在系争期间内有意图在美国开设以系争商标为名的美发服务业，而在考虑对商标权人有利的证据下，联邦巡回上诉法院认为商标权人应有开始使用其商标的意图。

因此，根据Rivard案，尽管商标无使用的事实，只要商标权人有从事与意图使用商标有关的商业活动，例如交涉开店事宜，则尽管「使用商标」的目的未能达成，此仍可做为无意放弃商标的证据。

延伸阅读：浅谈美国商标之使用概念

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作者： 陈秉训 现任： (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授 经历： (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授 华邦电子公司制程工程师 联华电子公司制程整合研发工程师 台湾茂硅电子公司专利工程师 禹腾国际智权公司专利工程师 威盛电子公司专利工程师 亚太国际专利商标事务所专案副理 学历： 美国圣路易华盛顿大学法律博士 美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士 (台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士 台湾大学化工所硕士 台湾大学化工系