在商业活动上,非洲往往不是厂商海外布局的第一选项,却也因此忽略了这片大陆的成长潜力。事实上,丰富的原物料和充沛的人口消费力,已经使得非洲脱胎换骨。但另一方面,非洲有超过50个国家,不但经济发展状况互异,知识产权制度也相当繁杂;我们都知道任何市场开拓,都必须从知识产权布局开始,那么,若想要参与非洲的成长机会,该注意哪些潜在风险?又该如何进行商标布局?
在介绍OAPI、ARIPO与马德里体系的商标申请制度后,【非洲商标专题】将分享北美智权组织协助台湾某企业集团客户,完成非洲将近20国商标布局的成功经验。本期将着重于三大国际商标体系的运作实务,下一期则将深入分析安哥拉/埃塞俄比亚申请经验和其公认证问题解决实务。
客户A为全球化经营的知名台湾上市企业,在机电整合、基础工程建设、电力设备与动力传动系统组件等领域深耕多年,在欧美已有相当的市场占有率。但由于市场饱和以及面临众多中国竞争者快速崛起的威胁,近年来积极开拓新兴市场的机电和能源产业。
因此,为了保护这些潜在市场的商业利益,客户A欲申请横跨欧洲、中亚和非洲多国,总共近20国的商标。在这些国家中,客户A格外重视非洲,但商标布局之路似乎困难重重,在没有足够相关信息、风险也难以评估的困境下,为了完成布局计划而联系了北美智权。
看好发展潜力,北美智权客户急欲进行申请非洲国家商标
在前期文章(【非洲商标专题】制度篇:一次搞懂非洲商标布局三大途径)中,已列出国际/区域知识产权联盟特性和分析、非洲55国知识产权组织组织参与状况。客户A申请国别20国,共横跨东欧、中亚、非洲,且部分国家申请文件需要公认证。首先分析所有可运用的知识产权组织联盟法规信息,找出客户A需求国别归属于哪个特定的国际知识产权组织联盟;再与客户深入沟通,了解客户的需求,以确保解决方案符合客户的知识产权组织策略规划;最后为客户提出可节省时间、金钱成本和降低申请风险的解决方案。
北美智权首先检视客户A的需求与条件。以需求而言,客户A欲申请的非洲国家遍布三大知识产权组织,但也有未参与任何组织的埃塞俄比亚和安哥拉;其次,客户A本身也已经在马德里协议的某一成员国中,拥有商标权。因此,北美智权建议使用申请风险较低,而且运作规则较完整的马德里协议,作为布局博茨瓦纳、纳米比亚、肯尼亚、加纳、莫桑比克等马德里协议成员国国家的首选。
事后来看,使用马德里协议确实达到客户A对于效率的要求:在六个月的时间内,客户A就完成了马德里国际商标注册申请,顺利进入各目标国家的审查程序。至于科特迪瓦与喀麦隆,虽然也是马德里协议成员国,但在成本的考虑下,北美智权建议客户改以OAPI提出申请。
进一步分析,虽然马德里协议为全球布局首选,但若申请案仅有2、3国,透过马德里协议可能反而为不具成本效益的选择,因为马德里除了基础的官费:653瑞士法郎(CHF)外,还必须外加不等的各国指定费,如进入加纳的指定国规费,每类就高达CHF379。相较之下,ARIPO/OAPI皆有成本较低的优点,尤其OAPI仅需缴交基础官费:CFA Franc 400,000(约USD$680)/案,且不需缴交进入指定国指定费,效力就自动及于17个成员国;至于使用ARIPO进入指定国,虽需缴交多项官费(基础官费、指定国规费、公告费和领证规费等),但每项金额皆不高,在成本效益的综合考虑下,仍是不错的布局选项。
让读者更能了解3大知识产权组织的费用结构,下表列出3类、多国的例子进行解析。
|
马德里
(3类,5国)
(官币:瑞士法郎CHF) |
ARIPO商标
(3类,2国)
(官币:美元 USD) |
OAPI商标
(3类,2国)
(官币:中非法郎 CFA Franc) |
国家 |
肯尼亚 |
加纳 |
莫桑 比克 |
博茨瓦纳 |
纳米 比亚 |
坦桑 尼亚 |
乌干达 |
科特迪瓦 |
喀麦隆 |
基础官费/新案规费 |
653 |
100 |
400,000 |
指定国规费(第一类) |
100 |
379 |
100 |
100 |
100 |
50 |
50 |
|
指定国规费(第二类) |
0 |
379 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
指定国规费(第三类) |
0 |
379 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
公告费 |
|
50 |
50 |
领证规费(第一类) |
100 |
100 |
领证规费(第二类) |
50 |
50 |
领证规费(第三类) |
50 |
50 |
合计 (原官币) |
CHF 2,190
(约RMB 15,600) |
USD 740
(约RMB 5,200) |
CFA 400,000
(约RMB 4,800) |
整理:北美智权商标管理部,数据更新日:2019/12/18 (注:除了官费以外,最后的申请总费用还需加上代理机构服务费和杂费,而每家事务所收费模式不尽相同,还需商标申请人多方搜集信息与评估比较。)
综合以上分析,北美智权对客户A使用国际知识产权组织的建议如下:
- 透过马德里协议同时申请博茨瓦纳、纳米比亚、肯尼亚、加纳、莫桑比克等国家
- 透过OAPI低申请成本优势,申请科特迪瓦和喀麦隆商标
- 透过ARIPO申请坦桑尼亚和乌干达
表1:客户需求国别知识产权组织参与状况
马德里 协定 |
ARIPO |
OAPI |
国家 |
申请建议 |
V |
V |
|
博茨瓦纳(Botswana)、纳米比亚(Namibia)等国 |
透过马德里协议 |
V |
|
V |
科特迪瓦(Ivory Coast)、喀麦隆(Cameroon) |
透过OAPI |
V |
|
|
肯尼亚(Kenya)、加纳(Ghana)、莫桑比克(Mozambique)等国 |
透过马德里协议 |
|
V |
|
坦桑尼亚(Tanzania)、乌干达(Uganda) |
透过ARIPO |
|
|
|
安哥拉(Angola)、埃塞俄比亚(Ethiopia) |
单独提交申请 透过第三国完成文件公认证 |
安哥拉和埃塞俄比亚商标必须经由公认证申请
由于安哥拉和埃塞俄比亚不属于ARIPO[非洲地区知识产权组织(英语区国家)]、OAPI[非洲知识产权组织(法语区国家)]、Madrid System[马德里体系成员国]等任何知识产权组织,故无法透过知识产权组织指定注册两国商标,而仅能单独对两国提出申请。若事务所无法掌握特殊国别公认证流程且无优质的国外合作伙伴,则无法透过适当的第三方国家得到解决方案,故选择正确和专业的事务所亦为商标申请成功的关键。
下一期的【非洲商标专题】报导,将分享北美智权协助客户A,以公认证程序协助完成安哥拉、埃塞俄比亚商标申请的成功经验,并进一步分析在没有国际知识产权组织的情况下,直接进入单一国家申请商标可能的风险,做为您进行非洲商标布局的全方位参考。
专业观点:选择合作事务所,新兴市场知识产权知识不可缺!
不同于一般主流国别,由于新兴市场国家商标申请需求较少,部分事务所可能缺乏信息或无相关经验。因此,除了了解该事务所的规模、历史、收费模式、风评和信誉外,尚需了解其有无承办新兴市场国别经验,国际合作网络的规模,以及是否熟悉新兴市场国别智权环境和相关智权联盟法规。寻找专业的合作商标事务所,须具备以下特性:
- 事务所合作的国外代理机构具备涵盖多国的商标申请经验。
- 熟稔商标申请各国的公认证流程。
- 具备为客户规划最佳的申请策略能力。
- 严谨的品管机制确保客户商标申请的时效及正确性。
- 运用自动化系统控管商标案件并能提供系统化的状态报表。
- 事务所的收费透明,没有隐藏费用。
虽然商标布局初期相当耗费资金与时间成本,但后续随着品牌的发酵和产品价值的提升,将有利于在新市场与来自全球的厂商一决雌雄,而其所带来的经济效益则是相当可观的。此外,商标权也为进军新兴市场企业进可攻退可守的武器,不仅可避免各国或当地企业在未经授权的情况下模仿或抄袭商标,还可因对方的侵权而提出商标侵害诉讼。由于未注册的商标不受法律保护,随时都有被同业或异业控告商标侵权的可能,为避免厂商在新市场面临业务拓展和解决侵权诉讼两头烧的窘境,商标注册流程尽可能在进军市场前完成,否则市场拓展项目可能面临无法预期的风险。 |
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