053期
2019 年 12 月 25 日
  北美智权官网 历期电子报   电子报订阅管理  
 
【非洲商标专题】
案例篇1:如何使用国际商标体系,进行非洲商标布局
北美智权 商标服务团队

在商业活动上,非洲往往不是厂商海外布局的第一选项,却也因此忽略了这片大陆的成长潜力。事实上,丰富的原物料和充沛的人口消费力,已经使得非洲脱胎换骨。但另一方面,非洲有超过50个国家,不但经济发展状况互异,知识产权制度也相当繁杂;我们都知道任何市场开拓,都必须从知识产权布局开始,那么,若想要参与非洲的成长机会,该注意哪些潜在风险?又该如何进行商标布局?

在介绍OAPI、ARIPO与马德里体系的商标申请制度后,【非洲商标专题】将分享北美智权组织协助台湾某企业集团客户,完成非洲将近20国商标布局的成功经验。本期将着重于三大国际商标体系的运作实务,下一期则将深入分析安哥拉/埃塞俄比亚申请经验和其公认证问题解决实务。

客户A为全球化经营的知名台湾上市企业,在机电整合、基础工程建设、电力设备与动力传动系统组件等领域深耕多年,在欧美已有相当的市场占有率。但由于市场饱和以及面临众多中国竞争者快速崛起的威胁,近年来积极开拓新兴市场的机电和能源产业。

因此,为了保护这些潜在市场的商业利益,客户A欲申请横跨欧洲、中亚和非洲多国,总共近20国的商标。在这些国家中,客户A格外重视非洲,但商标布局之路似乎困难重重,在没有足够相关信息、风险也难以评估的困境下,为了完成布局计划而联系了北美智权。

看好发展潜力,北美智权客户急欲进行申请非洲国家商标

在前期文章(【非洲商标专题】制度篇:一次搞懂非洲商标布局三大途径)中,已列出国际/区域知识产权联盟特性和分析、非洲55国知识产权组织组织参与状况。客户A申请国别20国,共横跨东欧、中亚、非洲,且部分国家申请文件需要公认证。首先分析所有可运用的知识产权组织联盟法规信息,找出客户A需求国别归属于哪个特定的国际知识产权组织联盟;再与客户深入沟通,了解客户的需求,以确保解决方案符合客户的知识产权组织策略规划;最后为客户提出可节省时间、金钱成本和降低申请风险的解决方案。

北美智权首先检视客户A的需求与条件。以需求而言,客户A欲申请的非洲国家遍布三大知识产权组织,但也有未参与任何组织的埃塞俄比亚和安哥拉;其次,客户A本身也已经在马德里协议的某一成员国中,拥有商标权。因此,北美智权建议使用申请风险较低,而且运作规则较完整的马德里协议,作为布局博茨瓦纳、纳米比亚、肯尼亚、加纳、莫桑比克等马德里协议成员国国家的首选。

事后来看,使用马德里协议确实达到客户A对于效率的要求:在六个月的时间内,客户A就完成了马德里国际商标注册申请,顺利进入各目标国家的审查程序。至于科特迪瓦与喀麦隆,虽然也是马德里协议成员国,但在成本的考虑下,北美智权建议客户改以OAPI提出申请。

进一步分析,虽然马德里协议为全球布局首选,但若申请案仅有2、3国,透过马德里协议可能反而为不具成本效益的选择,因为马德里除了基础的官费:653瑞士法郎(CHF)外,还必须外加不等的各国指定费,如进入加纳的指定国规费,每类就高达CHF379。相较之下,ARIPO/OAPI皆有成本较低的优点,尤其OAPI仅需缴交基础官费:CFA Franc 400,000(约USD$680)/案,且不需缴交进入指定国指定费,效力就自动及于17个成员国;至于使用ARIPO进入指定国,虽需缴交多项官费(基础官费、指定国规费、公告费和领证规费等),但每项金额皆不高,在成本效益的综合考虑下,仍是不错的布局选项。

让读者更能了解3大知识产权组织的费用结构,下表列出3类、多国的例子进行解析。

 

马德里
(3类
5国)
(官币:瑞士法郎CHF)

ARIPO商标
(3类
2国)
(官币:美元 USD)

OAPI商标
(3类
2国)
(官币:中非法郎 CFA Franc)

国家

肯尼亚

加纳

莫桑
比克

博茨瓦纳

纳米
比亚

坦桑
尼亚

乌干达

科特迪瓦

喀麦隆

基础官费/新案规费

653

100

400,000

指定国规费(第一类)

100

379

100

100

100

50

50

 

指定国规费(第二类)

0

379

0

0

0

10

10

指定国规费(第三类)

0

379

0

0

0

10

10

公告费

 

50

50

领证规费(第一类)

100

100

领证规费(第二类)

50

50

领证规费(第三类)

50

50

合计 (原官币)

CHF 2,190
(约RMB 15,600)

USD 740
(约RMB 5,200)

CFA 400,000
(约RMB 4,800)

整理:北美智权商标管理部,数据更新日:2019/12/18
(注:除了官费以外,最后的申请总费用还需加上代理机构服务费和杂费,而每家事务所收费模式不尽相同,还需商标申请人多方搜集信息与评估比较。)

综合以上分析,北美智权对客户A使用国际知识产权组织的建议如下:

  1. 透过马德里协议同时申请博茨瓦纳、纳米比亚、肯尼亚、加纳、莫桑比克等国家
  2. 透过OAPI低申请成本优势,申请科特迪瓦和喀麦隆商标
  3. 透过ARIPO申请坦桑尼亚和乌干达

表1:客户需求国别知识产权组织参与状况

马德里
协定

ARIPO

OAPI

国家

申请建议

V

V

 

博茨瓦纳(Botswana)、纳米比亚(Namibia)等国

透过马德里协议

V

 

V

科特迪瓦(Ivory Coast)、喀麦隆(Cameroon)

透过OAPI

V

 

 

肯尼亚(Kenya)、加纳(Ghana)、莫桑比克(Mozambique)等国

透过马德里协议

 

V

 

坦桑尼亚(Tanzania)、乌干达(Uganda)

透过ARIPO

 

 

 

安哥拉(Angola)、埃塞俄比亚(Ethiopia)

单独提交申请
透过第三国完成文件公认证

安哥拉和埃塞俄比亚商标必须经由公认证申请

由于安哥拉和埃塞俄比亚不属于ARIPO[非洲地区知识产权组织(英语区国家)]、OAPI[非洲知识产权组织(法语区国家)]、Madrid System[马德里体系成员国]等任何知识产权组织,故无法透过知识产权组织指定注册两国商标,而仅能单独对两国提出申请。若事务所无法掌握特殊国别公认证流程且无优质的国外合作伙伴,则无法透过适当的第三方国家得到解决方案,故选择正确和专业的事务所亦为商标申请成功的关键。

下一期的【非洲商标专题】报导,将分享北美智权协助客户A,以公认证程序协助完成安哥拉、埃塞俄比亚商标申请的成功经验,并进一步分析在没有国际知识产权组织的情况下,直接进入单一国家申请商标可能的风险,做为您进行非洲商标布局的全方位参考。

专业观点:选择合作事务所,新兴市场知识产权知识不可缺!

不同于一般主流国别,由于新兴市场国家商标申请需求较少,部分事务所可能缺乏信息或无相关经验。因此,除了了解该事务所的规模、历史、收费模式、风评和信誉外,尚需了解其有无承办新兴市场国别经验,国际合作网络的规模,以及是否熟悉新兴市场国别智权环境和相关智权联盟法规。寻找专业的合作商标事务所,须具备以下特性:

  1. 事务所合作的国外代理机构具备涵盖多国的商标申请经验。
  2. 熟稔商标申请各国的公认证流程。
  3. 具备为客户规划最佳的申请策略能力。
  4. 严谨的品管机制确保客户商标申请的时效及正确性。
  5. 运用自动化系统控管商标案件并能提供系统化的状态报表。
  6. 事务所的收费透明,没有隐藏费用。

虽然商标布局初期相当耗费资金与时间成本,但后续随着品牌的发酵和产品价值的提升,将有利于在新市场与来自全球的厂商一决雌雄,而其所带来的经济效益则是相当可观的。此外,商标权也为进军新兴市场企业进可攻退可守的武器,不仅可避免各国或当地企业在未经授权的情况下模仿或抄袭商标,还可因对方的侵权而提出商标侵害诉讼。由于未注册的商标不受法律保护,随时都有被同业或异业控告商标侵权的可能,为避免厂商在新市场面临业务拓展和解决侵权诉讼两头烧的窘境,商标注册流程尽可能在进军市场前完成,否则市场拓展项目可能面临无法预期的风险。

 

好消息~北美智权报有微信公众号了!

《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析,以及产业与技术新知等等。

立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices

~欢迎读者分享与转发~


 


 





感谢您阅读「北美智权报」,欢迎分享智权报连结。如果您对北美智权电子报内容有任何建议或欲获得授权,请洽:Editorial@naipo.com
本电子报所登载之文章皆受著作权保护,未经本公司授权, 请勿转载!
© 北美智权股份有限公司 & 北美联合专利商标事务所 版权所有 234 台湾地区新北市永和区福和路389号五楼 TEL:+886-2-8923-7350