054期
2020 年 1 月 8 日
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【非洲商标专题】
案例篇2:
善用公认证与复代网络,突破安哥拉与埃塞俄比亚申请关卡
北美智权 商标服务团队

在商业活动上,非洲往往不是厂商海外布局的第一选项,却也因此忽略了这片大陆的成长潜力。事实上,丰富的原物料和充沛的人口消费力,已经使得非洲脱胎换骨。但另一方面,非洲有超过50个国家,不但经济发展状况互异,智财权制度也相当繁杂;我们都知道任何市场开拓,都必须从知识产权布局开始,那么,若想要参与非洲的成长机会,该注意哪些潜在风险?又该如何进行商标布局?

在介绍OAPI、ARIPO与马德里体系的商标申请制度后,【非洲商标专题】将分享北美智权协助台湾某企业集团客户,完成非洲将近20国商标布局的成功经验。前期介绍完三大国际商标体系的运作实务之后,本期则将深入分析安哥拉/埃塞俄比亚申请经验和其公认证问题解决方案。

北美智权报【非洲商标专题】在053期(【非洲商标专题】案例篇1:如何使用国际商标体系,进行非洲商标布局)已介绍非洲多国布局实例,并说明安哥拉和埃塞俄比亚须单独申请的原因,而本期将刊登这两国的申请实务和如何克服公认证问题的经验。无论是否有进军这两国的计划,本篇可让读者了解部分新兴国家商标申请可能会遇到的问题。

前期提到的某跨国企业虽然在非洲布局近20国,但由于看好埃塞俄比亚和安哥拉因「加速推动产业结构转型」及「扩大基础建设投资」政策所产生的强力动能,故特别重视这两国。因此,客户向北美智权表达不计时间及成本『只许成功,不许失败』的强烈决心。

究竟安哥拉和埃塞俄比亚有什么样的魅力,让该跨国企业不惜一切得坚持到底?

埃塞俄比亚的重要性

埃塞俄比亚除了将成为非洲最大经济体外,也可能取代亚洲数国成为下一个世界工厂。衣国人口数超过1.1亿,为非洲人口数量第二大国,除了人口红利优势外,此国还得以免关税进入美国和欧盟[1]。另外,衣国也为世界上电费最便宜的国家之一,且积极复制中国、韩国、新加坡的工业经营模式并设立超过13个免税工业区。由于其政经情势较非洲其他国家稳定,年经济成长率已超越肯尼亚成为东非第一大经济体。

安哥拉的重要性

安哥拉则因产业转型计划,而有强大的高科技产业、运输设备、能源设备采购需求,因其亟欲摆脱受原物料价格波动影响和中国一带一路政策所带来的债务陷阱。安国为世界前15大和非洲第2大产油国,虽曾利用石油资源进行战后重建,可是因政府贪腐问题造成重建工程缓慢,故重要性不如埃塞俄比亚,但多数欧美亚国家仍看好它未来的发展。

台湾企业申请安哥拉和埃塞俄比亚商标的困境

由于安哥拉和埃塞俄比亚不属于任何智权组织,故仅能单独对这两国提出申请。根据这两国智财法,商标申请除了需提供公司登记数据外,委托书还需经公认证程序,而安哥拉还另要求经官方认证的译者宣誓(表1)。

表1:安哥拉和埃塞俄比亚商标申请规则须知

 

安哥拉

埃塞俄比亚

送件语言

葡萄牙文

英文

申请文件

  1. 委托书(需公认证)-正本
  2. 公司登记及其葡文翻译(需经政府核可的译者宣誓)正本
  1. 委托书(需公认证)-正本
  2. 公司登记(需显示营业项目)及其英译正本

商品超项费

5项以上加收超项费

无超项费

备注

公司登记文件上显示的营业项目需与主张保护的商品/服务范围相符

整理:北美智权商标管理部,数据更新日:2020/01/02

北美智权突破困境 使命必达

在此案中,北美智权除了致力解决问题外,也尝试提出替代方案。由于多数国家使馆告知仅能认证外国企业在该国设有分公司/子公司的相关文件,故北美智权曾建议客户评估是否能以座落于他国的子公司代为提出商标申请,惟该跨国企业基于集团营运策略,无法接受此替代方案。北美智权继续寻找可受理这两国文件的管道就成了唯一的目标。

由于认证事项需绕经第三方国家始得进行,在洽询了尼日利亚、南非、新加坡等合作伙伴后,得知透过驻南非台北连络代表处、南非最高法院和南非外交部,以及驻南非的安哥拉和埃塞俄比亚大使馆进行流程将为可通行的管道,埃塞俄比亚也因此得以送件成功。但安哥拉的案件在官方对于文件繁琐的规定以及数次以不合理的理由驳回文件后,终于不负所托地完成商标申请的任务。

台湾申请人申请安哥拉和埃塞俄比亚商标流程概述如下:

有关国际间认证流程大致上遵循相同的基本原则,若非申请安哥拉/埃塞俄比亚这两国,亦可参考上述流程。但各国使馆对于认证的申请资格或文件要求等细节仍有各自的规定。

安哥拉和埃塞俄比亚的商标申请风险和建议

由于全球制造供应链正在重组,而非洲正成为欧美和中国设厂和销售电机设备、能源基础设施、工厂能源管理系统等的重镇,故这两国迟早成为台湾企业必须抢滩的重点市场。然而,这两国商标注册因涉及第三国文件公认证流程,故申请人需慎选合作伙伴以避免布局计划失败。

此外,根据埃塞俄比亚智财法,商标的保护范围是针对整个类别,而非仅针对个别的商品。若申请人欲以区隔商品来克服同一类的在先近似商标,此举并无法改变两案商标商品类别一致之事实。这个规则与现今世界上多数国家实行的规范略有不同,故对埃塞俄比亚商标申请有兴趣者宜多加留意。

至于安哥拉,由于该国商标主管机关积案情形严重,当局为了统一清理积压案件及加速审查过程,于2015年发布了第一批通知,要求申请号第1至5000号的审查中商标(包含注册、延展、移转、变更审查中等各种商标申请案),需重新提交申请文件;在2018年发布了第二批通知,要求申请号在第5001至第20757号的审查中商标,重新提交申请文件。如果在规定期限未依要求重新提交文件,申请案将自动失效。由上述政府发布的命令可见,安哥拉国内商标制度可能尚未发展成熟,即使提出了申请,申请人仍需密切的关注该国法规的动态。

虽然这两国智财环境或许不够成熟,但在了解其风险和困难点后,就可依照自身的需求与条件,评估如何进行商标布局。商标为「先申请先赢」的注册主义制度,若有计划深耕安哥拉和埃塞俄比亚市场的,为防止宝贵的商标品牌资产日后被竞争对手、商标蟑螂抢先注册或进入市场后被其他公司控告侵权,申请商标须即早进行,否则之后因市场近似商标而遭核驳或被他公司提出异议的可能性,将大幅提高。

 

备注:

 

专业观点:选择合作事务所,新兴市场智权知识不可缺!

不同于一般主流国别,由于新兴市场国家商标申请需求较少,部分事务所可能缺乏信息或无相关经验。因此,除了了解该事务所的规模、历史、收费模式、风评和信誉外,尚需了解其有无承办新兴市场国别经验,国际合作网络的规模,以及是否熟悉新兴市场国别智权环境和相关智权联盟法规。寻找专业的合作商标事务所,须具备以下特性:

  1. 事务所合作的国外代理机构具备涵盖多国的商标申请经验。
  2. 熟稔商标申请各国的公认证流程。
  3. 具备为客户规划最佳的申请策略能力。
  4. 严谨的品管机制确保客户商标申请的时效及正确性。
  5. 运用自动化系统控管商标案件并能提供系统化的状态报表。
  6. 事务所的收费透明,没有隐藏费用。

虽然商标布局初期相当耗费资金与时间成本,但后续随着品牌的发酵和产品价值的提升,将有利于在新市场与来自全球的厂商一决雌雄,而其所带来的经济效益则是相当可观的。此外,商标权也为进军新兴市场企业进可攻退可守的武器,不仅可避免各国或当地企业在未经授权的情况下模仿或抄袭商标,还可因对方的侵权而提出商标侵害诉讼。由于未注册的商标不受法律保护,随时都有被同业或异业控告商标侵权的可能,为避免厂商在新市场面临业务拓展和解决侵权诉讼两头烧的窘境,商标注册流程尽可能在进军市场前完成,否则市场拓展项目可能面临无法预期的变量。

 

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