067期
2020 年 7 月 22 日
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美国最高法院判决出炉:
Booking.com商标具有后天识别性可受保护
杨智杰/云林科技大学 科技法律研究所 教授

本刊63期文章(域名Booking.com是否可以注册商标?具指标性意义!)曾经介绍过,Booking.com这个知名的订房网站欲申请美国商标,却被美国专利商标局驳回申请。而后一路打诉讼,一审、上诉审均支持其可以注册商标。2020年6月30日最高法院做出判决,认为根据消费者的认知,Booking.com并不是一个通用词,确认可以注册商标。


图片来源:Booking.com官方粉丝专页

前情摘要

Booking.com这个网站欲申请美国商标,指定使用于第39类的在线安排旅程、在线订票服务,以及第43大类的饭店订房服务类。但美国专利商标局认为,booking是订房订票领域的通用词,在后面增加一个.com,仍然是代表订房订票网站的通用词,不得注册商标。

后来Booking.com公司提出诉讼,一审判决认为,「Booking.com」这个词比起单纯的「booking」,不再是一个通用词,而变成描述词,可注册商标
到了第四巡回上诉法院后,法院则认为,判断「Booking.com」是不是通用词,要看消费者对这个词的认知。

最高法院审理与判决

这个案件又上诉到最高法院, 2020年5月4日进行言词辩论,最高法院于6月30日做出正式判决[1],以8比1票,认为 Booking.com可以注册商标。判决由Ginsburg大法官主笔。

Ginsburg大法官最重要的结论认为,「通用词+.com」这种类型,是否为某种商品或服务的通用名称?必须消费者认为其属于该领域之通用名称,才会被认为是通用名称。首先,一个复合词是否为通用词,取决于整体来看,是否传达给消费者某种产品或服务类别的意思。本案事实上,消费者并没有将「Booking.com」这个词认知为某种产品服务类别的名称。因此,「Booking.com」对消费者而言不是通用名称,所以就不是通用词。

专利商标局的当然规则与Goodyear Rubber Company案

专利商标局采取了一种「当然规则」(per se rule):当一个通用词,与通用的域名,例如「.com」结合,所结合的词组仍然是一个通用词。专利商标局主张,他们是根据美国最高法院1888年的一个经典案例Goodyear Rubber Company案[2],才推论出上述规则。

该案中的争议商标为「Goodyear Rubber Company」。在当时,Goodyear Rubber代表的是发明家查尔斯•固特异(Charles Goodyear)所发明的一种橡胶制作方式,现在一般称为「固特异橡胶」或「硫化橡胶」,而Company代表的就是公司类型。当时最高法院判决认为,既然Goodyear Rubber是某类产品的名称而无法取得商标保护,加上company这个字,只代表他们成立了一家公司专门卖这类产品。若允许让「Goodyear Rubber Company」获得商标,将会打压所有贩卖这类商品的其他人的权利,影响他们描述他们自己的产品。因而,专利商标局主张,「通用词+.com」这种类型,就像「通用词+Company」一样,无法产生来源指示功能,而无法获得商标保护。

但最高法院认为,这个前提是错的,因为,对域名来说,只会有一家公司取得一个特定的域名,所以「通用词+.com」这个传达给消费者的讯息,就是与特定网址有关联的组织。

甚至,专利商标局所提出的规则,完全不顾消费者的认知,这有违商标法(美国兰汉姆法)的基本原则:一个特定词是否为通用词或非通用词,取决于其对消费者的意义,亦即,消费者在事实上是否将该词认知为产品类别的名称?或者可以与其他产品类别相区别的词?

避免独占booking词汇的政策考虑?

美国专利商标局主张,在政策上,应避免「通用词+.com」被独占。专利商标局担心,倘若允许注册「Booking.com」,将会阻碍竞争。但是专利商标局并不是认为,其他想要提供在线订房网站服务的公司,也需要将他们的服务称为「Booking.com」。专利商标局担心的是,如果本案允许注册,将会排除或限制其他竞争对手使用「booking」这个词,或者无法使用类似「ebooking.com」或「hotel-booking.com」这类的域名。因此,专利商标局担心的不是「Booking.com」这个商标被独占,而是怕商标权人不当限制其他人使用类似的语言。

但最高法院认为,如果担心这种事情,所有描述性商标都也会有类似的问题。如果要避免专利商标局担心的反竞争效果,商标法上有几个原则,都可避免「Booking.com」被注册后,商标权人可以独占「booking」这个词。

一,竞争对手使用booking的方式,必须构成混淆误认之虞,才会构成侵权。当一个词的识别性越弱,混淆误认之虞的可能性也越低。Booking.com 自己也承认「Booking.com」会是一个识别性弱的商标。Booking.com承认,因为该商标是描述性的,将来较难证明他人商标构成混淆误认之虞。

二,就算Booking.com 受到商标保护,他人仍然可以基于「公平与善意」(fairly and in good faith),对自己的产品为描述性使用,而非作为商标使用,亦即典型的商标合理使用[3]

上述这些商标法的原则,都可以避免专利商标局所担心的反竞争效果,确保「Booking.com」获得注册后,并不会让商标权人独占「booking」这个词。

用网址或其他法律保护?

最后,专利商标局主张,本案当事人根本不需要注册商标,因为其已经取得了booking.com这个特殊的域名,在竞争上已经具有优势。消费者在输入booking搜索页时,最容易搜寻到的就是当事人的网站。之所以想要注册商标,就是想要再取得更大的竞争优势。

但最高法院认为,就算商标保护可以赋予其竞争优势,并不必然就无法让其注册商标。其他描述性商标先天上也会与产品或服务有关联,消费者输入描述词一样也会较容易找到相关网站。但联邦商标法一样允许注册描述性商标。

专利商标局认为,Booking.com可以透过商标法以外的法律寻求保护,例如可以使用不公平竞争法,避免其他事业模仿(passing off)Booking.com这个服务,只是商标法的保护更强。最高法院认为,有其他法律可以保护,并不足以成为拒绝Booking.com申请商标的理由。

 

备注:

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

 
作者: 杨智杰
现任: 云林科技大学科技法律所 教授
经历: 云林科技大学科技法律所 副教授
真理大学法律系助理教授
真理大学法律系副教授
学历: 台湾大学法律系
中央大学产业经济所硕士
台湾大学法学博士
专长: 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法

 


 





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