本刊63期文章（域名Booking.com是否可以注册商标？具指标性意义！）曾经介绍过，Booking.com这个知名的订房网站欲申请美国商标，却被美国专利商标局驳回申请。而后一路打诉讼，一审、上诉审均支持其可以注册商标。2020年6月30日最高法院做出判决，认为根据消费者的认知，Booking.com并不是一个通用词，确认可以注册商标。

图片来源：Booking.com官方粉丝专页

前情摘要

Booking.com这个网站欲申请美国商标，指定使用于第39类的在线安排旅程、在线订票服务，以及第43大类的饭店订房服务类。但美国专利商标局认为，booking是订房订票领域的通用词，在后面增加一个.com，仍然是代表订房订票网站的通用词，不得注册商标。

后来Booking.com公司提出诉讼，一审判决认为，「Booking.com」这个词比起单纯的「booking」，不再是一个通用词，而变成描述词，可注册商标。
到了第四巡回上诉法院后，法院则认为，判断「Booking.com」是不是通用词，要看消费者对这个词的认知。

最高法院审理与判决

这个案件又上诉到最高法院， 2020年5月4日进行言词辩论，最高法院于6月30日做出正式判决[1]，以8比1票，认为 Booking.com可以注册商标。判决由Ginsburg大法官主笔。

Ginsburg大法官最重要的结论认为，「通用词+.com」这种类型，是否为某种商品或服务的通用名称？必须消费者认为其属于该领域之通用名称，才会被认为是通用名称。首先，一个复合词是否为通用词，取决于整体来看，是否传达给消费者某种产品或服务类别的意思。本案事实上，消费者并没有将「Booking.com」这个词认知为某种产品服务类别的名称。因此，「Booking.com」对消费者而言不是通用名称，所以就不是通用词。

专利商标局的当然规则与Goodyear Rubber Company案

专利商标局采取了一种「当然规则」（per se rule）：当一个通用词，与通用的域名，例如「.com」结合，所结合的词组仍然是一个通用词。专利商标局主张，他们是根据美国最高法院1888年的一个经典案例Goodyear Rubber Company案[2]，才推论出上述规则。

该案中的争议商标为「Goodyear Rubber Company」。在当时，Goodyear Rubber代表的是发明家查尔斯•固特异（Charles Goodyear）所发明的一种橡胶制作方式，现在一般称为「固特异橡胶」或「硫化橡胶」，而Company代表的就是公司类型。当时最高法院判决认为，既然Goodyear Rubber是某类产品的名称而无法取得商标保护，加上company这个字，只代表他们成立了一家公司专门卖这类产品。若允许让「Goodyear Rubber Company」获得商标，将会打压所有贩卖这类商品的其他人的权利，影响他们描述他们自己的产品。因而，专利商标局主张，「通用词+.com」这种类型，就像「通用词+Company」一样，无法产生来源指示功能，而无法获得商标保护。

但最高法院认为，这个前提是错的，因为，对域名来说，只会有一家公司取得一个特定的域名，所以「通用词+.com」这个传达给消费者的讯息，就是与特定网址有关联的组织。

甚至，专利商标局所提出的规则，完全不顾消费者的认知，这有违商标法（美国兰汉姆法）的基本原则：一个特定词是否为通用词或非通用词，取决于其对消费者的意义，亦即，消费者在事实上是否将该词认知为产品类别的名称？或者可以与其他产品类别相区别的词？

避免独占booking词汇的政策考虑？

美国专利商标局主张，在政策上，应避免「通用词+.com」被独占。专利商标局担心，倘若允许注册「Booking.com」，将会阻碍竞争。但是专利商标局并不是认为，其他想要提供在线订房网站服务的公司，也需要将他们的服务称为「Booking.com」。专利商标局担心的是，如果本案允许注册，将会排除或限制其他竞争对手使用「booking」这个词，或者无法使用类似「ebooking.com」或「hotel-booking.com」这类的域名。因此，专利商标局担心的不是「Booking.com」这个商标被独占，而是怕商标权人不当限制其他人使用类似的语言。

但最高法院认为，如果担心这种事情，所有描述性商标都也会有类似的问题。如果要避免专利商标局担心的反竞争效果，商标法上有几个原则，都可避免「Booking.com」被注册后，商标权人可以独占「booking」这个词。

一，竞争对手使用booking的方式，必须构成混淆误认之虞，才会构成侵权。当一个词的识别性越弱，混淆误认之虞的可能性也越低。Booking.com 自己也承认「Booking.com」会是一个识别性弱的商标。Booking.com承认，因为该商标是描述性的，将来较难证明他人商标构成混淆误认之虞。

二，就算Booking.com 受到商标保护，他人仍然可以基于「公平与善意」（fairly and in good faith），对自己的产品为描述性使用，而非作为商标使用，亦即典型的商标合理使用[3]。

上述这些商标法的原则，都可以避免专利商标局所担心的反竞争效果，确保「Booking.com」获得注册后，并不会让商标权人独占「booking」这个词。

用网址或其他法律保护？

最后，专利商标局主张，本案当事人根本不需要注册商标，因为其已经取得了booking.com这个特殊的域名，在竞争上已经具有优势。消费者在输入booking搜索页时，最容易搜寻到的就是当事人的网站。之所以想要注册商标，就是想要再取得更大的竞争优势。

但最高法院认为，就算商标保护可以赋予其竞争优势，并不必然就无法让其注册商标。其他描述性商标先天上也会与产品或服务有关联，消费者输入描述词一样也会较容易找到相关网站。但联邦商标法一样允许注册描述性商标。

专利商标局认为，Booking.com可以透过商标法以外的法律寻求保护，例如可以使用不公平竞争法，避免其他事业模仿（passing off）Booking.com这个服务，只是商标法的保护更强。最高法院认为，有其他法律可以保护，并不足以成为拒绝Booking.com申请商标的理由。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法