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本案[1]上诉人Romag主要销售皮革制品用的磁性按扣，被上诉人Fossil则是设计、销售及经销各类时尚配饰的厂商。双方曾于多年前达成协议，同意Fossil在手提袋及其他产品使用Romag的扣件，但Romag嗣后察觉Fossil的中国代工厂竟然使用仿冒的Romag扣件，而Fossil却未采取任何防范措施。鉴于双方无法友好地解决争议，Romag遂提起诉讼，控告Fossil侵害其商标权并不实表述该仿冒扣件系来自Romag。

在初审，陪审团判定Fossil确实漠视（callous disregard）Romag商标权而导致侵权，但根据地方法院对于故意（willfulness）之定义，驳回Romag的故意侵权指控。除此以外，Romag请求法院命令Fossil交出因侵权所获得之利润作为救济，同样遭到驳回，法院表示，根据第二巡回上诉法院的判决先例[2]，原告请求判给所获利益必须先证明被告侵权系出自故意。直至上诉审，联邦巡回上诉法院认为仍应遵循第二巡回上诉法院之见解，亦即Romag不得主张以Fossil所获利润作为赔偿[3]。Romag继而向最高法院提起上诉。

根据兰哈姆法（Lanham Act，15 U. S. C. §1051及以下规定），商标侵害可请求多项救济措施，而能否证明侵权出自故意，是法院决定赋予何种救济的重要考虑之一。尽管如此，在本案，各巡回上诉法院对于「判给所获利润是否须以故意侵权为限」的看法不尽相同，这也正是最高法院必须解决的歧异；换言之，最高法院必须探查Fossil主张之「故意法则」从何而来，以及由各法院判决形成之类别规则（categorical rule），是否符合商标法规范的一般文义（plain language）？

根据兰哈姆法第1117(a)条规定[4]，故意确实是请求损害赔偿的先决条件，不过，该词仅出现在违反第1125(c)条之淡化侵害，而非Romag主张之第1125(a)条侵权态样（亦即虚伪或错误不实地使用商标）。再者，尽管判给所获利润必须受第1111及1114条限制，但在条文相互参照之下，仍无法找出Fossil声称必须证明故意之理由根据。

最高法院强调，法院通常不会误认为特定规定蕴含表面文义所无之意涵，尤其是当立法者在其他相同规定中也加入争议用词（如同本案之「故意」），法院更该格外留意、避免误解。

兰哈姆法中有多处规定清楚提及心理状态，例如第1114条「非故意」（innocent）、第1117(b)条「有意」（intentionally）与「认识」（knowledge）、第1117(c)条及第1118条「故意」等皆是，在第1125(d)(1)(A)(i)及(B)(i)条甚至要求证明犯罪意图（mens rea），亦即「恶意」（bad faith intent）。显而易见，兰哈姆法相当重视是否订入犯罪意图或其他标准，倘若条文上并无相关字词，其规范用意不言自明。

Fossil主张判给所获利润必须证明故意之论据，主要是来自第1117(a)条规定中「根据衡平法则」（subject to the principles of equity）一语。Fossil表示，以往衡平法院在商标争议判给所获利润时，均会要求证明故意，经过长久实践且获得普遍认可后，故意要件已提升至兰哈姆法所欲发扬之「衡平法则」层级；相对地，法院在专利或其他类似争议较少如此要求。

最高法院表示，根据Fossil主张，「衡平法则包含故意要件」并不会直接抵触其他明定犯罪意图的条款，这些条款规定也不因此显得多余。换言之，Fossil论述方式虽然不寻常，但并非完全说不通，只是，如此一来必须假假设立法者有意就第1125(a)条侵权态样间接纳入故意要件，而选择在兰哈姆法其他条款明定犯罪意图，这明显不符合规范呈现的架构。

其次，「衡平法则」一语通常不会让人立即联想到犯罪意图之类的实体法规则，以商标规范为例，较可能指称在索赔及实务领域更系统性地适用的基本法则。根据学者论著，衡平法则系指涉及当事人、举证方式、辩护、救济等众多基础问题的跨实体法（trans substantive）指导方针。无独有偶，不单是判决先例使用「衡平法则」指涉这些跨实体法问题，立法者的使用方式也大致雷同，例如兰哈姆法修正案将「懈怠（laches）、禁反言及默认（acquiescence）」视为衡平法则之体现。因此，立法者是不太可能以「衡平法则」指称商标法中有关判给所获利润的狭义规则。

即使从当事人提交的司法记录观察，也无法厘清以往是否要求证明故意作为判给所获利润之先决条件。以1905年商标法（即兰哈姆法前身）为例，相关判决并无如此要求，尽管如Fossil所言，该法前后的若干案例确实将故意或类似意图视为前提要件，而且在纯善意（good faith）侵权鲜少判给所获利润，但Romag亦举出相同时期仍有其他拒绝故意要件的判决。至于学界方面，则对商标争议中犯罪意图与所获利润的关联性看法不一。实际上，不管是Fossil或Romag引用的案例，几乎无法以任何一种方式清楚论述系争问题。

最高法院认为，唯一可以肯定的是，在兰纳姆法之前的判决中，犯罪意图是判给所获利润的重要考虑因素，这正能反映出「被告心理状态关乎救济适当与否」之跨实体法一般性原则；不只是在衡平法，刑法、普通法非法侵入等规范领域也有类似原则，第1117(c)条就故意侵权判给较多的法定损害赔偿金，亦是基于相同理由。而根据衡平法长久发展的实务做法，地方法院在斟酌救济是否合适时，通常会考虑被告的心理状态。

总言之，根据传统法则的精神，被告之心理状态显然是商标争议中决定是否适合判给所获利润的重要考虑因素，但不可讳言，此一结论与认同Fossil声称不容变更的故意要件之间，仍然相去甚远。

由于从规范文义、架构或历史上均无法获得有力支持，Fossil转而从政策面立论，表示判给所获利润必须符合较高门坎，如此方能遏阻毫无根据的商标诉讼；相对地，Romag却认为，「毋须证明故意」之解读方式才有助于商标在现代全球经济中的长远发展。而法庭之友提交的意见，则对双方的政策论辩各有偏好。

最高法院指出，双方观点均不无道理，但碍于法院立场及其职权，其在本案之责仅是读取立法者所制定的规范文义并加以适用，至于调和竞争以及前述各项无法相提并论之政策考虑，显然该交由立法者决定。

Alito、Breyer与Kagan法官均明确指出，参酌兰哈姆法之前的判例法，故意虽是根据第1117(a)条判给所获利润的重大考虑因素，但并非绝对之先决条件。

根据衡平法院判决及学者见解，故意之定义范围涵盖各种可归责的心理状态，包括诈欺、明知（knowing）、轻率（reckless）、漠不关心（indifferent）等，但不包括善意或过失（negligence）。从本案引述的判决观察，尽管衡平法院在故意侵权或非故意侵权之情况下均可能判给所获利润，但细察其中比例，显然法院倾向要求证明侵权人有诈欺、精心策划、故意等意图，针对非故意侵权判给所获利润的情况其实少之又少；但如此一来，又与长久发展的衡平法则不一致，该法则仅旨在剥夺不法者因不当行为所获得之利益。

因此，地方法院若在非故意或善意侵权判给所获利润，其实并不符合第1117(a)条规定以及大多数引述案例所提及之衡平法则。

面对如此暧昧情况，Sotomayor法官最终表示，由于无法确知（agnostic）大多数案例是否根据故意或非故意之定义而判给所获利润，故其仅能赞同本案判决结论，亦即以第1125(a)条侵权为由请求所获利润，毋须证明故意。

有不少评论均指出，本案见解可能成为鼓励商标诉讼的诱因，亦即违背Fossil提及之政策考虑。如此预测确实有几分道理。但诚如最高法院所言，基于政策面决定故意要件之适当性，乃是立法者的责任、而非法院，因此，纵使将来重演修法废弃最高法院判决之局面（例如2003年Moseley v. V. Secret Catalogue, Inc.案），也未尝不可能。

无论如何，在本案解释方法当中，最高法院竟然只字未提1999年兰哈姆法修正案之缘由（原意是为补正1996年引进商标淡化的修法阙漏），让人颇为不解。因为该次修法正是双方在二审论辩之重要根据（同时可解释成支持或反对故意要件），二审法院最终倾向Fossil主张，至于最高法院会如何解读这段立法历程？答案恐怕也随着本案落幕而永远成谜。

Romag Fasteners, Inc. v. Fossil Group, Inc., Case No. 18-1233 (April 23, 2020).
例如George Basch Co., Inc. v. Blue Coral, Inc., 968 F.2d 1532 (2d Cir.1992)。
上诉审判决请参照北美智权报037期《美国商标侵害请求损失利益赔偿限于蓄意侵权？2016年Romag Fasteners v. Fossil案》。
15 U. S. C. §1117(a), “When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, a violation under section 1125(a) or (d) of this title, or a willful violation under section 1125(c) of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 of this title, and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant’s profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action. ***.”