在前篇(「N」标志的另一场胜仗(上):New Balance v. New Bunren之争点判断)提及,尽管仿冒事实明显,但要透过诉讼维护权利仍须耗费不少时间。New Balance历经2年多赢取胜利后,究竟可获得多少损害赔偿,将是本篇说明的重点。
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在特拉华州法院判定本案[1]被告USA New Bunren International Co. Limited LLC违反兰哈姆法(Lanham Act,15 U. S. C. §1051及以下规定)第1114(1)条、第1125(a)条及第1125(c)条规定后,紧接而来的便是如何认定原告New Balance Athletics, Inc.应获得之损害赔偿金额。在2019年裁判中,法院仅判定原告可获得第1117(c)(1)条之法定损害赔偿,但金额未决,并且初步拒绝判给原告合理律师费;至2020年裁判,法院方就「合理赔偿金额」以及「不得主张第1117(a)或(b)条之律师费」两项争议做出结论。
在本案遭控侵权的系争商标如下所示:
No. 4580787 |
No. 4585058 |
No. 4860914 |
No. 4878478 |
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法定损害赔偿金之计算
被告须使用仿冒标志
第1117(c)条[2]规定,损害赔偿金额之认定须视原告能证明「有多少仿冒标志之使用系出自故意」而定。如无法证明故意,法院应对被告所出售、要约销售或经销之各类商品或服务,就每仿冒标志判给1000美元以上且20万美元以下之公正金额;如可证明故意,则可请求3倍的惩罚性损害赔偿,但上限不得超过200万美元。
因此,为请求损害赔偿,原告首先须证明系争商标与其注册商标完全相同或实质上无法区分;若仅是一般消费者认为不明显的细微差异,在法律上非属重要而可予以忽略。根据前篇混淆误认之虞的判断结果,系争商标确实属于仿冒标志。
损害赔偿之计算方式
为计算法定损害赔偿之金额,法院应秉持公正(just)裁定每一违反行为之赔偿金额(dollar amount per violation)再乘上3项变量(variable),包括:「仿冒标志数量」、「商品种类」以及「故意侵权时之适当损害赔偿金」。
1. 仿冒标志数量
根据以往判决,仿冒标志数量应按「被告仿冒原告注册商标之数量」计算。被告对该计算方式并无异议,也承认原告遭仿冒的注册商标共计4个。
2. 商品种类
曾有判决指出,如产品的功能用途不同,即可视为不同商品种类加以计算。另外,也可按照「被告申请商标注册时所列出之商品清单」决定种类数量,因为这表示被告向美国专利商标局(USPTO)申请时即表明各该商品有所不同而应予分别处理。在本案,被告申请时共列出21项商品,包括帽子、袜子、手套、皮带、鞋子、连身衣、围巾、舞衣上着、舞衣下着、泳衣、T恤、polo衫、短袖衬衫、长袖衬衫、短裤、长裤、毛衣、套头衫、紧身衣、夹克与连帽运动衫;而根据被告提交的使用声明书(Statement of Use),其在商业上使用「N」标志之范围系涵盖前述所有种类。
法院认为,纵使部分商品范围有所重迭,例如T恤、polo衫与短袖衬衫,或是套头衫与连帽运动衫,但仍应按照使用声明书认定被告侵权涉及的商品种类,被告对此并无异议,故即以21种商品作为计算基础。
3. 故意侵权
故意侵权虽是指意图侵害或故意无视商标权人之权利,但如被告接获警告函后仍持续侵权,也可推论为具有故意。关于本案被告侵权是否出自故意,法院在两次裁判的认定略有不同:
就事实而言,原告于2016年1月向商标审理暨上诉委员会(TTAB)声请撤销系争商标时,即发函制止被告的侵权行为,而被告直至2017年或2018年方结束网站www.new-bunren.com的营运,且任由USPTO在2018年6月撤销其「N」标志。
- 在2019年裁判,法院表示被告最终是自愿结束侵权行为,至于为何需要1年甚至更久才能终止侵权,原因并不明确。或许因为如此,法院认为暂时无法确定被告在接获警告函后仍有侵权行为。
- 在2020年裁判,由于被告坦承在美国销售仿冒商品至少持续至2018年7月31日为止,显然在接获警告函后仍不断侵权;再加上被告使用与原告商标相同的标志,这表示其有意利用原告之商誉进行交易,鉴于「持续侵权」与「相同标志/商品」两点,法院认定被告侵权系出自故意。
不过,法院也澄清,关于原告提及被告「使用网络而非实体商店销售」一事,尽管网络销售会让仿冒商品散布范围更为广泛,但此点仅能作为增加损害赔偿金额的理由,而无法据此认定故意侵权。
4. 每一违反行为之赔偿金额
在决定适当且公正之赔偿金额时,法院拥有极大的裁量权限。本案法院基于下列理由,认为裁决较低的赔偿金额即足以对被告产生威慑效果:
- 被告经营手法粗糙而非精心策划,例如公司所有人本身另在零售店担任收银员,而且是利用法律服务网站Legalzoom.com准备商标申请案。
- 被告出现时间不长且鲜为市场所知,例如其仅有两个销售点,一是无任何购买说明的网站,另一是中国网站Taobao.com(亦即需借助第三方中介机构方能完成交易)。
- 尚无证据可证明被告因其经营获利。
承上所述,法院裁决每一违反行为之赔偿金额为2000美元。该金额乘上4项遭仿冒商标及21种商品后,因故意侵权再乘上3倍,最终,法院依据第1117(c)(2)条判给原告的法定损害赔偿金额为50万4000美元(而非依据2019年裁判认定之第1117(c)(1)条)。
无法请求律师费之理由
法律要件
依据第1117(a)条请求实际损害赔偿时,法院得在特殊案件(exceptional case)判给合理律师费。所谓「特殊」,系指双方当事人诉讼立场之依据(merits of the position)显有差异,或败诉方以不合理之方式进行诉讼;换言之,如当事人诉讼地位上之实质强度(substantive strength)(需考虑所适用法律及案件事实)或诉讼进行方式之不合理程度,相较于其他案件有显著不同时[3]。
此外,依据第1117(b)条请求惩罚性损害赔偿时,如被告明知系争商标或标示为仿冒而仍故意使用,法院得在无减轻事由(extenuating circumstance)之情况下判给合理律师费。
法院见解
在2019年裁判中,法院因无法认定被告使用行为是否出自故意,而拒绝依据第1117(a)或(b)条判给合理律师费。至2020年裁判,法院基于下列理由,确定驳回原告有关律师费之请求:
- 被告的诉讼地位并非毫无依据,也未以不合理方式进行诉讼,故本案非属于第1117(a)条之特殊案件。
- 原告未针对第1117(b)条要件举证。
- 原告虽可不主张第1117(a)条之实际损害赔偿而请求第1117(c)条之法定损害赔偿,但后者并无合理律师费。
结语
2017年,New Balance对New Boom的商标诉讼赢得胜利,三名被告总共须赔偿150万美元,创下外国企业在中国主张侵权的最高判赔金额。同年,New Balance对New Bunren制造商的胜诉也获判50万美元;而历经6年努力后,New Balance在2020年成功撤销琪尔特公司的两项中国商标(即New Bunren之「N」标志)。这一连串的胜利正是受益于中国在商标保护上的大幅变革:
依据2001年中国商标法第56条,如侵权所得利益或所受损失难以确定,则按行为情节判给人民币50万元以下的损害赔偿(约合7.5万美元);至2014年修正,第63条将金额上限提高至300万元(约合45万美元),并增设1至3倍的惩罚性损害赔偿;而2019年修正后,更将上限提高至500万(约合75万美元)并放宽惩罚性损害赔偿的倍数为1至5倍,威慑力道可说是不逊于美国。对于中国立法严惩侵权,不少外国企业皆乐见其成,也对未来的争讼更具信心。
备注:
- New Balance Athletics, Inc. v. USA New Bunren Int'l Co., 424 F. Supp. 3d 334 (D. Del. 2019); New Balance Athletics, Inc. v. USA New Bunren Int'l Co., C.A. No. 17-1700 (MN) (D. Del. Sep. 18, 2020).
- 15 U. S. C. §1117(c), “In a case involving the use of a counterfeit mark (as defined in section 1116(d) of this title) in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services, the plaintiff may elect, at any time before final judgment is rendered by the trial court, to recover, instead of actual damages and profits under subsection (a), an award of statutory damages for any such use in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services in the amount of—
(1)not less than $1,000 or more than $200,000 per counterfeit mark per type of goods or services sold, offered for sale, or distributed, as the court considers just; or
(2)if the court finds that the use of the counterfeit mark was willful, not more than $2,000,000 per counterfeit mark per type of goods or services sold, offered for sale, or distributed, as the court considers just.”
- Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 572 U.S. 545, 554 (2014).
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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】
作者: |
许慈真 |
学历: |
(台湾)辅仁大学外语学院财经法律翻译学程
(台湾)辅仁大学法律学系博士
(台湾)辅仁大学财经法律学系硕士
(台湾)辅仁大学法律学系学士 |
专长: |
智慧财产权、法律翻译 |
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