080期
2021 年 2 月 3 日
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「N」标志的另一场胜仗(下):
New Balance v. New Bunren之损害赔偿认定
许慈真/北美智权报 专栏作家

在前篇(「N」标志的另一场胜仗(上):New Balance v. New Bunren之争点判断)提及,尽管仿冒事实明显,但要透过诉讼维护权利仍须耗费不少时间。New Balance历经2年多赢取胜利后,究竟可获得多少损害赔偿,将是本篇说明的重点。


圖片來源:unsplash.com

在特拉华州法院判定本案[1]被告USA New Bunren International Co. Limited LLC违反兰哈姆法(Lanham Act,15 U. S. C. §1051及以下规定)第1114(1)条、第1125(a)条及第1125(c)条规定后,紧接而来的便是如何认定原告New Balance Athletics, Inc.应获得之损害赔偿金额。在2019年裁判中,法院仅判定原告可获得第1117(c)(1)条之法定损害赔偿,但金额未决,并且初步拒绝判给原告合理律师费;至2020年裁判,法院方就「合理赔偿金额」以及「不得主张第1117(a)或(b)条之律师费」两项争议做出结论。

在本案遭控侵权的系争商标如下所示:

No. 4580787

No. 4585058

No. 4860914

No. 4878478

法定损害赔偿金之计算

被告须使用仿冒标志

第1117(c)条[2]规定,损害赔偿金额之认定须视原告能证明「有多少仿冒标志之使用系出自故意」而定。如无法证明故意,法院应对被告所出售、要约销售或经销之各类商品或服务,就每仿冒标志判给1000美元以上且20万美元以下之公正金额;如可证明故意,则可请求3倍的惩罚性损害赔偿,但上限不得超过200万美元。

因此,为请求损害赔偿,原告首先须证明系争商标与其注册商标完全相同或实质上无法区分;若仅是一般消费者认为不明显的细微差异,在法律上非属重要而可予以忽略。根据前篇混淆误认之虞的判断结果,系争商标确实属于仿冒标志。

损害赔偿之计算方式

为计算法定损害赔偿之金额,法院应秉持公正(just)裁定每一违反行为之赔偿金额(dollar amount per violation)再乘上3项变量(variable),包括:「仿冒标志数量」、「商品种类」以及「故意侵权时之适当损害赔偿金」。

1. 仿冒标志数量

根据以往判决,仿冒标志数量应按「被告仿冒原告注册商标之数量」计算。被告对该计算方式并无异议,也承认原告遭仿冒的注册商标共计4个。

2. 商品种类

曾有判决指出,如产品的功能用途不同,即可视为不同商品种类加以计算。另外,也可按照「被告申请商标注册时所列出之商品清单」决定种类数量,因为这表示被告向美国专利商标局(USPTO)申请时即表明各该商品有所不同而应予分别处理。在本案,被告申请时共列出21项商品,包括帽子、袜子、手套、皮带、鞋子、连身衣、围巾、舞衣上着、舞衣下着、泳衣、T恤、polo衫、短袖衬衫、长袖衬衫、短裤、长裤、毛衣、套头衫、紧身衣、夹克与连帽运动衫;而根据被告提交的使用声明书(Statement of Use),其在商业上使用「N」标志之范围系涵盖前述所有种类。

法院认为,纵使部分商品范围有所重迭,例如T恤、polo衫与短袖衬衫,或是套头衫与连帽运动衫,但仍应按照使用声明书认定被告侵权涉及的商品种类,被告对此并无异议,故即以21种商品作为计算基础。

3. 故意侵权

故意侵权虽是指意图侵害或故意无视商标权人之权利,但如被告接获警告函后仍持续侵权,也可推论为具有故意。关于本案被告侵权是否出自故意,法院在两次裁判的认定略有不同:

就事实而言,原告于2016年1月向商标审理暨上诉委员会(TTAB)声请撤销系争商标时,即发函制止被告的侵权行为,而被告直至2017年或2018年方结束网站www.new-bunren.com的营运,且任由USPTO在2018年6月撤销其「N」标志。

  • 在2019年裁判,法院表示被告最终是自愿结束侵权行为,至于为何需要1年甚至更久才能终止侵权,原因并不明确。或许因为如此,法院认为暂时无法确定被告在接获警告函后仍有侵权行为。
  • 在2020年裁判,由于被告坦承在美国销售仿冒商品至少持续至2018年7月31日为止,显然在接获警告函后仍不断侵权;再加上被告使用与原告商标相同的标志,这表示其有意利用原告之商誉进行交易,鉴于「持续侵权」与「相同标志/商品」两点,法院认定被告侵权系出自故意。

不过,法院也澄清,关于原告提及被告「使用网络而非实体商店销售」一事,尽管网络销售会让仿冒商品散布范围更为广泛,但此点仅能作为增加损害赔偿金额的理由,而无法据此认定故意侵权。

4. 每一违反行为之赔偿金额

在决定适当且公正之赔偿金额时,法院拥有极大的裁量权限。本案法院基于下列理由,认为裁决较低的赔偿金额即足以对被告产生威慑效果:

  • 被告经营手法粗糙而非精心策划,例如公司所有人本身另在零售店担任收银员,而且是利用法律服务网站Legalzoom.com准备商标申请案。
  • 被告出现时间不长且鲜为市场所知,例如其仅有两个销售点,一是无任何购买说明的网站,另一是中国网站Taobao.com(亦即需借助第三方中介机构方能完成交易)。
  • 尚无证据可证明被告因其经营获利。

承上所述,法院裁决每一违反行为之赔偿金额为2000美元。该金额乘上4项遭仿冒商标及21种商品后,因故意侵权再乘上3倍,最终,法院依据第1117(c)(2)条判给原告的法定损害赔偿金额为50万4000美元(而非依据2019年裁判认定之第1117(c)(1)条)。

无法请求律师费之理由

法律要件

依据第1117(a)条请求实际损害赔偿时,法院得在特殊案件(exceptional case)判给合理律师费。所谓「特殊」,系指双方当事人诉讼立场之依据(merits of the position)显有差异,或败诉方以不合理之方式进行诉讼;换言之,如当事人诉讼地位上之实质强度(substantive strength)(需考虑所适用法律及案件事实)或诉讼进行方式之不合理程度,相较于其他案件有显著不同时[3]。

此外,依据第1117(b)条请求惩罚性损害赔偿时,如被告明知系争商标或标示为仿冒而仍故意使用,法院得在无减轻事由(extenuating circumstance)之情况下判给合理律师费。

法院见解

在2019年裁判中,法院因无法认定被告使用行为是否出自故意,而拒绝依据第1117(a)或(b)条判给合理律师费。至2020年裁判,法院基于下列理由,确定驳回原告有关律师费之请求:

  • 被告的诉讼地位并非毫无依据,也未以不合理方式进行诉讼,故本案非属于第1117(a)条之特殊案件。
  • 原告未针对第1117(b)条要件举证。
  • 原告虽可不主张第1117(a)条之实际损害赔偿而请求第1117(c)条之法定损害赔偿,但后者并无合理律师费。

结语

2017年,New Balance对New Boom的商标诉讼赢得胜利,三名被告总共须赔偿150万美元,创下外国企业在中国主张侵权的最高判赔金额。同年,New Balance对New Bunren制造商的胜诉也获判50万美元;而历经6年努力后,New Balance在2020年成功撤销琪尔特公司的两项中国商标(即New Bunren之「N」标志)。这一连串的胜利正是受益于中国在商标保护上的大幅变革:

依据2001年中国商标法第56条,如侵权所得利益或所受损失难以确定,则按行为情节判给人民币50万元以下的损害赔偿(约合7.5万美元);至2014年修正,第63条将金额上限提高至300万元(约合45万美元),并增设1至3倍的惩罚性损害赔偿;而2019年修正后,更将上限提高至500万(约合75万美元)并放宽惩罚性损害赔偿的倍数为1至5倍,威慑力道可说是不逊于美国。对于中国立法严惩侵权,不少外国企业皆乐见其成,也对未来的争讼更具信心。

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

作者: 许慈真
学历: (台湾)辅仁大学外语学院财经法律翻译学程
(台湾)辅仁大学法律学系博士
(台湾)辅仁大学财经法律学系硕士
(台湾)辅仁大学法律学系学士
专长: 智慧财产权、法律翻译

 


 





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