082期
2021 年 3 月 10 日
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台湾智财法院怎么看:是商标戏谑仿作还是侵权?
吴碧娥/北美智权报 编辑部

2020年初,台湾智慧财产法院二审LV控告韩商乐金公司行销「My Other Bag」构成之商标权及著作权侵权案件,翻转了一审的无罪判决,足见台湾实务在商标及著作的戏谑仿作适用上,有极大的见解歧异。针对「戏谑仿作」此一新颖议题,要如何能主张合理使用,避免构成侵权行为呢?

图一、台湾商标协会举办大师讲堂,邀请台湾成功大学法律系副教授许晓芬主讲「商标戏谑仿作」。

台湾商标协会/提供

商标法上之戏谑仿作

台湾成功大学法律系副教授许晓芬指出,「戏谑仿作」(Parody)源自于希腊文,意指利用刻意夸大方式模仿、重塑另外一个作品,达到幽默的效果,具有嘲讽意味。从2010年起,台湾陆续发生几起「商标戏谑仿作」侵权争议案,「娇蕉包」是最著名的第一案,有业者将爱马仕的柏金包外观转印到帆布包上,更将爱马仕著名商标中的马车置换成香蕉,HERMES文字置换成BANANE。虽然业者强调这不是拷贝,是以幽默戏谑方式诠释经典,但爱马仕公司还是提起告诉,本案最终以和解收场。

而2014年曾发生的「流泪香奈儿」[1]案件,也是讨论戏谑仿作争点的代表。该案被告将香奈儿的著名双C商标做成溶化状使用在包包上,号称主打万圣节风,被告主张是以诙谐方式戏谑品牌,并非仿冒。本案一审士林地方法院认为无混淆误认之虞,故判被告无罪,但到了二审则改判有罪。智财法院在判决中指出,学理上所谓「商标之戏谑仿作」,是基于言论自由、表达自由及艺术自由之尊重,而对商标权予以合理之限制,然商标法本为保护商标权及消费者利益,商标权涉及商标权人之利益与避免消费者混淆误认之公共利益,如欲允许「商标之戏谑仿作」,模仿知名商标的商标必须具诙谐、讽刺或批判等娱乐性,并同时传达二对比矛盾的讯息,还要加上「避免混淆之公共利益」与「自由表达之公共利益」予以衡平考量。

商标戏谑仿作是否可为商标权限制例外?反对的见解认为,立法者未明定商标戏谑仿作是否为例外;而著作权法与商标法的本质不同,不能一并而论。商标戏谑仿作往往隐藏着搭便车之意图,是否侵权应按照一般商标或著名商标判断,无须立法将戏谑仿作排除。另一方面,认同商标戏谑仿作的见解认为,商标戏谑仿作是基于表达自由,在不影响原商标辨识商品服务功能的前提下,应允许商标戏谑仿作;但并非将著作权之例外直接适用于商标法,两者要件也不相同。

台湾智财法院怎么看商标戏谑仿作?

LV公司针对Monogram Multicolor 设计之彩色外观,在台湾取得多件注册商标,但在2016年时,乐金公司贩售近似于LV商标的气垫粉饼、帆布袋及手拿镜,被LV公司提起告诉。本案经台湾智财法院第一审审理时,认定构成「商标之戏谑仿作」;著作权方面也构成合理使用,未侵害原作之著作权。LV公司不服上诉至第二审[2]后出现反转,智财法院第二审审理认为,乐金公司之行为非属戏谑仿作,且侵害LV公司的商标权及著作权。

图二、联名粉饼案之系争产品与系争商标

图片来源:2021/2/25台湾商标协会大师讲堂,许晓芬简报资料

表一、联名粉饼案主要争点

商标法

系争商品使用系争商标有无致相关消费者混淆误认之虞或减损系争商标识别性或信誉之虞而违法商标法第68条第3款、第70条第1款规定?是否属商标之戏谑仿作?

著作权

于系争商品使用系争商标、Speedy包外观及MonogramMulticolor 之彩色外观有无违反著作权法第87条第1 项第6 款之规定?是否属戏谑仿作(Parody)之合理使用?

数据源:2021/2/25台湾商标协会大师讲堂,许晓芬简报资料

被告乐金公司辩称,美国联邦法院过去已认定MOB帆布包构成商标戏谑仿作之合理使用(下称美国MOB 案),因此相同的翻玩风格及戏谑内涵,应可延伸到帆布袋以外的其他商品,像是粉饼、化妆品等,并主张本案应可成立商标的戏谑仿作。二审智慧财产法认为,商标合理使用是一种「抗辩」而非「权利」,纵使MOB公司在美国案提出戏谑仿作合理使用之抗辩,被美国法院所采纳,不表示MOB公司有权再授权他人在台湾境内使用。此外,二审智慧财产法指出,美国MOB案判决揭示成立商标戏谑仿作合理使用,须符合两项要件:一、必须清楚传达「与原作没有任何关系」的讯息,而无欲混淆消费者或搭商标权人商誉便车之意图;二、使用行为本身使原作与仿作间产生有趣的对比差异,表达出戏谑或诙谐的意涵或论点,让消费者立可察觉为戏谑仿作。

许晓芬进一步解释,在台湾商标法之规范下,若主张戏谑仿作合理使用之人,可以提出之抗辩有二种,第一种是主张仅系戏谑诙谐之言论表达,并非将他人之商标作为表彰自己之商品或服务来源之标识,也就是非商标法上「商标之使用」行为;第二种是使用人可主张使用商标的行为,不致造成相关消费者混淆误认,故不侵害商标权。但若使用他人的商标,这两项抗辩又无法成立,台湾法院仍会认为构成侵害商标权行为,无法借口商标戏谑仿作而免责。

法国Danone商标案

许晓芬指出,商标使用是否构成戏谑仿作,法国法院重视的是「手段和目的是否相符」。举例来说,法国酪农为了示威抗议法国乳品龙头企业DANONE集团裁员,将DANONE商标改成杯葛DANONE(如图),遭到DANONE集提告。一审法院认为,尽管是为了抗议而使用DANONE的网域名称和商标,但只要有可能减低该公司产品销售,就DANON产生经济利益的影响;而使用与Danone公司完全一样的文字,就是商标侵权。一审法院认为,在抗议网站上仿作Danone商标,对于其意见表达毫无必要,应有其他替代方式可以使用。但二审法院则认为,抗议者于网站上未恶意陈述,且并非在交易过程中使用、单纯抗议性质,也不会在使用者心中造成任何混淆误认之虞。

图三、法国Danone案系争商标使用

数据源:2021/2/25台湾商标协会大师讲堂,许晓芬简报资料

著作权法上之戏谑仿作

若从著作权法上考量戏谑仿作,是基于对幽默讽刺文化的尊重,以及言论与表达的自由。美国著作权法将戏谑仿作放在「合理使用」的相关规范中,并未在条文上明订戏谑仿作是否为合理使用的事由或法定事项,但会从「合理使用」的要件里去思考,包括仿作的目的及性质、仿作中使用原著作占著作之数量及实际比例,以及仿作对原著作潜在市场或价值的影响,以此判断在著作权法上是否能够成合理使用的事由。

欧盟指令则不同,欧盟有制定著作权限制或例外(Directive 2001/29/EC Art. 5(3)(k)),若基于讽刺、模仿、滑稽之目的利用他人著作,会员国得制定著作权限制或例外。以法国为例,基于习惯(la loi du genre),著作权人不得禁止滑稽(parodie)、模仿(pastiche)、讽刺漫画之著作利用(caricature),法国有相当多的法院判决在讨论戏谑仿作。许晓芬强调,法国认为所有权利的例外,都是在皮肤上划一道伤口,对权利人来说是会痛的,因此在认定上要格外小心。

而英国跟美国类似,采取「合理」(Fair dealing)制度认定。英国著作权法上有法定的例外事由,但还是必须以合理方式使用。英国条文里明白列出,「为讽刺、模仿、滑稽之目的使用他人著作,不构成著作权侵害」。

图四、著作权法上之戏谑仿作相关规定

数据源:2021/2/25台湾商标协会大师讲堂,许晓芬简报资料

戏谑仿作之判断标准与界限

许晓芬认为,商标戏谑仿作的判断标准,包括基于商标法的考量,以及商标法的外部考量。基于商标法自身考量,主要在于「是否为交易过程中使用」,包括是否构成混淆误认之虞、是否影响商标功能。而商标法之外的考量因素,例如是否构成表达自由?手段目的是否相符、是否因其行为引起其他民事责任等等。台湾过去商标戏谑仿作判决比较少,且争议案件多是在贩卖商品上使用到他人商标;但在欧洲或法国很多案例是为了抗议目的,法院会讨论「是否构成商标使用」,并在判决时考量公益性质,以及消费者对该商标仿作产生的联想。台湾法院则是很在意是否构成混淆误认、是否为恶意使用,若是攀附商誉议题、影响他人商标功能,都不能以戏谑仿作来免除商标的侵权责任。

 

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作者: 吴碧娥
现任: 北美智权报资深编辑
学历: (台湾)政治大学新闻研究所
经历: 骅讯电子总经理室特助
经济日报财经组记者
东森购物总经理室经营企划

 


 





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