在第113期（单一颜色商标：台湾智财法院判决伟嘉紫色案），曾提及台湾与澳洲法院对于相同之单一颜色商标「伟嘉的紫色」是否具识别性，各有不同看法。本期及次一期则继续介绍新西兰与澳洲法院就同一绿色商标（Pantone 376C）是否清楚界定，所采取的立场差异。

图片来源 : shutterstock、达志影像

本案[1]主要涉及EBL与Frucor针对能量饮料上使用特定绿色之两项上诉争议。Frucor于2008年以单一绿色（Pantone 376C，如下图所示，后称系争商标）向新西兰智能财产局（IPONZ）注册商标，并指定使用于第32类商品「能量饮料，非可可饮料」获准（实际使用之商品名称为「V能量饮料」）。Frucor在商标说明（explanation）中提及，系争商标系「由绿色（Pantone 376C）组成，如申请所附之图样（representation）表示，以作为商品、包装或标签之主要颜色」。

由于EBL亦于自家能量饮料商品上使用暗绿色调（shade of green），为避免往后可能产生之侵权诉讼，遂向IPONZ主张系争商标注册无效以及未实际使用，惟均遭到驳回，EBL因而向新西兰高等法院提起诉讼。

本案系争商标

现行商标说明之实务作法即足以界定系争商标

「主要使用」措辞并未不当扩大保护范围

在注册无效之争议方面，首先，法院认为英国上诉法院判决Glaxo案[2]就商标界定所为之严格要求不宜适用于本案：该案要求商标界定必须精准且无任何模糊之处，而申请人Glaxo描述商标之措辞——「标识系由吸入器大部分使用之深紫色（Pantone 2587C）以及其余部分使用之浅紫色（Pantone 2567C）所组成」——可能导致其他吸入器厂商无法以各种组合方式使用Glaxo所提及之两种紫色调。其次，法院亦拒绝斟酌英国上诉法院判决Cadbury案[3]针对吉百利暗紫色商标提出之忧虑：该案认为，若是特定颜色使用被描述为「主要」（predominant）时，将可能不当扩大商标之保护范围，等同承认非主要使用独特颜色之其他特征亦属于识别性特征（distinctive character）。

法院认为，前述判决的分析都反映出某种观点，亦即标识之书面说明措辞必须能使其整体外观具识别性，因而不应该接受未详尽描述细节的标识——至少有部分原因是此类标识得以多种形式呈现非重要细节——换言之，标识的各项细节不得有所变动，且皆能使商标在使用上具识别性。

法院表示，即使界定注册所授予之保护范围存在若干困难，亦不得以此为由拒绝申请人采用包含「主要使用客观可辨之暗色调」等措辞的陈述模式（formula of words）。法院不否认，界定颜色商标之本影范围（umbra）与半影范围（penumbra）[4]可能较立体标识更为困难，但这仅是反映出商标性质不同罢了。尽管商标说明的措辞必须充分准确地指出「形成识别性特征之实际使用方式」，但并不表示申请商标时仅能采用「只使用特定单一颜色而无其他」等类措辞。

再者，法院亦不认同本案所采用之商标说明措辞必然会导致「以单一申请案取得多种标识之商标权」如此结果，前述陈述模式其实旨在排除他人于类似商品上主要使用特定之暗绿色而已。理论上，采用该陈述模式之措辞可能缩减本影范围（umbra），而在半影范围（penumbra）则需证明商标之相似性系出自欺瞒（deceptive similarity），惟无论如何，这些论述都无法作为禁止以此类措辞说明商标之理由。

识别性特征为「系争商标之主要使用」

法院强调，本案中商标描述之实务作法即足以充分明确地界定颜色商标，而申请人的主要责任在于证明特定颜色具备识别性。尤其是，本案并无必要采纳Cadbury案那般严格的解释，只要解释为注册仅赋予特定「独特颜色之主要使用」（predominant use of the distinctive colour）商标保护即可，至于包装其余部分则属无关紧要，不致于增减商标之保护范围。总言之，本案仅有单一识别性特征，亦即系争商标Pantone 376C在包装上之主要使用，纵使实际上可能需确认竞争对手是否于容器或包装主要使用该颜色，惟并不因此产生系争商标界定明确与否之疑虑。

至于澳洲联邦法院判决Frucor案[5]，法院认为其客观情况与本案不同而不宜援引：在该案，Frucor虽主张使用的独特颜色为Pantone 376C，但所提交之颜色样本却非该颜色，由此产生的歧异当然必须由Frucor负责而不应准予注册。相对地，Frucor在本案申请商标时之书面描述为Pantone 376C，且所提交样本也确实为该颜色，并无不一致之情事发生。

「更正」才是解决色卡与系争商标不一致之最佳作法

关于EBL主张撤销系争商标的上诉请求，主要是源自登记簿上色卡颜色与Frucor实际使用之颜色存在歧异[6]。根据IPONZ实务指南第4.3.1节，申请颜色商标时必须：

1. 提交颜色图样，或
2. 使用广为人知且易于取得之颜色标准描述颜色，例如Pantone色彩系统。

而商标描述亦应包括商品或服务（将）如何使用颜色之信息，例如「商标为蓝色（Pantone xxx），如申请所附之图样表示，系应用于商品外部表面」。

法院表示，在其他条件不变之情况下，应以色号（code of colour）与颜色之书面描述为准；尽管普罗大众可能受到登记簿上错误的颜色样本所误导，但竞争对手若想确认Frucor使用何种绿色，仍必须检视登记在案的Pantone色号。因此，即使Frucor未能及时更正颜色不一致之错误——在2009-2011年IPONZ向Frucor提供的法规遵循报告中，即显示与原始样本不同的较暗绿色，而Frucor至判决时前不久方提出更正申请——然为解决此类颜色替换（transposition）的系统性问题，最佳方案应是「更正注册内容」，而非剥夺系争商标所有人之商标权，更不该认为Frucor仅能就（其曾有意使用之）较暗绿色主张保护。总言之，法院认定Frucor于相关期间内确实持续使用Pantone 376C作为商品的主要颜色（predominant colour），并无未实际使用之问题。

结语

在英联邦成员国的判决中，参照其他成员国法院见解往往是裁决争议的重要论据之一，但如本案拒绝援引也并非罕见——纵使法制相近，客观条件雷同，各法院所抱持的观点与价值也可能大相径庭——相较于英澳，新西兰高等法院显然采取宽松的态度判断商标界定问题。

根据台湾现行审查基准，为避免因扫描、转文件等程序作业后产生色差（尤其是单一颜色商标），申请人得在商标描述中以国际通用的颜色辨识系统界定所欲注册保护之颜色，不过已删除1994年审查基准中解决歧异之原则，亦即「商标及其描述应共同清楚界定构成商标所有细节的部分且彼此一致，若描述内容之颜色与申请书所示者不同，应以申请书为准」，故如遇本案情形将作何处理，恐有疑义。

在第113期，法院亦就色差问题质疑涉讼标识之独特性或识别性，而根据检索数据库，Mars Inc在提交「伟嘉的紫色」与「宝路的黄色」申请案时似未提供Pantone色号或其他色彩表示式，以结果而论，色差之责任显然是由Mars Inc承担。

备注：

好消息～北美智权报有微信公众号了！ 《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析，以及产业与技术新知等等。 立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices ～欢迎读者分享与转发～

【本文只反映专家作者意见，不代表本报立场。】