第119期
2022 年 09 月 28 日
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单一颜色商标:英国高等法院Cadbury案判决
许慈真/北美智权报 专栏作家

2013年的诉讼结果失利,为英国糖果制造商Cadbury长久使用的单一紫色商标(Pantone 2685C)敲响警钟(参见第43期:颜色商标的各国重要案例)。只不过,即使Cadbury后来尝试挽救更早申请之另项商标有效性,仍不敌先前诉讼挫败带来的冲击。

英国糖果大厂Cadbury UK Limited继2013年诉讼失利后(该案涉讼商标为No.2376879,后称879商标),意识到更早于1995年注册、且商标描述与879商标类似之单一紫色商标(No. 2020876A,色号同样为Pantone 2685C,后称系争商标)其有效性可能同样遭受挑战,因而于2014年要求商标注册官(Registrar of Trade Marks)删除导致商标无效之描述内容,惟最终仍遭高等法院衡平法庭(The High Court of Justice, Chancery Division)驳回其上诉主张。

在本案[1],主要争议在于「商标注册官能否同意透过商标变更申请,删除经判定使注册商标无效之部分描述」。Cadbury对此问题提出三项主张:

  1. 备补法官(deputy judge)错误解读系争商标系由两项替代性描述(as alternatives)构成:(1)应用于商品包装上整体可见表面之紫色;(2)应用于商品包装上整体可见表面且作为主要颜色(predominant colour)之紫色。
  2. 备补法官误认为前述描述(2)涵盖未知数量之颜色呈现方式,因而不符合商标法(Trade Marks Act 1994)第41(2)条规定[2]。这与是否满足同法第1(1)条商标定义系不同问题。
  3. 备补法官不该拒绝Cadbury依据商标规则(Trade Mark Rules 2008)第28(5)条删除前述描述(2)。因为该规定系允许删除系列商标中之部分商标,不问其是否符合系列商标之注册条件。

本案系争商标(Pantone 2685C)

系列商标存否并非仅以注册形式为准

经历一番澄清(clarify)后,Cadbury将系争商标指定使用之商品范围限缩至「条状或片状巧克力」,且于描述中表示该商标「 系由申请表所示之紫色(Pantone 2685C)构成,应用于商品包装之整体可见表面,或应用于商品包装之整体可见表面且作为主要颜色」。不过,Cadbury始终未填写TM3表格上有关系列商标数量之字段。尽管如此,Cadbury仍于2014年主张系争商标之描述实际上包含两项系列商标,要求商标注册官删除后者「应用于商品包装之整体可见表面且作为主要颜色」而保留前者。

关于本案是否存在系列商标,法院表示,有无填写TM3表格上之商标数量并非注册系列商标与否之决定性事实,而且是否有权删除部分商标亦不以合法注册之商标为限,整个问题的关键点在于:该如何解释注册簿上之系争商标注册内容。亦即,系争商标究竟是描述不够精确之单一商标(因而将遭拒绝),或者是,涵盖两项以上之系列商标?显然,唯有后者解释结果才存在商标变更之余地。

以「主要颜色」措辞描述商标确实失之精确

欧洲法院关于颜色商标界定之指示

根据欧洲法院判决[3],纵使未经「空间界定」(spatially defined),单一颜色仍有机会注册为商标,惟其图示必须符合清晰、精确、完备、易于取用、容易理解、持久且客观等条件。鉴于颜色通常为事物之普通属性(simple property),单凭本身难以作为标识,往往需透过其使用情境(包括显现之位置及方式)明确界定其作为标识之环境条件,亦即藉此限缩注册范围,因而不难理解为何抽象颜色不容易符合清晰、精确等条件。

欧洲法院进一步指出,若是抽象指定且无轮廓之多种颜色或颜色组合,其必须以预先决定之一致化方式,系统性地安排并结合相关颜色,方能构成标识;如果仅是单纯并列颜色且无任何形状或轮廓,或者仅是「以各种可想象之方式」(in every conceivable form)提及多种颜色,均不符合欧盟商标指令第2条所要求之精准与一致性。

系争商标应为单一商标,但其描述不够精确

1. 从商标描述措辞解读
法院指出,系争商标之描述一开始使用「商标系由⋯⋯紫色构成」等语,就语言习惯而论,其实便是倾向注册单一商标。即使后头以「或」连接陈述,也与此项意图无矛盾之处;况且,从其他注册内容或用语观察,亦无指向系列商标之任何迹象。

简单来说,是Cadbury太过强调商标描述中出现之「或」字。在解释上,紫色覆盖整体可见表面不过是「作为主要颜色」之极端事例。因此,法院认为,整段描述极为清楚地表示以紫色作为主要颜色,只是为免疑义,陈明涵盖并无其他可见颜色之情形

2. 从Cadbury主张逻辑解读

法院表示,一旦赞同Cadbury对商标描述所为之语法分析,将导致各种不同呈现形式皆可构成不同商标,「主要颜色」一语等同涵盖大量或是未知数量的各种标识;然而,若按此逻辑,系争商标不该仅只注册两项系列商标,而是包括未知数量之标识才对。法院认为,查阅注册簿之人不可能得出此番结论,相对地,应会认为商标描述涵盖之不同呈现形式乃是就单一商标所为之概括性且不精确(generalised but imprecise)说明而已,并非代表个别商标。

其次,或有认为既然得依据商标法第41条规定,在同一申请案中注册彼此无关之整批(job lot)标识(且仅需支付一次费用),Cadbury是否可能据此主张放弃「应用于整体可见表面」以外之所有商标?法院同样予以否定。因为,按前述之相同逻辑,很难理解为何查阅者会认定注册官仅允许注册两项商标,而非未知数量之标识;同样地,其应会认为涉讼申请案系以违反清楚且明确(clarity and precision)之方式注册单一商标。

3. 问题症结仍在于「主要颜色」

就结果而言,法院否定Cadbury所称「存在两项商标」之主张,并赞同商标注册官之观点,认定系争商标之注册并不符合系列商标要件。理由是:纵然「整体表面」之措辞堪称明确,唯一旦允许紫色作为「主要颜色」,将导致该注册范围涵盖极其不同且差异甚大之各种呈现形式,包括条纹、斑点、位于中央的大型圆点或其他形式,而这些形式确实无法符合系列商标要件,亦即商标法第41(2)条所称之各标识「在重大细节上彼此相似,且仅在不明显影响商标身分之非显著性特征上有所差异」。又依据判例解释[4],商标身分上之同一必须包括视觉、听觉及概念三方面。因此,这些形式终将构成不同之商标身分,自然无法归属为系列商标。

法院特别点出,或许大众会同情Cadbury其实是因为遵守相关指南(系指「颜色商标之特别注意事项」(Special Notice on Colour Trade Marks" in the Trade Marks Journal))而导致违反商标法规定[5],但若接受Cadbury之解释,注册官势必难以进行商标审查,因此,Cadbury务必要阐明其所欲独占之商标型态。

结语

关于「主要颜色」之描述措辞是否可行,英国、澳洲、新西兰、乃至于欧盟判决之看法显然各有所立论。无论如何,据报导[6],当Cadbury了解1995年注册之系争商标无法执行后,毅然决定放弃,选择以未注册权利继续保护其独特之单一紫色商标。

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

作者: 许慈真
学历: (台湾)辅仁大学外语学院财经法律翻译学程
(台湾)辅仁大学法律学系博士
(台湾)辅仁大学财经法律学系硕士
(台湾)辅仁大学法律学系学士
专长: 智慧财产权、法律翻译

 


 





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