在北美智权报128期《没有人可以独占条纹图案的设计：纽约地院2023年Adidas v. Thom Browne案判决》一文中，陪审团认为虽然同为条纹设计，但Adidas与Thom Browne的产品实际上不会造成混淆，因为两者的售价及目标客群完全不一样，因此一致认定Thom Browne没有侵权，否决了Adidas的损害赔偿请求。然而，在2023年的Hermès v. Rothschild案中，陪审团却认为虚拟的数字Birkin柏金包不是艺术，而是会与实体Birkin柏金包造成品牌混淆的商品，裁定 Rothschild要向Hermès支付110,000美元损害赔偿，因其透过销售 MetaBirkins NFT侵犯了Hermès商标权。

2023年2月8日，奢侈时尚品牌Hermès (爱马仕) 赢得了针对非同质化代币 (NFT) MetaBirkins 创造者Mason Rothschild的商标诉讼，此判例是第一个根据国家知识产权法（IP Law）试探NFT艺术表达底线的法律案件。

一个由9名成员组成的陪审团裁定被告Rothschild向原告Hermès 支付110,000美元及23,000美元，分别作为侵犯该奢侈品牌商标以及域名抢注的损害赔偿费用。Hermès成功主张Rothschild侵犯了其 Birkin柏金包的商标，该系列手提包的市场价格高达 500,000美元。Rothschild于2021年推出了 MetaBirkins NFT系列商品，其中包含一系列100张蓬松人造皮草造型柏金包的数字图像，该系列 NFT以约价值790,000美元的以太币成交。

案件背景

Hermès于1984年开始销售Birkin柏金包，现在在市场上被认为是该品牌的主打产品，也是尊贵身份的象征，每个Birkin柏金包市场价格可以高达数万美元。凭借类似公文包的外型和标志性的锁扣，Birkin柏金包成为有史以来最著名的手提包设计之一。Hermès分别于2004年及2009年注册了Birkin柏金包的文字及立体商标（如图1及图2所示）。

图片来源：USPTO Hermes Trademark Search Report

图2. Hermès于USPTO申请的Birkin柏金包立体商标

图片来源：USPTO Hermes Trademark Search Report

创作艺术家Mason Rothschild于 2021年开始在他的网站[1]上销售 MetaBirkin 的NFT；此外，他一个宣传NFT的 Instagram 账户也拥有超过 18,000 名粉丝。Rothschild除了以每张约 450 美元的价格出售了100个NFT外，也获得了二次销售（secondary sale）的 7.5% — 估计共赚取了约 125,000 美元。其实在MetaBirkin之前，Mason Rothschild已推出过另一款NFT Baby Birkin；这是一款被《Forbes》 和《Vogue》杂志报导的 NFT[2]，在拍卖会上以 5.5以太币的价格售出[3]。

图3. Mason.Rothschild的Baby Birkin NFT

图片来源：Baby Birkin by Mason.Rothschild，Basic Space

Hermès于2022年1月14日对Rothschild提起诉讼，主要是因为Hermès观察到一些媒体错误的将MetaBirkins认定为Hermès官方认可的项目，很多人购买MetaBirkins NFT的唯一原因是因为 Birkin 的名字，错误暗示与Hermès存在联系。Hermès指出，尽管该公司目前尚未有发行或销售NFT，但这一直是在Hermès的计划中，而 MetaBirkins的出现损害了其进入NFT领域的能力。Hermès的法律代表向陪审团指出， 如果Hermès想把其Birkin柏金包带进NFT领域，人们总会想到MetaBirkins。

图4. Mason.Rothschild的MetaBirkin NFT 系列 (部分)

照片来源https://metabirkins.com/

罗杰斯测试法与拍立得因素

另一方，在整个案件中， Rothschild的代表律师辩解说其 NFT 是受第一修正案保护的艺术品，与Andy Warhol著名的金宝汤罐头 (Campbell) 丝网印刷产品是一样的。Rothschild还辩解，在他的NFT系列名称中包含了「Meta」，这让他的艺术作品和时尚品牌之间有足够的区隔性，并增加了其NFT作品的艺术价值。但Hermès完全不同意，认为这是对Hermès商标的明显侵权。

在庭审中，Hermès引述了新闻报导，报导谎称MetaBirkins与Hermès有关联或获得Hermès认可，这左证了NFT 艺术作品与实体商品会引起混淆的说法。此外，Hermès也邀请了一名专家证人进行了的一项调查，该调查发现潜在NFT买家对MetaBirkins与Hermès的净混淆率高达18.7%。

在陪审团作出裁决之前，法官 Jed S. Rakoff向陪审团点出了案件中的关键议题：包括罗杰斯测试法　(the Rogers test)及拍立得因素(Polaroid factors)。

Rothschild主要提出的论点是MetaBirkins适用于罗杰斯测试，该测试起源于 1989 年的Rogers v. Grimaldi案[4]，罗杰斯测试多年来已被许多法院引用，采用其理据来保护商标在创造性表达作品中的使用。这项法律测试表明，如果艺术家是在进行艺术表达，而不是仅仅销售商品，并且不会误导消费者，他们将免受商标侵权之责。

Rakoff法官在书面意见中确定了罗杰斯测试在此案中的适用性，因为NFT数字图像描绘的Birkin柏金 包上面覆盖着动画、彩色毛皮，表明了它们源自一种艺术表达形式。其中有些手提包的设计很复杂，像是包含了蒙娜莉萨和艺术家鲍勃罗斯的画作。然而，这并不代表Rothschild就可以免责权，因为需要证明这不会造成消费者混淆。

虽然Rothschild在媒体采访中称MetaBirkin此一作品是一件「评论 Birkin柏金包对现代社会影响的工具」，但 Hermès却指出，从Rothschild个人短讯息中可以证明这位艺术家正利用 Birkin品牌来获利，因为他在个人短讯中表示「我们正坐拥一座金矿（We are sitting on a goldmine.）。」Rakoff法官在意见中直接表明「一个通情达理的陪审员可以得出结论， Rothschild德声称他将 MetaBirkins 视为艺术创作是捏造的说词。」（A reasonable juror could conclude that Rothschild’s claims that he viewed MetaBirkins as a largely artistic endeavor is a fabrication）最终， Rothschild无法说服陪审团他的NFT是不会造成混淆的艺术创作。

此外，因为Rothschild将域名「metabirkins.com」作为提供NFT商品的网站，故Hermès同时主张域名抢注请求权获胜，Rothschild被判赔23,000美元。（域名抢注 Cybersquatting 指有人采用一个与知名品牌或公司名称极为相似的网址，试图混淆消费者赚取意外流量并从中牟利。由于Hermès与Birkin均为知名品牌，因此主张域名抢注获诉。）

备注：

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