2023年6月8日，美国联邦最高法院Jack Daniel v. VIP一案判决终于出炉，针对商标侵害、Rogers测试以及合理使用之适用关系表示意见。然而，本案是否构成侵权，仍待下级法院重新审理加以认定。

图片来源 : shutterstock、达志影像

本案[1]初审被告Jack Daniel's Properties, Inc.（以下简称JDPL）曾于2020年请求联邦最高法院签发调卷令以继续审理，最高法院随后于2021年驳回请愿，案件发回地区法院重审。

地区法院改为有利初审原告VIP Products, LLC（以下简称VIP）之简易判决，联邦第九巡回上诉法院予以维持，JDPL因而于2022年8月再度请求续审。这一回，最高法院同意审理，并作成以下两点重要指引：

(1) 标识若作为来源辨识之用，即不会启动Rogers测试[2]。
(2) 标识若作为来源辨识之用，即无合理使用问题。

上述两点均关注着「商标之使用方式能否指示来源」此一问题，而这正是兰哈姆法（Lanham Act，15 U. S. C. §1051及以下规定）的规范核心。

整体而言，最高法院赞同地区法院见解，认为第九巡回上诉法院对于Rogers测试及合理使用之解释与适用有所违误，故废弃该判决（请参考北美智权报81期《这不是杰克丹尼尔！从VIP Product v Jack Daniel's谈商标嘲讽》）并发回重审。惟应谨记的是，最高法院判决并未检视Rogers测试妥适与否，或者「非商业使用」例外之排除范围为何。

混淆误认与Rogers测试之豁免

● Rogers测试之适用前提

最高法院指出，诚如第二巡回上诉法院所言，Rogers测试非属于一般性法则，而是源发自特定情境：亦即，鉴于艺术作品标题具有展现第一修正案价值（First Amendment values）的表达性元素，而「有一定艺术相关性」且「未使消费者误认作品来源或其内容」，故得以排除混淆误认之虞原则之适用。但除此以外，产品名称其实大多用于指示来源，消费者亦是如此认知。

就后续各法院适用情形观察，无论是援引成功之Mattel v. MCA Records (296 F. 3d 894)，抑或是援引失败之Harley-Davidson v. Grottanelli (164 F. 3d 806)，成败关键均在于「是否以『指示来源』之方式使用标识」；换言之，唯有当标识仅传达「非来源辨识」的讯息时，Rogers测试才有机会登场。

● 标识兼具指示来源与传达讯息之功能

最高法院指出，第九巡回上诉法院之所以误认为本案侵权控诉必须跨越Rogers测试门坎，主要理由在于，其认定VIP之系争商品「Bad Spaniels Silly Squeaker」系传达出嘲讽、幽默讯息而属于「表达性著作」（expressive works）。

实际上，若是循第九巡回上诉法院的逻辑，将大幅且不合理地缩减混淆误认之虞原则之适用机会。原因是，标识在指示来源之际，亦能用于传达各式各样讯息，包括政治理念、产品渊源（例如Frangelico Liqueur酒瓶系仿造传教士外型设计，暗示该产品之来源故事）等，两者功能并不互斥 — 以本案为例，VIP不仅使用标识「Bad Spaniels」作为来源指示，也藉此嘲讽、取笑JDPL的产品 — 这正是商标使用之常情，而非特例。

最高法院进一步澄清，「分析有无混淆误认之虞」此举并非意味着否定系争标识「Bad Spaniels」的讯息表达功能；反而，该嘲讽事实在混淆误认之虞判断上极其重要，因为消费者不太可能认为产品制造商会挖苦、恶搞自家产品。

如同评论所云[3]，第九巡回上诉法院显然过度扩张Rogers测试之适用范围，使其几乎无所不包，原因是各类名称、短语、符号、设计及其组合多半都含带着「无涉来源」的表达性讯息（expressive messages）。该适用结果明显非立法者所乐见。

● 第一修正案之真意

针对保护表达自由，最高法院作出两点厘清：首先，第一修正案并未要求以Rogers测试作为门坎，实际上，适用混淆误认之虞原则便能充分保障表达自由之公共利益。

其次，即使是表达性著作，仍须受混淆误认之虞原则拘束。只不过，若是刻意语带「嘲讽」，通常不会致生混淆误认，毕竟「自我解嘲时有所见，但自我挖苦鲜少发生」（Self­ deprecation is one thing; self­ mockery far less ordinary.）。
最高法院同时指出，嘲讽必须宛若重现原作（被嘲讽对象），使其批判之风趣旨意清晰可辨；而嘲讽也必须制造对比，突显其讥讽或尖锐的幽默讯息。

总言之，既然VIP承认其拥有并使用标识「Bad Spaniels」及相关商业外观，自然无法援引Rogers测试，使其商标使用行为免于侵权审查。

商标淡化与合理使用之豁免

第九巡回上诉法院之所以认为本案不构成商标淡化（dilution），理由是VIP使用标识之手法同时也蕴含幽默意味，故属于「非商业使用」（纵使用以销售商品亦无妨），得主张兰哈姆法第§1125(c)(3)(C)条之合理使用。

但若依此解释，非商业使用之例外范围将会不当扩大至涵盖「所有」嘲讽或幽默批判（不问是否以此作为来源指示），形同废除立法者针对合理使用规范所设之限制。

故最高法院指出，非商业使用与嘲讽、批评、评论、幽默或其他表达之豁免同样受有限制，解释上应参照兰哈姆法第§1125(c)(3)(A)条，以「非供作个人商品或服务来源指示之用」（as a designation of source for the person’s own goods or ser­vices）作为前提要件；换言之，只要作为商标使用，无论是同时表达嘲讽、批评或评论，均无法免除被认定淡化 （本案为污损（tarnishment）类型）之风险。

总言之，并非所有嘲讽均能豁免淡化之侵权责任，必须视其使用方式而定。

协同意见书

● Sotomayor法官与Alito法官之观点

该意见书指出，尽管原告常援引问卷调查作为有力证据，但这仅是判断混淆误认之虞的考虑因素之一；且法院亦应检视其调查方法与代表性，尤其是在处理嘲讽与涉及第一修正案之争议时，调查结果可能反映出消费者对法律规范的误解 — 例如在本案，便出现「消费者认为被告必须获得原告同意方能仿制其产品」此类答复 — 原告也可能透过问卷设计，诱使消费者思考实际生活中不会发生的复杂法律问题，并以此结果主张构成混淆误认。

再者，尽管其他因素判定不致发生混淆误认，但若仍是过度重视上述有失妥当的问卷调查，便可能严重威胁嘲讽的生存空间 — 毕竟，大品牌拥有丰富资源，有能力否决令人不快的嘲弄行为。

因此，法院务必确保其他考虑因素不被问卷调查所替代（这些因素可能更能准确呈现市场上的实际消费者体验），并且留意刻意制造混乱的问卷调查方式。

● Gorsuch法官、Thomas法官及Barrett法官之观点

该意见书表示，Rogers测试仍有不少疑问尚待解决，例如，其是否为第一修正案所要求，或仅是作为兰哈姆法之诠释？抑或是因应回避宪法问题法则（constitutional-avoidance doctrine）而生？因而提醒下级法院，务必谨慎看待Rogers测试之适用。

结语

经联邦最高法院本次判决厘清后，「商标使用」在平衡商标权保护以及言论自由保障两者上的关键地位更为明确，足以有效防止侵权豁免之排除范围无限制扩大。而依判决结果推测，尽管系争标识应不至于构成混淆误认之虞，但面对无需混淆误认证据的淡化指控，仍不无构成侵权之可能 — 企业若想循类似手法吸引消费者关注，务必留心此点风险。

备注：

好消息～北美智权报有微信公众号了！ 《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析，以及产业与技术新知等等。 立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices ～欢迎读者分享与转发～

【本文只反映专家作者意见，不代表本报立场。】