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本案[1]初审原告VIP Products, LLC（后称VIP）是设计、生产并销售一系列名为「Silly Squeakers」犬用橡胶玩具的厂商，该系列仿自各种知名饮料瓶装外观[2]，并以狗元素做出调侃幽默的改造；例如2013年推出的系争商品「Bad Spaniels Silly Squeaker」，外观即与初审被告Jack Daniel’s Properties, Inc.（后称JDPL）经典商品「Old No. 7 Black Label Tennessee Whiskey」雷同，但以「Bad Spaniels」（坏坏西班牙猎犬）取代「Jack Daniel’s」、以「Old No. 2 on Your Tennessee Carpet」（您田纳西地毯上的陈年2号）取代「Old No. 7 Tennessee Whiskey」、以「100% SMELLY」（绝对难闻）取代酒精含量说明「43% POO BY VOL」等。而系争商品上另贴附「本商品非产自Jack Daniel酒厂」等文字的卷标。

VIP指出，其推出Silly Squeakers系列商品之用意在于「反思狗在人类生活中的人性化」，并表示其「极为严肃看待此一构想」。自2007年至2017年为止，Bad Spaniels Silly Squeaker销售数量已逾百万个之多。

2014年，JDPL要求VIP停止销售系争商品，VIP遂向亚利桑那联邦地区法院提起诉讼，请求法院确认该商品未侵害或淡化JDPL的商标权，抑或确认JDPL的商业外观（trade dress）及酒瓶设计（后合称系争包装）不受保护，并且请求撤销JDPL瓶身设计的注册保护（No. 4106178，后称系争商标）。JDPL则提起反诉，指控VIP构成兰哈姆法（Lanham Act，15 U. S. C. §1051及以下规定）第1114(1)条与第1125(a)(1)条之商标与商业外观侵权，以及第1125(c)条之商标与商业外观淡化。

并且判决JDPL胜诉及核发永久禁制令，禁止VIP采购、制造、广告、宣传、展示、运送、进口、要约销售、出售或经销系争商品。

VIP不服，向联邦第九巡回上诉法院提起上诉。上诉法院最终做出部分维持（系争商标有效性）、部分无效（商标侵权）、部分撤销（商标淡化及永久禁制令）初审判决并发回更审的决定，各争点讨论分别如下。

尽管JDPL酒瓶有多项同为其他威士忌公司惯用的个别元素，但其商业外观是由酒瓶与卷标元素（例如「Jack Daniel’s」与「Old No. 7」文字标记）组合而成，根据先前判决见解，保证由特定实体生产、赞助或认可的产品设计若加入任意性装饰，即非属功能性。故上诉法院认为，就整体特征而言，初审法院认定系争包装具识别性且非美感功能性（Aesthetic Functionality）并无违误，其确实可受保护。
再者，鉴于注册是推定商标有效性的表面证据，VIP不仅未成功推翻系争商标之识别性与有效性，也未能证明各项元素（包括「Jack Daniel」签名浮雕设计）在整体观察上系属于功能性或欠缺识别性。

上诉法院认为，尽管系争商品模仿系争包装，但彼此间仍有极大区别，包括系争商品上的西班牙猎犬图像及卷标文字；正因双方标识并不相同，故初审法院认定VIP不得主张指示性合理使用并无违误。

上诉法院表示，商标侵权的核心为混淆误认之虞测试，这也是平衡第一修正案与商标保护的重要机制，然而，涉及争议的若是「艺术性表达」，该测试可能难以充分衡量自由表达所蕴含的公共利益。因此，表达性著作适用兰哈姆法必须符合Rogers v. Grimaldi案[5]建立的任一项前提条件，亦即，原告必须证明被告使用特定标识系：

再者，为判断作品是否具表达性，需视其是否旨在「交流思想或表达观点」而定。当然，该作品既不必达到旷世巨作那般艺术成就，也不因用于商业销售而认定为不具表达性。

上诉法院先前曾为贺卡用语是否属于表达性著作而大伤脑筋[6]：该案判决最终认定，被告将「Honey Badger Don’t Care」或「Honey Badger Don’t Give a Shit」[7]等文字与节日名称并列于卡片上，该卡片虽无极高的艺术创作性，但透过「蜜獾挑衅但冷漠的发言」与「具重大意义节日」两者并列（juxtaposition）之手法，传达出幽默讯息，便属于第一修正案所称之表达性著作。

同样地，系争商品利用文字游戏，将系争包装上的正经信息替换成傻里傻气的短语，例如将「Old No. 7 Brand」变成「The Old No. 2」，制造出「以无礼方式表示特定标识」与「商标权人所创作理想化形象（idealized image）」的并列效果。而这些不必太当真的商业及商品图像，虽不具高度艺术性，但已蕴含幽默意味，正是受到第一修正案保护的表达性著作。

上诉法院进一步指出，系争商品确实藉由崭新表述方式、或赋予崭新意义或讯息等手法，转变原本著作，诙谐戏谑地诠释JDPL在酒瓶上彰显的各项元素。至于VIP是利用犬用玩具或其他形式传达该幽默讯息，都无关紧要，因为这仅是表达的一种媒介而已。

联邦第四巡回上诉法院曾于LVM v. Haute Diggity Dog案[8]判决指出，被告的犬用玩具外型大致模仿原告小型手提包设计，其名称「Chewy Vuiton」（耐嚼的沃顿）与「LOUIS VUITTON」发音类似且韵尾相同，花押文字「CV」则模仿LV商标，配色也相仿；尽管如此，任何人均会同意该玩具并非LVM标识的理想化形象。故法院最终认定，被告商品无疑是LVM手提包及其标识与商业外观之成功的戏谑仿作（successful parody），不构成侵权。须注意的是，该法院当时尚未采纳Rogers测试，因此，是以「混淆误认之虞」作为裁判依据，而非「第一修正案」。

回到本案。系争商品既然属于表达性著作，但初审法院判断侵权与否之前，并未要求JDPL证明Rogers案任一前提条件，因此，上诉法院认定有关商标侵权之裁判部分为无效，要求初审法院依据Rogers测试重新判决。此外，上诉法院表示，即使JDPL成功通过Rogers测试，仍必须证明VIP使用构成混淆误认之虞，而是否适用混淆误认之虞的各项考虑因素，则取决于被告产品及标识有多大程度属于成功的戏谑仿作。

根据兰哈姆法第1125(c)(3)(C)条规定，非于商业上使用特定标识，并不构成商标淡化之污损类型。先前判决指出，特定言论（speech）若不单是为促成商业交易，而是包含某些受保护的表达内容在内，即不具备商业性质（noncommercial），换言之，即使为销售商品而使用特定标识，仍可能非属商业上之使用[9]。

有鉴于此，上诉法院认为VIP虽是模仿系争包装来销售系争商品，但其使用标识之手法同时也蕴含幽默意味，而这正是受第一修正案保护的表达内容，自当不构成商标淡化。

本案再度让「第一修正案的保护伞范围」这议题成为瞩目焦点。继JDPL于2020年9月15日提出请愿，请求最高法院签发调卷令（writ of certiorari）以继续审理本案后，包括酒精饮料产业协会、Campari America LLC、Constellation Brands, Inc.、Campbell Soup Company等利害关系者纷纷提交法庭之友意见书——显然，此次诉讼不仅是JDPL个人战役，也是其他饮品厂商在意的战场。很可惜的是，最高法院已于2021年1月11日驳回此项请愿，因此，暂时无法得知上诉法院的见解是否恰当。

VIP Prods. LLC v. Jack Daniel's Props., Inc., No. 18-16012 (9th Cir. Mar. 31, 2020).
例如图表中仿自「Mountain Dew」的「Mountain Drool」（山流口水）。
此抗辩事由源自联邦第九巡回上诉法院New Kids on the Block v. News America Publishing Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1991)一案判决，被告必须证明：(1) 若不使用原告商标便无法辨识原告产品或服务；(2) 使用方式以辨识产品或服务之合理必要程度为限；以及 (3) 并未以任何方式暗示其与商标权人有所关联。
第一修正案禁止国会立法：建立国教或妨碍宗教自由；剥夺言论自由或新闻自由；剥夺集会自由；以及禁止向政府请愿。旨在保障宗教自由、表达自由及公众取用信息的权利。
Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).
Gordon v. Drape Creative, Inc., 909 F.3d 257 (9th Cir. 2018).
这两句出自国家地理频道蜜獾纪录片旁白（https://blog.nationalgeographic.org/2011/11/04/honey-badger-dont-care-but-we-do/），后来成为网络影片中爆红的短语。
Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007).
Nissan Motor Co. v. Nissan Comput. Corp., 378 F.3d 1002, 1017 (9th Cir. 2004).