美国最高法院1952年曾判决，在某些情况下，美国商标法可以管到境外的侵权行为。此后，下级法院分别发展出不同标准。2021年美国第十巡回法院判决，被告在欧洲的商标侵权须赔偿美国原告约9600万美元[1]。被告上诉后，2023年6月29日，美国最高法院对作出Abitron Austria GmbH v. Hetronic Int'l, Inc.案判决，认为下级法院发展出来的标准不妥当，应该以「美国境内商业上的侵权使用」作为判断基准，决定是否适用美国商标法。

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1952年的Steele v. Bulova Watch Co.案

美国最高法院在1952年的Steele v. Bulova Watch Co.案[2]，曾经提出过联邦商标法的境外效力问题。当时最高法院认为，联邦商标法确实可以在某些时候，适用于境外行为。该案中，由于被告是美国公民，且其在美国购买了部分侵权零件出口到墨西哥组装，而其假冒的「Bulovas」手表又流通回美国；其产品可能会对美国的Bulovas公司的商誉产生影响[3]。因此，最高法院认为，从本案的事实来看，被告的行为可以适用美国联邦商标法[4]。

在1952年Steele案以来，到底哪些涉及跨境侵权的案件可适用美国商标法，各巡回法院发展出不同的标准来加以判断。

第十巡回法院判决欧洲侵权判赔美国原告9600万美元

本案的当事人一方为美国公司Hetronic公司，另一方为六家外国公司，合称Abitron公司。Hetronic在美国俄克拉荷马西区地区法院提告Abitron，认为其侵害自己的商标，构成混淆误认。最重要的是，Hetronic请求的赔偿金，包含Abitron产品在全球销售造成的损害。Abitron 则认为，Hetronic请求的范围，属于美国境外事务，不在美国商标法适用的范围。

地区法院驳回Abitron的主张，而陪审团决定判赔Hetronic赔偿金，其中9600万美元归咎于Abitron在境外使用Hetronic商标造成的损害。地区法院也核发永久禁制令，禁止Abitron在境外使用Hetronic商标。

上诉后，第十巡回法院限缩禁制令的范围，但维持赔偿的金额，认为美国商标法的效力及于所有Abitron的境外侵权行为[5]。

Abitron上诉到最高法院，最高法院于2003年6月29日作出判决，推翻一、二审判决。Alito大法官撰写的多数意见认为，美国商标法的损害赔偿范围只及于「国内商业上的侵权使用」（infringing use in commerce is domestic）[6]。

最高法院建立的境外效力的判断标准

Alito大法官指出，「无境外效力之推定」是一个长期以来的原则。上述推定有二个步骤。

一、该法规本身是否直接管到境外事项。亦即，美国国会是否明确无误地指示，该法条应适用在境外行为。如果美国国会提供了此种指示，那么该法条就有境外效力。

二、如果没有该指示，则要进入第二步骤。亦即，个案的适用上，是否将境外行为当成是该条文的国内适用（domestic application）。关键在于，确认相关条文背后国会关注的「焦点」，且判断「与该焦点相关的行为是否发生在美国境内」[7]。

Alito大法官强调，并非找到「焦点」就好，之前的判决先例强调，要探究「与该焦点相关的行为是否发生在美国境内」[8]。因此，要证明所请求涉及「条文的国内适用」，原告必须证明，与该条文焦点有关的行为乃发生在美国境内。

美国商标法第1114条(1)(a)或1125条(a)(1)没有明确指示可适用境外

Alito大法官指出，美国商标法第1114条(1)(a)或1125条(a)(1) ，都只提到禁止可能会造成混淆误认的「商业上使用」，没有明确规定境外适用，也没有任何其他清楚迹象显示，其属于可适用于境外的「罕见条款」。

因而，必须进入第二步骤的判断，亦即，请求赔偿是否属于该条文的「国内适用」？Alito大法官认为，适当的标准应该是关注「与该条文焦点有关行为的地点」（location of the conduct relevant to the focus）。 但本案双方的辩论只关心该条文的「焦点」，而没讨论「与焦点有关的行为」。

系争条文适用的焦点是「商业上的侵权使用」

Alito大法官强调，一条文「允许的国内适用」应该是关心「该与该焦点有关的行为的地点」。而系争条文中「与焦点有关的行为」应该是「商业上的侵权使用」。

这可从两个条文的文字和上下文看出，两个条文都禁止对一受保护商标「可能造成混淆误认」的未授权「商业使用」。换句话说，国会禁止在某些条件下在商业上使用该商标。诚然，该行为必须产生足够的混淆风险，但混淆并非一个独立的要件；相反，其只是违规使用的一个必要特征。

由于国会将赔偿责任建立在一个特定行为上，亦即一种特定的商业上使用类型（会造成混淆误认的商业上使用），则该特定行为就是该条文中「与焦点有关行为」。

什么是商业上的侵权使用？

Alito大法官总结指出，最高法院使用以下二步骤进行判断，第一步骤：商标法第1114条(1)(a)和第1125条(a)(1)，原则上没有境外效力；第二步骤：「商业上使用」是判断该条文的境外适用和境内适用的区别标准。过去下级法院采取的多因素标准，并非正确的判断商标境外效力的标准，故将二审判决推翻发回[9]。但到底甚么是在美国的商业上侵权使用？

Alito大法官指出，在商标法下，所谓的「商业使用」乃指「在通常交易过程具真实意图的使用商标」[10]。若采用这个标准，一般认为该商标产品的交易必须发生在美国。Jackson大法官虽加入Alito大法官的多数意见，但提出协同意见指出，消费者在外国购买商品后可能在美国转售，也可能构成商业上使用[11]。

而Sotomayor撰写的协同意见（有三位大法官加入）则强调，「混淆误认」才是第二步骤下判断的焦点。其认为在国外销售而流入美国的商品，也可能构成美国的混淆误认[12]。

因此，这个案件虽然推翻了下级法院过去采用的多因素标准，但未来法院如何认定何谓在美国的商业上使用，仍存在争论或解释空间。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法