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有效的专利管理-10个重要案例探讨
作者/北美智權 潘思颖
2007/08/30

在北美智权主办的「韩国专利布局研讨会」,金张法律事务所专利律师徐泰晙先生,针对专利防御议题,精心准备了10 个重要案例与与会者一同探讨如何有效做好专利管理。

第一课: 永远并全神贯注于与自家产品相关的国内与全球专利趋势
案例:IBM vs. Company B

关于专利管理,徐先生提出了 10 个重要案例探讨,并说明应该注意的事项。首先「永远并全神贯注于与自家产品相关的国内与全球专利趋势」,徐先生举例,韩国一家生产个人计算机并出口至美国之 B 公司,当他市场占有率上升时, IBM 指称 B 公司侵犯 IBM 的 160 项专利,并威胁将提出告诉。

B 公司经过严密地分析 IBM 的专利后发现,事实上,侵犯到 IBM 的专利,只有一项专利在韩国被核准,最后 B 公司只付了 IBM 一项专利的权利金。

徐先生表示, IBM 的策略就是指控 B 公司侵犯了 IBM 大量的专利,好让 B 公司没有办法在短时间响应。因此,为了有效地反击竞争对手专利侵权控诉,关注竞争对手专利趋势发展是非常重要的。

第二课: 明确地反应竞争对手杂乱无章的专利诉讼
案例:SEL(日本) vs.三星电子
当三星在全球LCD的市场占有率提高到 38 ﹪时,日本半导体能源实验室(Japanese Semiconductor Energy Laboratory ;SEL)认为三星侵犯了他们的TFT相关专利,向三星提出告诉。

文章綱要
第一课:永远并全神贯注于与自家产品相关的国内与全球专利趋势

第二课:明确地反应竞争对手杂乱无章的专利诉讼

第三课:专利申请为第一位,发表新产品为第二位

第四课:必须在每个出口国取得独立的专利权
第五课:在国外申请专利是有期限的
第六课:考虑从他人取得必要的专利
第七课:于 OEM 代工生产模式下,需确认「谁」应负责专利诉讼
第八课:在任何情况下,首要保护核心技术开发人员
第九课:在谈判期间,绝对不要将技术完全公开
第十课:考虑透过专利体系保护
随后三星立刻找出SEL举发的专利中的漏洞,SEL的专利说明书翻译有误,同时主动积极的反应这个问题,最终三星成功地使得SEL的专利变成无效。

徐先生表示,在某些案例中,藉由精密地分析,极可能证明并无侵权行为发生,或使得原告的专利无效。因此,于诉讼中,主动积极地找出竞争对手的问题,即使是很小的错误,都可能导致对手的专利无效。

第三课: 专利申请为第一位,发表新产品为第二位

案例: Maruna 公司(日本) vs. Na Sung Jun (Superme Ct. 1987)
日本 Maruna 公司在韩国申请了一个与 twister 相关的新型专利,并取得专利权。之后, Maruna公司控告Na Sung Jun (Korean)侵犯他们的新型专利权。但最后,Maruna公司输了,因为在申请新型专利前,已于韩国地区有大量型录与广告版面,刊登该产品。

徐先生表示,在专利申请前,如果于出口国,已透过型录、广告发布新产品的信息,此时于该出口国,任何人均可以合法生产、销售该产品。

第四课: 必须在每个出口国取得独立的专利权

案例:韩国中型企业 S
S 公司为生产压缩包装容器,并出口至日本。 S 公司同意合作伙伴日本公司 J ,以 J 公司的名字申请产品的新式样专利。但是,之后两家公司的合作关系结束,导致 S 公司失去将产品出口至日本的机会。

徐先生表示,由于 S 公司轻忽于在出口国保护独家的专利权,最后导致失去将产品出口至日本的机会。

第五课:在国外申请专利是有期限的

案例: Edward Mendel Co. (美国)
1995 年 11 月 3 日 Edward Mendel Co. 在美国申请一件与 aluterol 药品相关的专利,同时,该公司在 2000 年 1 月 7 日以美国专利母案为基准,在韩国以优先权的方式申请专利,但是 Edward Mendel Co. 的韩国专利申请已经超过申请优先权的期限与美国专利公开日,最后, Edward Mendel Co. 在韩国的专利申请被拒绝。

徐先生表示,根据巴黎公约(台湾则是根据 WTO 的 TRIPS ),若要主张优先权,则需要母案申请日算起的 12 个月内提出。记住优先权申请的期限为 12 个月,而专利则会在申请的 16 个月后公开,在母案申请后的 16 个月,是不可能在国外申请。

第六课:考虑从他人取得必要的专利

案例: LG vs. 华硕计算机(台湾)
LG 获得多项 PCI Bus 专利权后,为了防堵竞争者进入市场, LG 同时从 Wang Co. 取得相关领域专利中的 5 项专利权,接着, LG 即出口其新产品至美国。之后,华硕与其子公司开始在美国销售同样的产品时, LG 即控告华硕侵权。

因为 LG 除了拥有强有力的专利,亦于相关领域中取得专利,如此使得 LG 在诉讼与谈判时,站在有利的位置;徐先生表示, LG 除了拥有自身技术的专利权外,也向其它公司购买相关领域专利,方能使其于专利诉讼发生时,能够立在最有利的位置。

第七课:于 OEM 代工生产模式下,需确认「谁」应负责专利诉讼

案例:韩国厂商 H 公司
美国公司 General Instrument Co. 的 EPROM 产品,是由 H 公司 OEM 生产制造,然而,拥有此专利的英特尔( Intel )却控告 H 公司侵权,法院即发布禁制令,禁止 H 公司出口并销售被控侵权的产品。

徐先生表示,不只是产品制造商,就算是进出口侵权产品之商家,亦会被列为控告专利侵权对象。因此,当基于 OEM 制造之产品而出口时,应于合约中确认,当专利侵权争议发生时,将由「谁」负责。

第八课:在任何情况下,首要保护核心技术开发人员

案例: J 公司、 H 公司
2004 年 4 月 J 公司的资深工程师 S 与副理 K ,准备交出 J 公司的 LCD PECVD 制造技术予一家美国公司 A ,作为加入 A 公司的条件,此事件恐让 J 公司损失 100 万美元。

2003 年 12 月 H 公司的研发工程师 K ,为了加入美国之 C 公司,计划交出 H 公司的 VLSI 内存技术给美国公司 C ,此亦恐让 H 公司损失 400 万美元。

徐先生表示,许多案例接显示,透过高薪与股票选择权,可以吸引到竞争对手的核心技术人员,并且削弱竞争对手的技术优势。因此,藉由合理的薪资制度与公环境,来留住公司的核心技术人员是非常重要的。

第九课:在谈判期间,绝对不要将技术完全公开

案例: E 公司(中国强制性验证)
E 公司是一家制造牙刷消毒仪器的公司,为能顺利出货至中国,提供产品技术信息给一家中国公司 C ,希望藉此取得中国 3C 强制性验证( China Compulsory Certification ; CCC )标志。

但是 C 公司却利用了此技术制造相同的牙刷消毒仪器,并且以更低的价格出口至日本,这导致 E 公司同时失去将产品出口至中国与日本的机会。

徐先生表示,在出口谈判交涉期间,有时候会要求详细的技术信息。但是,如果在这个阶段将贵公司的技术完全揭露,这是非常危险的。

第十课:考虑透过专利体系保护

案例: K 公司(透过商业机密保护)
K 公司认为在中国大陆的专利保护程度,不值得付费取得专利权,决定利用营业秘密来保护自己的产品,但是一家大陆公司却利用还原工程技术,大量生产 K 公司半导体晶体管( semiconductor transistor ),造成 K 公司很大的损失。

徐先生表示,营业秘密只有当它还是秘密时,才能起作用,因此,运用营业秘密对抗侵权控诉,是很薄弱的方式。尤其当这项技术的进入门坎很低,容易被复制时,,最好透过专利权来保护。

金张法律事务所(Kim & Chang) 是韩国最大法律事务所,成立于1972年,拥有众多经验丰富的专业律师、会计师及各个领域的专家。

金星雲(Kim Seong-Woon)
韓國專利律師,韓國東亞大學電機系畢業、中國北京人民大學與清華大學研究所畢業,曾任韓國智慧財產局審查部主任,目前擔任韓國最大法律事務所-KIM & CHANG專利審查部主任,精通中、日、韓三國語。

徐泰晙 Winnie Tham
金张法律事务所专利律师。