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韩国专利诉讼要点分析
作者/北美智權 潘思颖
2007/06/30

北美智权于2007/4/17 假立德台大尊贤会馆举行「韩国专利布局研讨会」,特别邀请韩国最大法律事务所-金张法律事务所(Kim& Chang)两位专利律师金星云先生及徐泰晙先生,针对韩国专利申请与专利诉讼议题,发表精采的演说。

北美智权总经理许钟光先生表示,一般来说,台湾厂商较不喜欢用诉讼来解决大部分的问题,加上台湾厂商对于韩国专利诉讼程序较为陌生,相形之下,专利无效攻击与专利谈判策略更为重要。金张法律事务所专利律师徐泰晙先生,在这里针对在韩国实施专利需要作什么准备?如何应付专利攻击?作了详细的介绍说明。

文章綱要
一、韩国专利司法体系简介

二、侵权救济方法

三、韩国贸易委员会简介

四、搜集证据的方法
五、近 3~5 年的最新趋势与观察
一、韩国专利司法体系简介

徐泰晙先生首先介绍韩国的专利司法体系,当专利发生争议时,有两种程序可走,首先,若属于专利有效性争议,即遭韩国智慧财产局(KIPO)的审查官驳回或有意见时,依据行政体系由隶属于 KIPO 的智慧财产审判庭(Intellectual Property Tribunal ;IPT)处理。

若再有不服者,则再由司法体系之专利法院( Patent Court )判决,若再对专利法院判决不服者,则可上诉至最高法院( Supreme Court )。第二种情形者为专利侵权涉及民、刑事司法诉讼时,则应先进入地方法院审理,若有不服,再进入高等法院,再有不服者,方进入最高法院审理。

徐先生进一步解释,韩国是在大约 10 年前设置专利法庭( Patent Court ),独立于 KIPO ,但是专利法庭不处理侵权诉讼案件,因此,若专利侵权事件发生时,包含刑事、民事诉讼,则都走地方法院、高等法院,最后至最高法院的途径。

然而,专利侵权的审判速度经常遭受到「没有效率」的批评,主要是因为当侵权告诉被提出时,地方法院通常会暂停审查程序,等待 IPT 针对专利无效作最后判决,因此案子通常会被闲置约 1 年。

徐先生表示,为了解决这个问题,现在韩国最高法院考虑将专利侵权的案件审理,也交由专利法庭审理,其功能与美国联邦巡回法院( Court of Appeals for the Federal Circuit ; CAFC )类似,这样未来专利法庭就可以同时审理专利无效案件、专利侵权案件。


二、侵权救济方法

徐先生表示,当侵权争议发生时,有四种救济方法,第一种为提民事诉讼,除了主要的诉讼程序外,还可以声请预防性禁制令,可快速阻止侵权行为发生更严重的损失后果。关于预防性禁制令的几个特点:

提供相对快速的禁制令救济。
需提出申请禁制令的必要性理由,例如:必须证明,专利权人将遭受立即且无法挽回的损失风险。
要求侵权的充分证据,非直接证明,但需具有侵权之虞即可。
只提供禁制行为,停止侵权行为发生。
无金钱损失的补偿,即不可主张损害赔偿金。

而初步禁制令的完整程序,大约需要 7 到 10 个月。请见附图。

预防性禁制令的要求
徐先生说明,若要禁制令发布,原告则需提交担保金,其目的在于:
足以补偿被告可能发生的损害赔偿。
实际金额由法院决定(大约是在 1~10 万美元之间)。
要求以现金作为担保。
或保险策略。

预防性禁制令的运行
预防性禁制令必须于收到禁制令之日起 14 天内运行(即使被告提起上诉)。
预防性禁制令会依附在侵权的文档上或制造设备上。
禁制令会一直运行到于诉讼中被撤销为止。

主要诉讼程序
至于主要诉讼程序,徐先生解释其特点如下:
从原告提出告诉后到最后判决,大约需要 10 到 18 个月的时间。
可能可以提出侵权损害赔偿主张(金钱损害赔偿,当专利权被故意或过失侵害时)。
可能可提出禁制令救济(永久性禁制令;只有在被告走完所有诉讼程序后,只少一年的延迟),永久性禁制令才会奏效。
同时需有智慧财产审判庭( IPT )的专利权要件的确认裁决,民事法院可能会停止诉讼程序,等待 IPT 审判庭对专利范围确认裁决,但最快(提出申请者)也需要 3~4 个月。

主要诉讼程序,大约需要 10~18 个月。请见附图。
计算损害
实际损害。(侵权者因侵权行为所可获得之利益是计算的合理依据)
合理的权利金。(权利金的被要求给付,需要有对相同技术予以授权)
侵权者的净利(侵权者的总销售额 × 每件产品的预估利润) 2001 年 1 月开始生效。
法院会考虑其他意见判定损害范围。

没有故意或惩罚性的损害。

第二种为刑事处罚;针对专利侵权的诉讼,当前韩国与日本仍有刑事罚责,不过,徐先生表示,很少听到哪家公司的运行长因此坐牢,韩国法律规定,最高可被判七年以下有期徒刑,或最高 10 万美元的罚金。这个规定带给侵权被告很大的压力,不过,这很少发生在专利侵权的案件上。

第三种为确认专利范围,从智慧财产审判庭询问意见;第四种则从韩国贸易委员会( Korean Trade Commission )寻求补偿,可从海关扣押产品,但这只适用于商标与着作权。

三、韩国贸易委员会简介

如果公司不想走法律诉讼途径,那么还有另一条路可走,即是寻求韩国贸易委员会处理。

韩国贸易委会员主要负责调查进出口国际贸易的不法行为,这包括智慧财产权( IP )的侵权行为、倾销或违反规定等。针对海外进口问题方面,他的功能与美国的国际贸易委员会( International Trade Commission ; ITC )类似。

但是如果需要韩国贸易委员会解决,有两件事情要注意,首先,出口国必须是与韩国为同一专利协定的会员之一,而且已在韩国取得该专利权。

优点
4 到 10 个月之内,就会有行动。
同时禁制出口与进口。(这对外国公司很有用)
运用 KTC 的调查权,有利于搜集被告侵权证据。
若侵权诉讼与寻求 KTC 处理同时进行,效果很好。
可以参考国外法院的判决。

缺点
于专利侵权案例仅有有限经验。
中小型本土企业较常利用。

智慧财产侵权案件数量
从 1987 年到 2005 年申请的案降数目,总共为 135 件,商标约 95 件、专利 15 件、着作权 12 件; 2004 年 LG 与 Panasonic 的案件,暂时让 Panasonic 的 PDP 产品进口。

四、搜集证据的方法

1.
韩国无如美国诉讼程序之审判前揭露程序存在:无法以公权力要求对方书面证词、问卷调查、产品相关文档等。所以,需要私人调查。
2.
请求法院向被告要求出示或揭露相关文档或事实:请求人必须释明该些文档存在。
3.
文档:产品型录、公司简介手册、纪录文档等。
4.
证人:与案件相关的事实、专家证人。
5.
搜查工厂。
6.
专家鉴定:法院指定的专家、鉴定报告书(宣誓书)。

原告的策略

1. 确保侵权证据的安全
2. 确认专利的合法性
(1) 检视韩国专利,特别是任何翻译案件或文件历史资料(韩国、日本、美国与欧洲)
(2) IPT 修正的追踪
3. 寄送警告信函
(1) 特别是发生在专利权登记前发生的侵权事件。(从资料中计算出损失)
4. 救济方式选择

(1) 民事诉讼(暂时禁制令运行、主要诉讼,决定是否提出损害赔偿)

 
(2) 刑事处分
 
(3) 确认专利范围的审判(IPT)
 
(4) 透过韩国贸易委员会的行动救济
5. 挑选对自己有利的法庭

(1) 许多法官没有处理专利案件的经验

 
(2) 寻找专门的智慧财产权律师与技术顾问
6. 其他的考量

(1) 一个专利一个作为,或许多专利一个作为

 
(2) 委派技术专家
 
(3) 工厂调查策略
 
(4) 禁制令运行策略

被告的策略
1. 无侵权的主张

(1) 否认侵权:不落入全要件理论而构成侵权。透过实验性的测试结果,或专家意见,积极反驳侵权。

 
(2) 确认专利范围的审判(消极):出示被控侵权的商品或程序,并未落入专利范围之内。判决的结果因与侵权行为无关,所以,并不会对已侵权行为,生成判决约束力的效果。
2. 专利无效性的主张

(1) 专利无效判决:在 IPT 尚未决定专利的有效性前,法院可能会暂停侵权诉讼程序。

 
(2) 专利无效的主张。
 
(3) 已知技术的自由使用:被控侵权的商品或程序与公开的技术相同。
 
(4) 优先使用权:主张该专利非专属授权。

五、近 3~5 年的最新趋势与观察

过去,在韩国,化学与制药领域,较常发生专利侵权诉讼。但当前,电子与机械领域反而较多专利诉讼。为什么会这样呢?徐先生表示,现在电子或机械产业中,较强势的韩国本土厂商,不会轻易地妥协或支付授权金。

以前韩国厂商大多将产品出货到美国,仅在美国诉讼即可,但是现在韩国厂商的发展活跃,出口对象国也增加,因此,大多数的诉讼现在均在韩国本土展开。而且有时候,证据也仅透过韩国诉讼搜集。

徐先生进一步表示,国外公司多认识执业律师名单上之律师,因此于韩国法院诉讼时均处理的不错,,大约超过 70% 的外国客户赢得诉讼。


金张法律事务所(Kim & Chang) 是韩国最大法律事务所,成立于1972年,拥有众多经验丰富的专业律师、会计师及各个领域的专家。

金星雲(Kim Seong-Woon)
韓國專利律師,韓國東亞大學電機系畢業、中國北京人民大學與清華大學研究所畢業,曾任韓國智慧財產局審查部主任,目前擔任韓國最大法律事務所-KIM & CHANG專利審查部主任,精通中、日、韓三國語。

徐泰晙 Winnie Tham
金张法律事务所专利律师。