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善用法规给予的优惠政策
作者/北美智权法规研究组 黄兰闵
2009/07/06


各国专利法规小实体定义与规费减免之规定

许多国家为了奖励该国民众投入创新之研发,对于经济状况属于较为弱势的专利权人,其专利法规中通常会订定规费减免办法,让中小型企业或是个人之发明人能以较少的费用来取得并维护其专利发明。但各国对小实体之定义并不相同,因此业者或个人在申请该国专利时,就必须事先了解此一专利法规之规定。

文章綱要
各国专利法规小实体定义与规费减免之规定
美、歐、日、韓电子权证交换


此外,专利申请人或专利权人若符合小实体之规定,而以此缴交相关专利申请规费,在此亦提醒您,仍需随时注意专利权的权利主体,是否符合小实体的条件,随着时间的演变,公司的规模亦随之变更,到底您的企业体,是否仍符合该国专利法规所订定之规则呢?请千万不要轻忽此一问题,表面上看来只是费用少缴或多付的问题,一旦日后若有诉讼事件发生时,对方可能会以此做为攻击您的专利之有效性,或主张您的专利「不可行使 (unenforceable) 」,让您蒙受更大的损失。

有鉴于此,本文收集了美、台、韩、法、德 …….. 等七个国家对小实体之定义及其规费减免之规则列述如下,以供专利申请人之参考。

 

国家名
小实体定义或规费减免适用客体
规费减免规则
1

美国( USA )

1. 自然人
2. 公司型态者,员工人数在 500 人以下之公司或企业,此时,应包括其它与其具有控制从属关系或持有其表决权股数超过 50% 之相关企业或公司之员工数。
3. 学术或研究性质之非营利组织,如各国大学以上高等教育机构,但排除各国家之政府相关单位。

需符合上述资格者外,且依法或契约无义务将专利转让、授权于非小实体者。

符合左述条件者申请项目规费可减免 50% 。
2

台湾(TWN)

1. 专利权人为外国学校或我国、外国中小企业者,得以书面申请减收专利年费。
2. 专利权人为自然人或我国学校者,专利专责机关得径予减收其专利年费。
3. 专利权人为自然人且无资力缴纳专利年费者,得逐年以书面向专利专责机关申请免收专利年费。

*外国学校:指经济部承认之国外学校。
*我国中小企业:指符合中小企业认定标准规定者,
请参 http://law.moj.gov.tw/Scripts/Query4A.asp?
FullDoc=all&Fcode=J0140003
*外国中小企业:指符合中小企业认定标准§ 2I 规定者。

* 符合左述 1 、 2 者其专利年费得减收:
第 1~3 年:每年减收新台币八百元;
第 4~6 年:每年减收新台币一千二百元。
但依专利法第 82 条规定应加倍补缴专利年费时,应缴纳之金额为依其减收后之年费金额加倍缴纳。

*符合左述 3 者,专利年费得申请免收。

3

韩国( KOR )

1. 申请人为发明人 ( 不论是否为韩国人 )
2. 韩国国内之中小企业可减免 50%( 不适用国外企业 )

*符合左述 1 ,规费可减免 70% 。

*符合左述 2 ,规费可减免 50% 。
4

德国 ( GER )

声明专利授权意愿者 ( 须是 「 非独占性 」 的授权,被授权的公司国籍不拘 )

年费将可减免 50% 。
5

加拿大(CAN)

 

1. 自然人
2. 大学
3. 员工数不超过 50 人之公司

*除需符合上述资格者外,且依法或契约无义务将专利转让、授权于非小实体者。

*实体判定时点依案件型态不同而异:
A. 一般申请案:申请日
B. PCT 进加拿大国家阶段申请案: PCT 申请案申请日
C. 延续案及 Re-issue 案件:母案申请日

虽于该国专利相关法规有前述之规定,但因该国智财局以及本公司于该国的复代理人,对于执行细节仍有待厘清,以及加拿大法院判决认为,实为大实体却误缴小实体费用,已可导致专利失效的可能巨大风险存在,本公司加拿大的复代理人建议客户申请时一律缴纳一般 ( 大实体 ) 规费。

部份规费及年费可减免 50%

6

法国 (FRA)

1. 自然人。
2. 中小企业。 中小企业须完全符合以下条件:
(1)员工人数低于 1000 人,且
(2) 非小实体持有该公司资产之比率低于 25% 。
3. 研究或教学性质之非营利性组织 。

注意事项:
1.
申请适用小实体规费减免办法者,须于申请日起算一个月内向官方提出请求。
2. 若法国专利局认定有不实呈报情事,可处缺缴欠款十倍以下之罚金。
3. 关于丧失小实体资格的处理方式,现行法规并未规定,也无相关消息可供分析。惟为求慎重,若有丧失小实体资格之情况发生,应尽速告知贵公司负责代理该国申请事务的代理人或事务所,以免造成专利申请过程中程序暇疵,影响日后专利权行使。

适用法国小实体规费减免办法的规费项目包括(但不限于)以下各项:
1. 申请费(含纸本申请及电子申请);
2. 超项费;
3. 检索报告费;
4. 领证费;
5. 2~7 年年费。 ( 超过七年以上之年费,无小实体规费减免优惠,适用一般规费。 )

7

印度 (IND)

自然人

所有规费包括年费减免 75% 。

注:以上资料为 2007 年 5 月 31 日,本 公司 收集各国专利局资料整理列出,其中法国部分已按 2008 年 5 月 1 日生效新法更新。若各国专利法之规定有所更动,则将以新修订者为准。此外,部份国家的专利法规并无大小实体之分者,则不在此一一列出。

美、歐、日、韓电子权证交换

USPTO 為簡化優先權主張文書作業,先後與 EPO 、 JPO 及 KIPO 達成協議,提供免費的優先權證明文件電子交換服務 Priority Document Exchange ,簡稱 PDX 。使用電子權證交換服務,申請人得以減少申請及寄交紙本優先權證明文件的相關費用,又可以節省申請送件時間,因此,自開辦以來,使用者日益增加。

电子权证优点
1. 节省纸本优先权证申请规费。
2. 省去参加局 (Participating intellectual property offices) 纸本优先权证行政作业流程,缩短申请优先权证的处理时间。
3. 可交换的优先权证电子档案不限定于参加局所核发。参加局个案案件历史资料所存非参加局核发的优先权证电子档案,亦可成为权证交换客体。

 
纸本权证
电子权证
官方规费
US $20
US $0
官方处理时间
2-3 weeks
2 weeks

PDX 平台建构背景
2007 年 USPTO 陆续与 EPO 、 JPO 开办双边 PDX 服务, 2008 年 10 月 14 日 合作名单又新增了 KIPO 。简言之,目前主张美国优先权到欧、日、韩申请专利,又或主张欧、日、韩优先权到美国申请专利,已毋须提交 纸本优先权证明文件。

而 EPO 、 JPO 、 KIPO 三局先前早已两两建构双边 PDX 平台,所以实际上,申请人若向美、欧、日、韩任一局提出专利申请案,后又主张该案优先权到另三局申请专利,现在都只需透过电子交换系统作业,即可完成主张优先权的法定程序。

PDX 服务运作方式
基本原则为,申请人若依规定向 USPTO 、 EPO 、 JPO 、 KIPO 声明主张 PDX 协议签署国的优先权,各局会自动调取优先权证明文件电子档案,申请人毋须做其它动作。

但其中仍有例外。 PDX 作业如涉及 USPTO ,即 美国申请案主张其它国家先申请案的优先权,或美国申请案被其它国家的申请案主张优先权 , 在部分情况下,代理人或申请人可能必须依规定提交签名文件。例如若日本案主张美国优先权,但美国先申请案尚未公开,则应提交 PTO/SB/39 表格同意 USPTO 开放 JPO 调取所需数据;又假设申请人主张第三国优先权向美欧两局申请专利,且申请人已先向 EPO 提交该第三国先申请案的优先权证明文件,则申请人可填具 PTO/SB/38 表格,请求 USPTO 向 EPO 调取其电子档案。同时,因技术问题及实务需求考虑, USPTO 目前并不提供新式样( Design )及 PCT 相关申请案的 PDX 服务。

注意事项
PDX 的申请无官方规费, 有其便利,但也可能有其风险。假使专利局无法自 PDX 平台取得优先权证明文件的电子档案,申请人仍需自费申请纸本文件,若赶不及在期限前补件,恐怕会因程序瑕疵导致优先权主张无效。由本公司现有经验来看,这类状况并不常见,但实务作业中,确实曾有专利局因不明原因无法由 PDX 平台调取所需数据的前例,还请注意。