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后ECFA时代 两岸互认优先权的新挑战
作者/北美智权国际行销组 林佳燕
2010/08/13

2010年6月29日,两岸在重庆举行的第5次江陈会中签署完成了「海峡两岸经济合作架构协议」(ECFA);在签订ECFA的同时,也一同完成签署「海峡两岸知识产权保护合作协议」(IPR)。

IPR此项协议的签署,对台湾地区产业发展的影响远较中国大陆更为之大。因为根据台湾地区知识产权局(TIPO)的统计资料,台湾地区(以下简称台湾)近年申请中国大陆专利、商标案件数,远超过中国在台湾申请的专利、商标案件数。以2009年的最新数据来看,台湾申请中国专利案件数,较中国申请台湾案件数多出30倍之多;而台湾申请中国的商标案件数,也超出中国申请台湾商标案件数9倍之多。显见台湾产业对于其创新成果能否在中国获得完善知识产权保护有更多的需求与期待。

图1 两岸申请专利案件数比较 图2 两岸申请商标案件数比较
▓ 中国人民来台申请专利案件数
▓ 台湾人民赴中国申请专利案件数
▓ 中国人民来台申请商标案件数
▓ 台湾人民赴中国申请商标案件数

在IPR协议中,最受台湾产业界关心及瞩目的就是两岸相互承认优先权的议题。若两岸能达成相互承认优先权,日后台湾厂商只要在台湾注册完成的专利、商标,虽尚未申请中国专利、商标,即可在中国取得一年或六个月的优先权保障。同样的,中国厂商只要在中国大陆注册完成的专利、商标,虽尚未申请台湾地区专利、商标,亦可在台湾地区取得一年或六个月的优先权保障。

举例来说,如果A厂商的第一申请案在2010年1月1日取得台湾某项专利,只要该申请人在12个月的期间内,也就是在12月31日前向中国提出专利申请,就可主张台湾案的申请日作为中国专利的优先权日,中国专利申请案的审查就会以优先权日为基准。因此,主张优先权的后申请案,并不会因为在优先权日至后申请案申请日之间,有已见于刊物、已公开使用、已为公众知悉等不符专利要件之事由而被核驳,或是在此期间出现B厂商提出相同或类似的申请案,中国知识产权局也会参照A厂商的台湾第一申请案的申请时间更早,而驳回B厂商的申请案。

本文针对笔者在台湾了解的情况,为读者报道台湾对两岸确认优先权议题有哪些想法与未来规划合作的方向。

两岸优先权现况

优先权的概念首先揭橥于1884年的巴黎公约。台湾虽未能签署巴黎公约,但仍以与各国签订优先权互惠协议及加入世界贸易组织(WTO)方式,以与各国在知识产权合作上争取国际优先权相互承认的权益。WTO对于国际间知识产权的保护规范订定于《与贸易有关之知识产权协议》(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 简称TRIPS)中,其中对于优先权的规范很多均引用自巴黎公约。中国虽与台湾于2002年同时加入成为WTO会员,但由于主权问题,双方一直无法相互承认优先权。

因此,长期以来,台湾厂商若主要只想在台湾、中国市场发展,尽早取得台湾及中国的专利,就必须要求专利代理机构将申请台湾、中国的案件于同一天送件的方式,来避免优先权的问题;或是以先申请美国暂时案,再分别于申请台湾、中国专利时,主张美国暂时案优先权的方式处理。前者因中国申请案需先进行繁、简转换而有导致申请日延后的缺点;后者则有增加申请费用及时间的缺点。

签署协议后,两岸相互承认「优先权」,情况就会不同。只要在中国或台湾地区其中一方注册完成的专利、商标,或者植物品种权,未来在另一方注册时,就可主张第一次申请日的优先权权益,这个机制,对于缓解知识产权遭受抢注或侵权的现象无疑提供极大的帮助。

两岸知识产权保护合作协议获中国善意响应 TOP

此次签署「海峡两岸知识产权保护合作协议」,中国展现了高度的善意,同意双方基于WTO的精神,依各自规定,确认对方专利、商标及品种权的第一次申请日的效力,并积极推动做出相应安排,以保障两岸人民的优先权权益。然而,两岸何时开始受理优先权之申请,则尚未有确切时程表,因为后续的合作,包含协议何时生效、可行模式、如何执行等,都还须再经过多次协商讨论。

在此次签署IPR的会谈上,中国官方即提出,台湾专利法第28条(注1)、商标法第4条(注2)及植物品种及种苗法第17条(注3)相关规定文字不够精确,有配合IPR协议修正的必要。因此,在双方进一步研讨合作模式前,台湾也应展现善意回应,先对这些条文进行修正。

两岸互认优先权尚待克服问题 TOP

1.出具优先权证明文件单位
台湾对于两岸要相互承认优先权,目前规划可能的方法大约有二个方案:一是两岸双方均同意另出具无主权争议字样的优先权证明文件;二是双方均同意各自授权民间组织,用民间组织的名称发文,达成两岸文书相互承认的目的。

第一项可能实行的机率不大,因为,以官方立场来说,若要配合申请人出具不同格式的优先权证明,似有不妥;第二项由民间组织居中协助的方式,是目前比较可能实行的方案。

然而,这又牵涉到双方是否愿意承认各自的民间组织?且这个民间组织是否是地区性的单位?尤其台湾产业及代理业者极为关心这个民间组织所出具的优先权证是否有限制优先权证使用范围的可能?若有,这样的优先权是属于国际优先权还是国内优先权?根据台湾官方及业界心声是希望两岸能尽量朝WTO TRIPS的规范来做,WTO会员国间如何处理优先权就比照如何处理。

目前这些问题的答案都尚不明瞭,还需中国及台湾两岸的多次协商,因此,双方也都针对相关议题成立工作小组,来负责商定日后具体工作规划及方案。

2. 优先权证提交方式
目前世界各国优先权证交换,几乎都采用电子档案交换方式,未来两岸优先权证明文件的交换,势必也将会朝电子交换的方式发展。但首先双方就得建立一个共享的计算机文件数据库,相互分享检索及审查结果外,并能快速交换优先权证明文件,以减省专利申请人的人力、财力成本。

台湾目前并没有这样的系统平台,尚需花费一段时间严密的规划流程与配套措施,非短时间内能完成。因此,在电子系统完成前,双方如何以纸本方式进行优先权证交换的程序,也就成了台湾官方最急于讨论规划出解决方案的任务之一。

一位台湾专利代理机构业者向台湾官方表示,希望初期优先权证交换的手续能简化,以尽早开始受理两岸相互承认优先权;并且是否可以仿照申请其它国家的方式,在提出申请时,可以暂时先不缴交权证,等到官方规定缴交期限或审查委员找到先前技术需要证明文件时再提供。根据台湾官方回应,优先权证交换还是必需按照正常程序规划,因此并不会考虑业者的建议,在规划执行程序时加入规划暂不缴交的方式。

结语 TOP

此次协商,取得两岸相互确认优先权,是台海两岸在知识产权合作保护一项新的里程碑。两岸的交流愈来愈密不可分,面临的问题也将会愈来愈多。除了优先权议题之外,还有许多知识产权合作的相关问题、困难与期望是必须同时考虑讨论的,如两岸同意推动相互利用专利检索与审查结果合作及协商,牵涉未来是否建立两岸专利审查高速公路机制,这就须面对两岸间专利法制如何相互衔接,两岸间审查能量、审查水平及审查结果可否一致等问题;还有是否开放两岸人民参加双方的专利代理人考试;以及为有利两岸专利行政及司法诉讼的公正及专业审判、是否建立两岸各产业专家证人或鉴定人数据库相互提供机制等等。面对这些议题,后续程序上的执行规划才更是核心重点,脚步可能无法快,但可见的是两岸未来在知识产权上的合作与保护将会愈来愈密切,对两岸将是正向的发展。

注1:台湾专利法第二十八条:「依前条规定主张优先权者,应于申请专利同时提出声明,并于申请书中载明在外国之申请日及受理该申请之国家。申请人应于申请日起四个月内,检送经前项国家政府证明受理之申请文件。违反前二项之规定者,丧失优先权。」

注2:台湾商标法第四条:「在与中华民国有相互承认优先权之国家,依法申请注册之商标,其申请人于首次申请日次日起六个月内,向中华民国申请注册者,得主张优先权。依前项规定主张优先权者,应于申请注册同时提出声明,并于申请书中载明在外国之申请日及受理该申请之国家。申请人应于申请日次日起三个月内,检送经该国政府证明受理之申请文件。违反前二项规定者,丧失优先权。主张优先权者,其申请注册日以优先权日为准。」

注3:台湾植物品种及种苗法第十七条:「申请人就同一品种,在与中华民国相互承认优先权之外国第一次依法申请品种权,并于第一次申请日之次日起十二个月内,向中华民国提出申请品种权者,得主张优先权。依前项规定主张优先权者,应于申请时提出声明,并于申请日之次日起四个月内,检附经该国政府证明受理之申请文件。违反者,丧失优先权。主张优先权者,其品种权要件之审查,以优先权日为准。」