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從口頭辯論中學習美國專利實務II
作者/北美智权法规研究组 谈定宇
2008/08/29
在刊出「从口头辩论中学习美国专利实务」的文章获得读者的肯定与鼓励下,笔者再次从美国联邦巡回上诉法院(CAFC)之口头辩论(Oral Arguments) 的MP3文件(http://oralarguments.cafc.uscourts.gov/)中,挑出广东盈彬大自然木业有限公司(Yingbin-Nature Wood Industry Co., Ltd.)与美国国际贸易委员会(International
Trade Commission;ITC) 的案例来整理出以下心得,与读者分享。
文章綱要
一、案例探讨

二、法院判决

三、笔者看法

一、案例探讨

【案件简介】
美国联邦巡回上诉法院CAFC案号:2007-1311 (Yingbin Nature Wood Ind. Co. v. International Trade Commission)。本案源起于Unilin公司以美国关税法337条款向ITC提出告诉,指控32家在美国进口及销售层压木头地板(即所谓的强化地板)的公司,侵犯其三项专利权的违法行为。

而被指控的32家公司中,有三家是本案的上诉人,分别是:圣象集团(Power Dekor Group)、广东盈彬大自然木业有限公司、以及江苏洛基木业有限公司(Jiangsu Lodgi Wood Industry Co., Ltd.),统称为Power Dekor。因为本案件共有三个判定阶段,分别是:第一阶段ITC行政法官(Administrative Law Judge;ALJ)、第二阶段ITC委员会、以及第三阶段CAFC的法官审理。在第二阶段时,Unilin公司顺利取得了ITC对32家公司的禁制令,Power Dekor不服此一判决,并提出上诉后,而笔者所聆听的口头辩论即是此第三阶段的判例,因此本案的两个主角分别是Power Dekor与ITC。

此外,与本案有关的三项专利分别是:美国专利6,490,836 (亦称之为'836专利)、6,874,292 (亦称之为'292专利)、以及6,928,779 (亦称之为'779专利)。其内容主要是:关于一种用于连接临近强化木头地板嵌板的机制,其特点是木板与木板间不再需要使用其他安装物来嵌合固定,譬如以黏胶或钉子等方式。以上专利所教导的连接机制大致上是属于一种联结(coupling)的舌槽(tongue and groove)态样。

另外,在此一口头辩论中主要探讨的重点有两项,分别是一般禁制令(General Exclusion Order)的合理性;以及下位的结构组件定义转换为上位时,是否会生成新的内容(new matter)。

【图标简介】
以下列出与此案相关的重要图标,即三篇专利中的FIG. 23。


【案件技术】
从图FIG. 23即可清楚说明本案一项重要的连接机制之实施例,本案其中重要的发明特征是在于提供一个有效抵消相邻木头地板嵌板的间隙形成力的连接机制。基本上,是提供一个压缩力量成分(K1)用来推挤相邻木头地板嵌板达成其互相抵靠作用。

在此一实施例中,下凸出部份43,有一部份是倾斜于A 角度。在此倾斜的部份,该槽的下凸出部份是延着一个共同的平面切线L来触碰一舌状物9。该舌状物的大小及形状是允许当插入该槽时,该槽的下凸出部份就会从原位置移动一个极短的距离V。

另外该下凸出部份是一个「具有弹性及可弯曲的部位」(elastically yieldable or bendable portion),也就说该下凸出部份被移动后,将会恢复到原先的位置。当舌槽被接合在一起时,该舌状物即对着该槽延着一个共同的平面切线L施以压力。该力量的水平面成分/水平力包括着压缩力成分K1,其导致相邻的木头地板嵌板相互加以抵靠并抵消了间隙(clearance)的形成。

另一个重要的发明特征是(特别在'779专利)具有关键的空隙(void)或「间隙」包含在某些位置上于相邻舌槽之间。依照'779专利所显示揭露,该空隙能确保舌槽之间的稳固嵌合,举例说明:当该舌状物插入槽内时,空隙提供了一个空间让灰尘或碎片聚集在一起,避免灰尘或碎片留在木板表面而影响了接合处的稳固嵌合。

【第一与第二阶段判定说明】
前文在案件简介时有提及,本案共分为三个阶段,在第一与第二阶段的判定是分别由ITC的行政法官与委员会来进行。初判时,ITC行政法官判定32家被控侵权的公司,包括被调查的7项Power Dekor产品,都侵犯到'836专利的第10、18、及23之权利项范围,而这些权利项被合并称为「快动作机构权利项」(snap action claims),因为他们需要藉由一个快速的动作来完成接合的效果。

另外,行政法官还建议'836专利的第1、2项,以及'292专利的第3、4项权利项的限制特征都一并称为「下凸出部位权利项」(lower lip claims),也就是该下凸出部位需要有一个「具有弹性可弯曲的部位」。

行政法官也建议'836专利的第2项以及'292专利的第3项权利项的「弹性弯曲部位」是包括在该下凸出部位的全部,但是'836专利的第1项以及'292专利的第4项权利项的「弹性弯曲部位」则是限制于只有在该下凸出部位的指定位置,即大约在FIG. 23标示为78及73组件所涵盖的面积之间。

但第二阶段的ITC委员会之判定则认为,原先的行政法官的判定是错误的,也就是说'836专利的第1项以及'292专利的第4项权利项的「弯曲」,不应该只限制于该下凸出部位的指定位置内所发生的(虽然可算是必要条件),但是也可以同时在该下凸出部位的地方也有「弯曲」。

ITC委员会也否决了行政法官关于Power Dekor产品并不侵犯「下凸出部位权利项」专利权之判定。委员会认为Unilin专家Dr. Loferski用来测试弯曲的下凸出部位所做的测验是「合理」(reasonable)的方法,也就是说他做的测验就算不是完美的,但是Power Dekor及行政法官也并没有发现该测试有任何显着的错误。

另外ITC委员会还否决了行政法官关于不侵犯'836专利的第1项以及'292专利的第4项权利项之判定,原因是委员会认为可以按照悬臂梁原理(cantilever beam principle)来作为弹性弯曲的科学依据,且Unilin也证明了每个被控侵权的产品的下凸出部位均在所有长度之内展现了弹性弯曲的特性。

ITC委员会亦认定'779专利后来添加的「间隙」名词是一个上位名词(generic term)也就是说是有涵盖原先分别说明的结构,包括空间(spaces)、室(chambers)、及凹进处(recesses)于嵌板之接合处。委员会引用了Schering Corp. v. Amgen Inc.,222 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2000)的案例来说明:「专利权人使用一新的名词来描述原已揭露的名词则不列为新增内容」(the use of a new term by the patentee to describe what was already disclosed does not constitute new matter)。

因此在第二阶段判定时,ITC委员会决定这后来添加的「间隙」之权利项是均符合专利法第112条之第一段,而被告Power Dekor却没有提出明确且具有说服力之证据(clear and convincing evidence)来反驳专利之无效性。该委员会于是就相对于以上说明的许多权利项包括:'836专利的第1、2、10、18及23项权利项,'292专利的第3及4项权利项,及'779专利的第5及17项权利项发出了一般禁制令(general exclusion order)。基本上,委员会认为确实有违反使用发明的「普及趋势」及考量到「商业条件」的凭证理由。

【第三阶段口头辩论】
在第三阶段的CAFC口头辩论中,主要有三项争议点,分别是:1) 一般禁制令是否可能在过度解读下,扩张其合理性? 2) 在原专利内容中添加了「间隙」这个新的名词是否可以视为「新增内容」? 3) 本专利中相当重要的特征「弯曲」到底要怎样测量与定义?

出席法官:三位巡回法院的法官,分别是Michel、Schall、Dky。

争议一:一般禁制命令的合理性
口头辩论一开始,提出上诉的Power Dekor的律师Joshua Rosenkranz强调一般禁制命令是用来指示美国海关总署去排除或阻拦所有的侵权物品进入,是不用分来源地的。笔者在此列出美国法典19 U.S.C. § 1337(d)(2)的法条规定,其指出:一般禁制令是必须在有「普及趋势」以及(AND)有困难去辨别该侵权物的来源情况之下,才允许使用的。

上诉律师强调Power Dekor担心该一般禁制命令未来有可能变成具有争点效力(collateral estoppel effect,亦称之为附带禁反言效力,意指阻止一方当事人对先前诉讼中已经判决确定的争议再行争讼的抗辩)。

笔者要在此注解说明一下,CAFC法官认为Power Dekor当前特别担心的是,此一命令一出,未来他们想做类似另外一家Yekalon公司的「Engagement 2」产品时,可能无法针对不侵犯「下凸出部位权利项」权利范围来做辩护。且Power Dekor似乎是在提出一个避开侵犯「快动作机构权利项」的办法,也就是将他们未来的产品从该舌槽结构更改成为旋转式(rotational)的组合装配,同时也就是做出类似Yekalon公司的Engagement 2的产品。

因此口头辩论中,上诉律师Joshua Rosenkranz提出疑虑说:他担心未来该一般禁制命令会适用于规纳于三种不同种类的权利范围之内的三种产品。他并提议说是否禁制令可以只规纳于一个种类的权利范围之内。他担心未来海关官员会按照这太广泛的一般禁制命令来扣押进口货品。

而ITC的辩护律师James A. Worth则强调说一般禁制命令的做法是合理的,因为可以用来拦阻未来海外业者想要以轻易更改产品型号来避开比较弱的有限制禁制令作法。

争议二:「间隙」是新增内容吗?
笔者首先要说明的是,原先ITC 337调查案中,委员会及Unilin认为在'779专利内后来添加的「间隙」用来描述这些空间/间隙也只不过是使用了一个上位名词而已,因此并不算是新增内容。另外他们也认为用「间隙」来描述两个不同对象:1) 一个没被连结的木头地板嵌板凹进处;2)在两个连结的木头地板嵌板之不同空隙,并无不妥之处。

口头辩论中,上诉律师Joshua Rosenkranz提到,答辩理由书reply brief第13页揭露的图显示出4个空间,A-D;沿着舌槽在一些准确的点上。另外,权利项第5有规定该空间必须位于B和C的位置,但并不管有没有空间在A和D的位置上。可是,权利项第17有规定该空间必须位于A以及B或C的位置,但并不管有没有空间是在两者B以及C 或 D的位置上。

上诉律师认为行政法官所采纳的决定是违反直觉的,他说「间隙」这个名词在专利内不同的权利项是具有两个完全不同的意义,并且「间隙」原先并没有在说明书之内出现过。另外使用这些「间隙」的新发明概念是说:当木头地板嵌合之后,灰尘或碎片就可以聚集在一起而使得木头地板的嵌合为比较吻合,则以上概念是没有在原先说明书内所揭露。


争议三:「弯曲」到底要怎么测?
口头辩论中,上诉律师有强调,该权利范围是有规定要延着下凸出部位「弯曲」着,但实际上之前只有凸出部位的位移量是被测量而已。上诉律师Joshua Rosenkranz也提到 专家并没测量弯曲,而只测量凸出部位位移量而已,上诉律师特别指出说凸出部位的往下移动是和弯曲是皆然不同的。

此外上诉律师也说另外其中一个被指控侵权的公司的产品虽然有些是弯曲的,但并不全部都是。他也说有些测试样品其实是有裂掉的,并且上诉律师也指出说对方所引用的悬臂梁理论(cantilever beam theory)是不妥的,因为他认为该作法有理论依附理论的层层错误逻辑之存在。

虽然上诉律师有提出以上论点,但是他却也说,如果凸出部位是完全没移动的话,那很显然的是弯曲并不存在(If the lip doesn't move at all, obviously there is no bending)。

口头辩论中,ITC的辩护律师James A. Worth强调说以按照悬臂梁原理为间接证据去解释弯曲的原理是可以的事,他举了一个例子来说明:如果当X光摄影(X ray)就足够的时候,你是不会需用动到到核磁共振造影(MRI)的,也就说比较简易的测验方法就足以表达时,那就不见得要用更复杂高阶的方法来检验。

CAFC法官则提问到许多有关于本案到底争议点为何的问题?譬如说,断裂(fracture)是否就否定了弯曲分析/界定?是否有或没有更为合适的测验方法来测验弯曲?以及是否一定要用比较合适的测验方法才足以验证?而比较差的测验方法就不足以用来验证?或者是说比较差的测验方法也就够用?

另外,参加人律师(intervenor) John M. DiMatteo在口头辩论中则提出以下反驳论点:1) 按照悬臂梁理论,就算是有个微小的裂缝也照样可以扮演其该有功能,只不过是该悬臂梁变得稍微长了一点而已;2) 一个悬臂梁如果在可移动的尾端是有往下移动的状况的话,那么按照物理原则,就应当是有弯曲的存在。

二、法院判决

CAFC法官认为Power Dekor似乎是在提议一个避开侵犯「快动作机构权利项」的办法,也就是为他们未来的产品,从该舌槽结构更改成为旋转式的组合装配(即做出一个类似Yekalon公司的Engagement 2产品),先找一条免责的出路。但是CAFC法官并不认为该一般禁制令会有争点效力之疑虑存在,因此并不会成为未来Power Dekor旋转式组合装配产品的障碍。

CAFC法官认为'836专利的第1及2项以及'292专利的第3及4项权利项都有提到该地板嵌板下凸出部份必须要有个「具有弹性可弯曲部位」,并且必须花费大量的专业测检工作来做该弹性弯曲之证据搜寻才行(proof of which presumably requires significant expert testing)。以上似乎可解读为上诉律师在口头辩论中所特别强调的专业弯曲测试(不只是测量位移量而已),是被CAFC法官认同为比较适合使用的测试方法。

CAFC认为原告在口头辩论中提到关于未来海关官员有可能按照该过于广泛的一般禁制令来扣押进口货品(规纳于三种不同种类的权利范围之内的三种产品)的疑虑并不成立的。

原先在ITC 337调查案中,委员会及Unilin认为在'779专利内后来添加的「间隙」用来描述这些空间/间隙也只不过是使用个上位名词而已,并不算是新增内容。另外他们也认为用「间隙」来描述两个不同对象:1) 一个没被连结的木头地板嵌板凹进处;2)在两个连结的木头地板嵌板之不同空隙,并无不妥的地方。CAFC法官认为按照Consolo v. Fed. Maritime Comm'n,383 U.S. 607,619﹣20 (1966)的判决来说:「单独从现有证据获得两个不一致结论的可能性,并不足以阻止任一行政机关在具有实质证据的支持下去进行调查」(the possibility of drawing two inconsistent conclusions from the evidence does not prevent an administrative agency's finding from being supported by substantial evidence.)。

所以CAFC法官认为在'779专利内后来添加的「间隙」用来描述空间/间隙也只不过是使用个上位名词而已,并不算是新增内容。另外他们也认为用「间隙」来描述两个不同对象是并无不妥之处。此外,CAFC法官则认为委员会的判定是正确的,并且是有实质证据(substantial evidence)可以证实的。

三、笔者看法

整理完以上的探讨后,笔者生成了一些看法,希望与大家一起分享:
1. 笔者从口头辩论中对于本案的「弹性可弯曲部位」之描述而了解到,上诉律师确实是有强调。该「弹性弯曲」的定义应该要符合以下图A所显示的才算是弹性弯曲,而一旦出现像图B的凸出部位有位移现象发生的话,该凸出部位往下移动的d距离,就不应该用来跟图A的 c1、c2、c3、……来做弯曲度比较。也就说,笔者想知道如果假设上诉律师在本案有提供类似以下的图标,而不仅仅是强调改用较好的专业弯曲测试方法,来说服CAFC法官的话,对案情会不会有更多的帮助?
 
2. 按照19 U.S.C. § 1337(d)(2)的法条规定,一般禁制令必须在有「普及趋势」及(AND)有困难去辨别该侵权物的来源情况之下,才允许使用的。但笔者认为「有困难去辨别该侵权物的来源」看来这一部分应该是不成立的,因为通常这种强化木头地板不是都会有很清楚的产品来源及类别标示在产品包装盒上,所以很难想像为什么会有困难去辨别该侵权物的来源?
3. 笔者好奇的是:是否上诉律师可以说明因为最原始的08/872,044专利申请案是按照词典编纂者(lexicographer)的方法去个别定义出 a) chamber (权利项第14项的组件结构限制特征);b) recess 25、44、36 (第2及第5图);c) space/intermediate space 12 (第2,3及第8图)。也就是说以上a) - c)的组件都是采纳一些不同组件结构限制特征的,其包含着不同的结构形状及提供不同的功能及效果,因此不应该被视同为可以被较上位的「间隙」(在'779 专利的权利项第5、17项)所替换,也就是说,光靠上位的「间隙」的一般性组件结构之定义看来是不够符合该发明的可实施性(enablement)条件的,笔者认为因为只能藉由以上a) - c)的「下位」详细结构形状及位置才可真正实现该可实施性条件。
4. 另外,笔者也好奇,虽然上诉律师批评对方所引用的悬臂梁理论用来支持凸出部位的位移量可解释为弯曲是靠着一个理论依附另一个理论的层层之错误逻辑推理,但后来上诉律师自己却也提到,如果凸出部位完全没有移动的话,那很显然是没有弯曲存在的,那这不是有点承认凸出部位的位移量以及弯曲的存在是有一些因果关联吗?
 
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