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研发阶段可善用美国暂时案申请
作者/北美智权专利研发部 谈定宇
2009/07/06

企业要找到自身可持续发展的核心竞争力,必须不断地技术创新,在研发阶段往往需要投入大量的成本,在此阶段,最怕辛苦研发的机密外泄,然而,在金融风暴的影响下,企业或发明人对于所有发明是否应该申请必定更加谨慎。

文章綱要
暂时案的特点

暂时案的优点

暂时案运用时机
注意事项

美国暂时案( Provisional Application )的准备工作较为简单,申请速度快、所需费用低,既可争取到较早的有效申请日,尽早公开展示新发明相关商品,又可成为美国及他国后申请案的优先权主张基础案,且不会减损专利权 20 年的保护期限。近年来,美国暂时案的申请案件量一直呈现持续成长的趋势 ( 参见图一 ) 。因此,企业在成本考虑时,实可善加利用美国暂时案的种种优点及特点,作为专利申请的布局与策略之一。

图一:2004~2008美国暂时案的申请案量统计

(资料来源:USPTO“Performance and Accountability Report Fiscal Year 2008”)


暂时案的特点
  1. 不经实质审查,故亦无IDS提交义务。
  2. 不需写请求项。但写入请求项,可避免在申请欧洲专利(European Patent)时被视为Non-patent Publication。
  3. 需提图式。(按照35 U.S.C. 113及37 CFR 1.81(a)的条文规定,若有图式,亦需提交。)
  4. 申请人不需要提供宣誓书(Oath or Declaration under 37 CFR 1.63)。
  5. 需提供Cover Sheet(一般以Application Data Sheet代替Cover Sheet)。
  6. 不得主张任何美国或外国先申请案之优先权。

暂时案的优点
  1. 申请简易,所需准备的时间较短、费用低廉。
    目前美国暂时案的申请文件可先送中文版,于官方期限前补英文版即可。
  2. 可取得较早的有效申请日(Effective Filing Date)。
    当发明的内容已略具雏形后,可以运用暂时案的申请,使得日后提出的正式案与之前提出的暂时案相同申请内容部分,可往前推到暂时案的申请日期。
  3. 审查基准日往前推到暂时案的申请日,可降低被核驳的机会。
  4. 可作为国际优先权的优先权主张基础案。
    暂时案申请日起12个月内,可在其它《巴黎公约》缔约国就同一发明申请专利,主张其国际优先权。(请参考《巴黎公约》第4A条及MPEP 201.04(b))。
  5. 若想进早进入商品贩售阶段以测试是否具申请专利价值,可先申请暂时案,并在发明商品上标示「专利申请中」(Patent Pending)字样,告知他人此项商品未来可能成为正式专利。
  6. 可以延后专利申请过程中部分费用的支出时间,使得原本即将放弃申请专利的发明能够有一年的缓冲期考虑。
  7. 延长可申请期间范围,暂时案亦适用35 USC 102(b)的规定:发明需于国内外公开出版、使用后1年提出申请。
  8. 计算美国发明专利(Utility Patent)20年专利权保护期限时,不以暂时案申请日为计算基准。
  9. 可作为较具体而实质的技术依据,方便创业者向潜在投资人展示集资。
  10. 可让申请人尽早公开展示新发明相关商品。

暂时案运用时机

由于暂时案所需准备的文件简单且费用便宜,对于缺乏资金或对该项发明尚不确定是否具申请价值者,以暂时案先提出申请是一项可行方案。发明人可在提出暂时案后,于12个月的有效期限内寻求可能资金来源或考虑决定是将发明授权、贩卖给他人还是自行申请专利。

另外一种情形是发明人希望取得较早的有效申请日,如发现竞争同业将以「类似」发明申请专利时,或是发明本身较复杂、需分阶段完成,为了取得较早的申请日,发明人就可考虑藉由暂时案来达到此目的。

注意事项
  1. 暂时案申请后,若未于暂时案申请日后一年内再提出正式案,或是将暂时案转换成正式案者,暂时案将会自动失效,且无法付费救回。
  2. 暂时案与正式案的发明人必须至少一人是相同。
  3. 正式案的申请内容必须可以在暂时案的发明内容中获得支持。
  4. 暂时案不可主张他案的优先权,但本身可作为他案的被主张优先权的前案,包括国外的后申请案。
  5. 新式样专利不可申请暂时案。
  6. 暂时案的内容尽量完整,且在申请后不可以修正。
  7. 发明内容说明书以及图式必须符合35 USC 112条第1段的规定:「说明书应包括发明之文字叙述,并记叙其制造及使用的方法、程序,文字叙述应使用完整、清晰、简要、精确之字词,使任何熟悉该领域技术或最相关领域技术者能藉以制造并使用相同发明,且说明书应记载发明人所可设想之最佳实施例。」美国暂时申请案亦需遵守此一充分揭露规定,否则无法产生有效的优先权供后申请案主张。
  8. 暂时申请案并不是正式的专利申请案,因此暂时案完全无法主张与正式案相同的专利权利,也无法变成一个专利。

文件准备注意事项

暂时案申请的准备工作虽然较为简单,但在内容与图示上仍有一些需特别注意之处。例如,图标与发明的文字叙述应分开在不同的页面,而且一定要有发明的名称、图示的标示,以及必须符合35 USC 112条第1段的法条规定写法,否则美国专利商标局(USPTO)有可能以此暂时案没有Description,而不给予申请日。此外,在叙述发明背景时,如果有引用到前案或参考资料(background references)的话,申请人亦必须提供相关参考资料的详细引用文 (citation)。