美国专利
  中国专利
欧洲专利
  台湾专利
  其他国家专利
 
 

专利法规专栏
  美国专利
简介诉愿过程中答辩理由书之程序与格式
作者/北美智权专利研发部 叶乃嘉
2009/09/03

本文将就诉愿过程中，提出诉愿理由书（Appeal Brief）后程序中的回复文件「答辩理由书（Reply Brief）」之程序与格式作简单介绍。

审查委员对于诉愿理由书所作出的响应为诉愿答辩书（Examiner's Answer），根据37 CFR 41.41(a) (1)，诉愿人得于诉愿答辩书或补充诉愿答辩书（Supplemental Examiner's Answer）发出后两个月内递交答辩理由书 (Reply Brief) 。一般而言，诉愿人并未被要求递交答辩理由书来响应 USPTO 所发出的诉愿答辩书或补充诉愿答辩书，若两个月期间内并未递交答辩理由书，则该案将径交由专利诉愿暨冲突委员会决议。

然而，当诉愿答辩书包含对于所有核驳的专利申请范围（All claims）提出新的核驳理由时，依据37 CFR41.39(b)以及MPEP 1207.03(c)的规定，必须于诉愿答辩书发出后两个月期限内回复，否则将自动地被审查委员视为撤回诉愿（Dismiss）。而若仅是部分请求项，被以新的核驳理由核驳且未有提出答辩理由书者，此时将会被视为授权审查委员，删除该些被核驳的请求项，保留未被核驳的请求项处于诉愿状态。对于前述作业，审查委员必须以书面通知诉愿人。

诉愿人对于诉愿答辩书可以选择的回复方式有两种，其中一个是就诉愿答辩书中认为不合理之处，提出答辩理由书，以使得申请案维持处于诉愿状态；另外，也可以依照37 CFR 1.111之规定回复答辩（ROA, Response to Office Action），要求重起审查程序（Reopen prosecution），前述的要求将会被视为撤回诉愿。


答辩理由书之格式

为了回复美国专利商标局（USPTO ）所发之诉愿答辩书，提出答辩理由书时，需详实了解与答辩理由书相关之规定与程序（见 MPEP 1208 ）。

根据MPEP 1208.I的规定，答辩理由书需要包含以下四大要点，请注意必须分页列出各个项目：

  1. 第一页识别页，须附诉愿人的名称、申请号、申请日期、发明名称、审查委员姓名、审查委员所属技术单位以及该文件之名称（亦即：答辩理由书，Reply Brief）。
  2. 权利项（请求项、申请专利范围）的现况。
  3. 写明核驳理由需要复审之论点。
  4. 论点页（Argument）。

在回复诉愿答辩书的答辩理由书时，可以使用替代理由书（Substitute Brief）取代原本的答辩理由书，且在替代理由书书面文件中，可以除了回复新的核驳论点之外，亦可同时包括原本答辩理由书中回复核驳理由的论点。但此时的答辩理由书需要符合37 CFR 41.37(c)所规范之所有对于诉愿理由书（Brief）的要求。

注意事项
  1. 诉愿人得于收到诉愿答辩书两个月内以答辩理由书回复。
  2. 务必确定收到的诉愿答辩书中是否包含了新的核驳理由。
  3. 若审查委员于诉愿答辩书中包含了新的核驳理由，申请人于答辩理由书须标明为新的核驳理由。
  4. 答辩理由书所须包含之项目如上列答辩理由书格式中所示，(1)-(4)需分页列出。
  5. 答辩理由书中不得包含任何新的或未经许可之宣誓书 (Affidavits) 或其它证据。
  6. 答辩理由书的提出必须依据37 CFR 41.41的规定，若是欲再提出新的修正时，必须依据37 CFR41.33 （Amendments and affidavits or other evidence after appeal）的规定提出，否则将不会被审查委员接受，因为此时的文件并不属于37 CFR 41.41所定义的答辩理由书。
  7. 根据MPEP 1208.I，任何新的修正务必另外分开为一份文件，必须与答辩理由书分成两份文件递交。
  8. 收到含新的核驳理由之诉愿答辩书的两个月期限内得提交一份答辩理由书或依照37 CFR 1.111之规定回复答辩，要求重起审查程序，重起审查程序的要求将被视为撤回诉愿。
结论

申请人收到的诉愿答辩书时，可以依据37 CFR 41.39（见MPEP 1207.03）规定，判断是否包含了新的核驳理由。请注意若审查委员于诉愿答辩书中若包含了新的核驳理由，申请人于答辩理由书中须标明为新的核驳理由，答辩理由书可依照此文章所整理之相关规则和程序简介撰写，并及时提交到USPTO。