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整理╱北美智权专利研发部 黄兰闵
2009/11/05

美国专利商标局( USPTO )局长 David Kappos 上任后动作频频,许多呈胶着状态的议题都在近日出现突破: USPTO 主动宣布撤回延续案及请求项新法,转而调整局内作业方式,企图减轻请求继续审查( RCE )案增加的压力;另一方面, USPTO 上级长官美国商务部长骆家辉具名提出说帖,表示除少数问题外,美国政府部门大致支持参院修订版专利改革法案。


USPTO撤回延续案及请求项新法

延续案及请求项新法对申请人权益影响甚大, Kappos 上任之后每次出席公开活动,都有在场人士询问该法相关问题,而这个问题终于在 2009 年 10 月 8 日有了最后答案。

USPTO 官方网站发出新闻稿,正式宣布 Kappos 已签字撤回该项新法, USPTO 并与原告之一葛兰素史克药厂( GSK )联合请求驳回 Tafas v. Kappos 案上诉、废弃地院判决。换言之,这从未生效的新法就此成为历史。

然而促使 USPTO 当年不顾一切强推此法的问题根源,至今依旧存在,因此《联邦公报》( Federal Register ) 10 月 14 日的公告说得明白,旧事虽过, USPTO 仍会构思其它办法以克服现今面对的各项挑战。事实上, USPTO 内部已针对 RCE 作业模式有了新的规画。

根据 USPTO 工会组织 POPA 会员 10 月 20 日投票通过的新点数制度,未来 USPTO 审查官处理 RCE 案所能获得的绩效点数将不及新申请案。另方面, Kappos 10 月 19 日署名公告,为给予审查官更多作业时间及审查弹性,自 2009 年 11 月 15 日起送件之 RCE 将改归为 “Special New” 文件,审查顺位与连续案( continuation application )、分割案( divisional application )同级,无需再赶在 2 个月内处理。这头削减审查官审查 RCE 案的点数诱因,那头拿掉 RCE 较快审查对申请人的吸引力,双管齐下,其目的显然是为抑制不必要的 RCE 申请。

参院版专利改革法案S. 515新进展

骆家辉 10 月 5 日代表致函美国参议院司法委员会主席、副主席,建议部分修法文字及内容需再斟酌,并强调美国专利申请案不应限定由美国政府所聘人员检索审查,否则会减损跨国审查合作计划效果,各项双边合作计划也会沦为外国专利局单边受惠协议。

但除了前述问题,美国行政部门原则上支持 4 月定案的修订版专利改革法案 S. 515 ,并请求给予 USPTO 实体修法权限、准许 USPTO 调整规费结构。 Kappos 隔日并召开临时记者会表示, USPTO 认为本年度(可能包括下年度)规费可能需调涨 15% ,以协助 USPTO 度过财务难关。

既有美国行政部门背书, S. 515 共同提案人参院司法委员会主席 Patrick Leahy 顺势表示,希望能尽快与参院多数党领袖 Harry Reid 协商,让 S. 515 排入年底前的参院审议程序。不过 12 位共和党籍参议员随后在 10 月 15 日联名致函参院两党党鞭,力陈 S. 515 仍需再修订,不宜在此时排入全院辩论议程。

结语

延续案及请求项新法面对的反对声浪过大,为修复 USPTO 与专利社群的关系,由 Kappos 宣布终结这项新法,早在各方意料之中。然而,此次修法引发的各项争议能否随之平息,有待观察。例如,美国政府请求立法部门给予 USPTO 实体修法权限以避免类似问题再度发生,但既有延续案及请求项新法的前例,这项诉求只怕会引起更多疑虑,甚至连 USPTO 自己人也不见得赞成。

媒体报导, 10 月 20 日 POPA 主席 Robert Budens 出席企业法律顾问协会( Association of Corporate Counsel ,简称 ACC )年会时曾表示, POPA 虽认为国会应准许 USPTO 调整规费金额,但不应由 USPTO 决定增删规费项目,也不赞成授予 USPTO 广泛的实体修法权限,而判断有无可专利性本来就是政府单位决定,因此赞成参院 S. 515 修法文字,明白规范美国专利申请案的检索及审查应由美国政府雇员执行。

其实专利改革法案涵盖议题庞杂,原本就有许多利益团体参与角力,如今支持与反对两派势力再次动员集结,未来会有什么样的变化,现在实在难以预料。