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USPTO新近公布的程序异动及提案
整理/北美智权专利研发部 黄兰闵
2010/05/10

继请求继续审查(RCE)及审查绩效点数制度调整后,美国专利商标局(USPTO)近期公告调整诉愿理由书(Appeal Brief)初步检核单位,推动专利行政监督专员试办计划(Patents Ombudsman Pilot Program),另又提议修改正式案(nonprovisional application)初审文件缺漏补件期限,以将暂时案(provisional application)申请人12个月的考虑期限间接延长为24个月。

以上调整及提案都未涉及美国专利法或施行细则修法,但若能顺利推行,多少应有助于缩短美国发明专利申请案审查时间。

诉愿理由书改由BPAI初步检核
2010年3月29日USPTO发出内部通知,对内公告即将改由专利诉愿暨冲突委员会(BPAI)负责检核诉愿理由书内容形式,隔日并透过《联邦公报》(Federal Register)正式对外发布相关讯息:不论诉愿通知书(Notice of Appeal)何时提出,凡为2010年3月30日或当日后送件的诉愿理由书,其形式内容是否符合37 CFR 41.37各项规定,将统一交由BPAI首席法官或其指定人判断。

依其规画,BPAI将尽可能在1个月内完成检核,只要BPAI判断一诉愿理由书合格或其瑕疵不影响BPAI审理,USPTO内部的Patent Appeal Center及审查官即不会再退件要求更正,案件移交BPAI审理后,也不会再以诉愿理由书有瑕疵为由退回审查部门。

不过诉愿理由书的形式内容检核单位虽然换手,其它流程的负责单位并无变动。在诉愿案确定拿到成案通知书(Docketing Notice)之前,该案件的管辖权仍在USPTO专利审查部门,由Patent Appeal Center负责检核其它文件的形式内容是否符合规定。

根据USPTO局长David Kappos的网志留言,2010年1月20日USPTO就BPAI相关事务邀请公众参与圆桌会议,这项变动正是当天出席者的提议。其优点在于,所有变动不涉及法规修订,只需更改USPTO内部作业顺序,即可减少诉愿理由书重复检核流程。未来从提交诉愿通知书到收到成案通知书,诉愿人的等待时间应可随之缩短。
但以上修订做法不适用Reexamination程序,据USPTO表示,Reexamination诉愿程序作业将另有调整。

专利行政监督专员试办计划

2009年10月27日USPTO提出专利行政监督专员计划试行构想,并收到15份公众意见,由于多数意见支持实施,USPTO遂于2010年4月6日宣布推动专利行政监督专员试办计划。试行时间为公告日起1年的期间,试办期结束后,USPTO可能视试办成效、参加者意见、局内资源等状况,决定是否延长试办或修订相关办法。

根据其规划,当申请人认为其申请案审查程序没有合理进度(stalled in the examination process),透过正常流程反映后仍不见效果(例如申请人认为审查官并未响应新的答辩或修正,但经过合理时间的尝试后,申请人仍无法联系上审查官或其主管),可利用此一试办程序求助于各单位的专利行政监督专员,以期在10个工作天内解决问题。

其基本程序为:参加者先以电子申请表留下基本数据,递交后可立刻收到电子邮件确收回掷。负责的专利行政监督专员将在1个工作天内致电参加者,记录问题内容,并在数据库中建文件、把问题转交最适合处理的人员。接手处理的人员需通知参加者解决状况,待问题处理完毕后,再报告原专利行政监督专员。

但需注意,案件现况查询或其它例行事务服务并非这项试办计划的服务范围。应以诉愿、申诉(Petition)等程序处理的问题,仍应以诉愿、申诉程序解决。各单位虽然都选派资深人员担任专利行政监督专员,但这些监督专员的职责是从旁推进申请案审查作业,无权直接介入各项程序,例如申请人无法请监督专员参加与审查官的面询会议,监督专员也不会列席诉愿会议(Appeal Conference)。

参与这项试办计划无需缴交规费,但参加者需为申请案代表人。第三人或已委任代理人的申请人,无法利用这项计划直接联络专利行政监督专员。

正式案初审文件缺漏补件作业变更提议

2010年4月2日,USPTO提议变更正式案初审文件缺漏补件作业(Missing Parts Practice),邀请公众予以指教建议。

依现行制度,暂时案申请日起算12个月内,申请人需提出正式案主张暂时案优先权,若正式案符合申请日登录基本要件但仍有缺漏需补件,USPTO将发出补件通知(Notice to File Missing Parts of Nonprovisional Application),限申请人于2个月内补齐缺漏,如作业不及,申请人最多可缴费让补件期限再延长5个月。

而USPTO此次提案:暂时案申请日起算12个月内,假设申请人及时提出至少有一项申请专利范围的正式案主张其优先权,并(1)已缴纳正式案基本申请费(目前大实体费用为330美元),(2)已提交合格宣誓书(Oath or Declaration),(3)未请求申请案不公开,且(4)申请案本身数据完备已处于可公开状态,那么在这种状况下,若申请案仍有缺漏,例如缺缴检索费、审查费等规费,USPTO所发补件通知将给申请人12个月的时间补件,但这12个月的补件期限不得再展延。

补件时间增为12个月,也就是正式案申请规费全额缴足期限日会较现行规定延后数月,间接拉长申请人可考虑时间。若申请人评估其发明的确具有市场潜力,可等回复补件时,再一并提初步修正(Preliminary Amendment)新增改写申请专利范围。
但需注意,专利权期间调整(PTA)计算规定并未跟着改变,即使补件期限变为12个月,申请人未于通知发文日起算3个月内回复,仍可列为PTA天数扣减事由。此外,依USPTO设计的游戏规则,这类正式案一律需在最早优先权日起算18个月后公开,因此若正式案未满足所有公开要件,前述补件通知仍将限申请人于2个月内完成补件,而非给12个月的回复期限。

另方面,在这12个月的回复期间,USPTO考虑开放申请人请求制作国际式检索报告(International Style Search Report),以提供初步的检索结果,当作申请人决定是否继续申请时的参考依据。这项服务将需另外缴费,唯其所缴规费不得抵免正式案应缴纳的检索费。