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重视专利申请案审查新制提案 舆论对USPTO开放态度表肯定
整理╱北美智权法规研究组 黄兰闵
2010/07/12

美国专利商标局(USPTO)为促进专利局跨国合作,同时也为方便申请人掌控申请案审查节奏,2010年6月4日公告专利申请案审查新制提案,列出33项问题,计划在7月20日举行公开会议与公众交换意见,同时也欢迎公众在8月20日前以书面方式提出建议指教。

这项提案大致可分为三项子提案:(1)主张外国优先权的美国专利申请案新处理模式;(2)专利申请案改采三轨审查;(3)新增外国专利局补充检索选项。根据《华尔街日报》报导,若公众反应良好,提案内容有可能明年实施。

主张外国优先权之美国专利申请案新模式

在外国先申请再据以提出美国专利申请案者(based on a prior foreign-filed application,例如主张外国优先权的美国专利申请案),在外国专利局寄发第一份核驳通知(1st OA)之前,USPTO将暂不安排实质审查。

若要解除此一状态,申请人必须向USPTO提交「必要文件」,包括:(1)该外国先申请案官方检索报告,(2)该外国先申请案1st OA,以及(3)申请人针对前者核驳所提响应、修正,说明即使有外国专利局的引用证据及核驳理由,其美国申请案各项申请权利要求仍具可专利性。然后,USPTO才会依申请人请求安排Track I或Track II审查。

这项提案有可能产生部分例外状况:例如,许多专利局不会单独出具检索报告,这种状况下,申请人即不需提交检索报告。又如,外国专利局1st OA有可能就是一份核准通知,则这时申请人也只需知会USPTO,无需另提回应。再者,假使外国先申请案在收到实审报告前就已废案,或该外国专利局不寄发实审报告,则申请人需尽快告知USPTO,而后其美国申请案候审方式将视同为未主张外国优先权者。

此外,USPTO考虑增列以下情况为专利权期间调整(PTA)天数扣减事由:(1)申请人在USPTO第一份实质审查通知(FAOM)平均寄发时间过后才提供「必要文件」,又或(2)外国先申请案在外国专利局发出实审报告前就已废案,但申请人未于3个月内通知USPTO。

美国专利申请案三轨审查新构想

为配合申请人实际需求,也为有效集中审查资源、缩短专利申请案整体审查期间,USPTO提出三轨审查构想:

  1. 优先审查(Track I)
    未主张外国优先权者,随时可以缴费请求优先审查。优先审查规费尚未定案,但须反映USPTO成本。列入优先审查名单后,USPTO预定于4个月内发出FAOM,并于12个月内作成最终处分。
    USPTO若能取得更大权限调整、制定规费,考虑提供小实体、微实体申请人规费减免优惠。同时USPTO亦考虑要求这类申请案尽早公开,并限定其独立项不超过4项、总项数不超过30项。


  2. 一般审查(Track II)
    不请求Track I或Track III审查即以Track II审查程序处理。


  3. 暂缓审查(Track III)
    申请人若提出非延续案(non-continuing)类型的专利申请案,可在新案送件或回复补件通知时请求暂缓审查。这类申请案需正常公开,最晚可延到最早优先权日起算30个月时才请求实审、缴审查费及滞纳金。未于期限届满前请求实审,将导致申请案废案。在30个月的期限截止前,申请人可书面指定暂缓时间,进入实审程序时,以实审请求提出日决定其候审顺位。 倘若申请人请求实审的时间晚于官方FAOM平均寄发时间,USPTO考虑把这种情况增列为PTA天数扣减事由。
补充检索 TOP

USPTO考虑与一或多间外国专利局(Intellectual Property Granting Office, IPGO)协商,开放美国申请案申请人付费请求一或多间IPGO提供补充检索报告(Supplemental Search Report),供USPTO审查制作FAOM时考虑。之所以说是补充检索,是因为USPTO本身仍会依既定程序检索。USPTO并考虑在补充检索结果出炉后、FAOM寄发前,准许申请人于限期内提修正答辩。

舆论初步反应 TOP

提案办法正式公告前一天,USPTO局内先是发新闻稿预告重点内容、透过《华尔街日报》等外部管道发送相关讯息,然后再藉局长David Kappos官方网志加强倡导,积极邀请公众集思广益,可见USPTO十分重视这项提案。

而这样的宣传,也的确引发了讨论。例如,有人认为,Track I若不设一定门坎,过多案件排入优先审查恐怕会拖慢审查速度,但规费太高又可能使中小企业或个人申请人望之兴叹。此外,USPTO寄望Track III里会有申请人自动放弃,如此即无需投入资源审查已无实益的申请案,但暂缓审查办法相对复杂,若无更多诱因,可能难以发挥USPTO期待的效果。而美国申请案半数为外国申请人提交,单独对主张外国优先权的申请案另设审查新要求,也有人担心会违背国际条约精神,甚至导致外国专利局比照办理,不利美国申请人到外国申请专利。

然而,质疑虽多,观察舆论反应,可以发现网络社群相当肯定USPTO的开放态度,就这点来说,USPTO无疑是踏出了成功的第一步。