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由AIPLA年会看美国专利界未来动向
整理╱北美智权法规研究组 黄兰闵
2010/12/30

美国知识产权法律协会(American Intellectual Property Law Association, AIPLA)在2010年10月下旬举办年度大会,包括美国专利商标局(USPTO)局长David Kappos、美国联邦巡回上诉法院(Federal Circuit,Fed. Cir.)现任法官Randall Rader、Arthur Gajarsa等,美国国内多位重量级人物都应邀与会、发表谈话。会中讨论议题,例如USPTO未来动向、美国最高法院判例影响...等等,不只该国IP领域相关人士关心,其它国家的专利社群可能也很有兴趣了解。

USPTO未来动向

USPTO局长David Kappos今年在AIPLA年会回答与会者提问时表示,据该局统计,USPTO尚未作成第一份审查意见通知书(1st OA)的申请案积案量,目前已降至71万件以下,若能获得足够的资源,希望能在合理时间内将此一数字进一步减为32.5万件。不过Kappos亦坦言,USPTO收取的规费无法完全用在自家业务,是该局目前面临的最大挑战。

若要USPTO所收规费不挪为美国联邦政府其它经费用途,則有赖美国国会立法规范。美国国会11月大选过后,支持相关立法及专利改革法案的参众议员虽然大都能顺利连任,但时间已近年底,于本届国会通过专利改革法案的机率大减,一向相对乐观的美国知识产权持有人协会(Intellectual Property Owners Association,IPO)也不认为年底前会有重大突破。

而先前公告的专利申请案审查新制提案因对外国申请人影响极大,包括日本专利局(JPO)、韩国专利局(KIPO),许多知名组织、企业都具名提出意见。Kappos表示,针对「主张外国优先权之美国专利申请案新模式」,该局收到的公众意见出奇一致,「大家不是反对,就是激烈反对」,USPTO无意引发混乱,因此这部分提案将大幅修改,而三轨审查提案中的暂缓审查模式也会再修正,以免产生潜水艇专利问题。

此外,USPTO专利核准率由2009年度的41%左右回升到近46%,Kappos认为这与该局审查人员的态度转变有关,「我们现在的态度,是与申请人社群合作找出适合的技术标的」。Kappos认为,只要质量保持一定水平,核准率上升问题不大,他个人对专利申请案的核准率没有预设任何目标。

根据日前公告的美、欧、日、韩4局2009年联合统计年报(Four Offices Statistical Report 2009,FOSR 2009),过去几年USPTO的核准率在4局中相对偏低。该局最新公告的2010年10月核准率再度由上月45.6%降至40.5%,不过USPTO专利事务主管官员Bob Stoll表示,10月是该局新会计年度的开始,专利申请案核准率向来都会在这个时节稍稍下滑,因此应属正常现象。

各国专利局近三年专利核准量一览表

专利核准率

EPO

JPO

KIPO

USPTO

2007

50.4%

48.9%

73.6%

48.7%

2008

49.5%

50.2%

67.6%

44.0%

2009

41.8%

50.2%

60.4%

42.0%

USPTO 10月中旬正式公告定稿版的2010~2015年度策略计划,第一项目标即是提升专利质量及时效。例如,重新规画MPEP、专利分类、专利审查绩效点数等制度,推动绿色科技加速审查、加速审查资格交换(Project Exchange)、多轨客制化审查等方案,以提升审查效率及质量。此外,为拉高专利审查能量,今明两个年度,该局预定各再招募约1000位具IP专利专业背景的新审查人员,并将扩编范围扩大到美国全国各地。而PCT、PPH、SHARE、IP5等国际合作项目、改善诉愿流程,亦是USPTO努力重点。

其中的跨国合作项目,美、日、欧三局局长于11月中齐集USPTO总部召开三边局(the Trilateral Offices)第28届年度会议,目前已知三局达成许多共识,包括:PCT-PPH合作计划将邀请IP5另两大成员KIPO、SIPO共同参与。USPTO将试办FLASH(First Look Application Sharing)计划,当申请人同时在三局就同一发明申请专利,且USPTO为第一受理局时,USPTO会加快提供其检索审查结果供另两局参考。此外, 三局会继续开发CCD(Common Citation Document)平台,统整三局在一专利家族(Patent Family)各申请案引用的先前技术文献,方便各国审查人员及其它使用者浏览参考,且CCD Version 1预定2011年11月就可公开发表。

而在诉愿流程部分,2007年USPTO曾公告修订相关规定,但因未通过必要审核程序,迄今一直未曾正式实施。11月15日USPTO公告提出新的单方诉愿程序修法提案,重点包括:删除Appeal Brief部分内容要件;审查官不需再发文声明已收到诉愿人所提Reply Brief,诉愿案件提早移交BPAI审理;BPAI需经授权才能将诉愿案发回原审查官重审;Examiner’s Answer若引用新证据作成核驳,都视为新核驳理由,一旦发现Examiner’s Answer或BPAI决定包含未指明的新核驳理由,诉愿人可循新增程序请求官方重新考虑;除非申请人明确以修正方式删除部分被核驳的请求项,否则诉愿程序将涵盖所有被核驳的请求项。新修法提案删除了多项高争议内容,相较于前版提案,美国IP业界人士普遍有正面评价,认为有助于减轻诉愿人负担。

美国最高法院判例影响

Fed. Cir.卸任及现任法官Paul Michel、Randall Rader及Arthur Gajarsa都有受邀出席本次AIPLA年会,也都谈到了年中刚宣判的Bilski v. Kappos案。这件判例迄今已有无数专业人士就法律、学术、产业等不同面向发表评论,而Fed. Cir.法官群从中接收到什么样的讯息,许多人都很好奇。

Bilski案在Fed. Cir.联席(en banc)审理时,由当时的首席法官Michel负责撰写9位法官的多数意见:否决State Street案(该案认定:任何能产生有用、具体而有形结果者都可授予专利)及其它判断标准,确认M-or-T Test(machine or transformation test)是35 USC 101适格方法发明的唯一判断标准。其它3位法官各有不同意见,其中接任Fed. Cir.首席法官一职的Rader法官独排众议,认为应以Bilski所请发明属抽象概念为由不予专利。

最后美国最高法院多数意见赞同Rader法官的看法,确认M-or-T Test不是35 USC 101适格方法发明的唯一判断标准,因此Rader法官似乎很满意最高法院的结论。但Michel认为,相关法条写得不够清楚,而最高法院的判决无益于改善澄清,似乎有必要再提出合适的判断标准,方便一般人参考依循、产生合理预期。而Gajarsa法官当时与Michel站在同一阵线,面对最高法院最后的判决,似乎也有一肚子的话不吐不快。

Gajarsa 法官个人认为,最高法院明显认定Fed. Cir.过于偏袒专利权人,早在eBay v. MercExchange案的判决就有迹可寻。从KSR v. Teleflex案开始,两个法院对于可专利性的见解差距进一步拉大,最高法院的判决文一连5次提及「一般常识」(common sense),但如何界定一般常识,却又留下了很大的诠释空间。而Bilski案历经数月才作成判决,可见大法官在形成多数意见时曾遭遇困难。从KSRBilski两案可以发现,最高法院不喜欢这些判断标准,大法官才是最后的仲裁人。在他眼中,最高法院近年的判决无助于统一专利法之诠释与适用标准,部分原因在于许多人藉法庭之友(amicus curiae)机制误导了大法官。

事实上,KSR案虽然是3年前宣判的旧案,此次AIPLA年会的KSR案座谈会还是座无虚席。AIPLA第二副会长Jeff Lewis表示,过去3年间,KSR案在专利案件被引用约2200次,Endo Pharmaceuticals资深专利顾问Paul Carango更指出,2007到2009年间,USPTO专利诉愿暨冲突委员会(BPAI)受理的显而易见类诉愿案中,有69%的案件维持原核驳处分。