根据35 U.S.C. §303, 申请专利复审 (reexamination) 只能根据已出版的先前技术相关文件(Printed prior art ，以后简称先前文件)，这些包括专利、书籍、杂志、专业刊物等刊印文件。在美国国会第一次通过复审相关法条时， 这些先前文件必须是被挑战专利审核过程中，没被审查员提到或审查过的文件。 而申请人提出先前文件時，必须对针对挑战的专利项目，是揭露具有新的(审查时没被考虑过)及重要足以挑战其获得专利的可能性。所以挑战所用之先前文件必要的两个要素為：(1)新的(2)重要性足以挑战获得专利的可能性。

2002年美国国会修改的专利法指出， 在35 U.S.C. §303中提到的先前文件可以是在专利审查中已提过或审查过的文件。 只要申请人能根据这先前文件提出
(1) 新的角度；
(2) 新的重要问题；
(3) 新的重要解释；
(4) 或用来挑战观点与先前审查时不同；
(5) 这先前文件与新提出的先前文件组合能揭露出新的重要问题；或
(6) 可以引用不同於先前审查引用的法律条文来挑战专利可行性。 请参考MPEP 2216, 2258.01(A)

讨论

许多公司进入专利诉讼时， 会同时向USPTO提出复审的申请，这是有道理的。无论是单方复审(ex parte)或双方复审 (inter partes) 费用都不便宜，但比起法院程序来说，还算是便宜的， 而且USPTO 对复审采取的标准与法院采取标准并不相同。 即使同一专利， 基于相同的先前文件， 法院与USPTO 复审会得出不同结果。 譬如说In re swanson, 540 F.3d 1368, 1378 (Fed. Cir. 2008) 一案便是一个例。 在先前案中， 法官及陪审团判定这涉案专利有效; 但USPTO接受复审该专利时，基于相同的先前文件却对该专利的請求项目 (claims) 作出不该获得专利， 撤销那些請求项目的决定。 该专利拥有人向联邦上诉法院提出上诉， 上诉法院判USPTO复审结果成立。

上诉法院判文中指出， 新的先前文件及新的专利问题是针对USPTO为主， 这些文件及问题虽在法院中提出， 但没对USPTO提出过，对复审来说便是新的。

至于法院判专利有效，而复审中USPTO判同一专利无效， 上诉法院认为这是正常的， 因为双方使用审查标准不一。USPTO在是否接受复审时是使用「一个合理的审查员会不会认为申请人提出先前文件中，与专利问题对核准专利与否是否重要」这标准。另外，USPTO在专利审查时， 是将专利项目做最大最广的解释，来与先前文件中揭露作比较。而法官在决定专利项目范围是根据申请书中， 审查过程中揭露可允许范围来作解释项目范围， 因此USPTO对同一专利项目范围的界定，会比法官在侵权法律程序中界定为广。同一先前文件揭露出的范围，会与USPTO的解释界定相冲突或有交集，而与法官定出范围无交集无冲突，这便是Swanson一案产生相反结果的原因。而在采证方面，法院接纳证据规定较多较严谨，法院程序中取证与USPTO复审取证亦有不同标准，同样反对证据不见得会被法院采证, 但有可能为USPTO采用。所以上诉法院认为有相反结果是有可能的，也是可以相容的。

结论

复审可以用来作为专利谈判中的一種手段。一般用诉讼方式来推翻专利，成功概率是30%左右，而平均诉讼案花费是二百万美元以上。单方复审挑战成功率是12%， 花费约一万美元。 双方复审挑战成功率目前高达70%， 花费5万~20万美元，对于采取专利复审来挑战专利，或用来与专利拥有人谈判的可行性是值得评估及考虑的。