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浅淡美国发明专利申请成本
整理/北美智权法规研究组 黄兰闵
2011/03/31

北美智权专利法规研究组简介
北美智权专利法规研究组,专门研究各国专利法规详细规定,及其变动后的影响,并持续关注各国专利局最新动向。

北美智权专利法规研究组研究范围涵盖美国、中国、欧洲、台湾与其它重要国家的专利法规。

美国向来是各国企业的重要出口市场,但只要经营出一番局面,这些过江龙免不了要面对专利诉讼的震撼教育。也因此,申请人若经过评估,认为公司的触角应会延伸至美国的,多会积极在美国前线做专利布局,美国专利申请成本理所当然成为重要的知识管理议题。

然而,美国专利申请不必然需委托代理人办理,且不同地区属性的事务所往往有不同的收费策略,又会依客户个别状况给予不同的报价优惠,因此以下仅就官方规费讨论。

基本规费说明

一般美国发明专利正式申请案通常申请程序及规费

个别申请案送件后的「命运」差异极大,申请人所提出的美国发明专利正式申请案,一般会经历以下程序,并需依不同阶段、状况依法缴交相关规费。

Ⅴ/Ⅵ-1

Ⅵ-2

Ⅵ-3

Ⅵ-4

Ⅵ-5

前置作业

新案送件

初审

审委否准

核准

公告年费

‧事先检索可剔除希望不高的发明,避免无谓的浪费。

‧个别申请人或许会考虑发明或申请人本国规定、目标市场、资金……等等因素。

‧若先在非美国地区申请专利,仍有机会依不同协议进入美国,但会有复数申请案的额外成本,进入美国并可能产生翻译、申购优先权证明文件等费用。

‧应缴以下规费:
基本申请费
--US$330
检索费
--US$540
审查费
--US$220
權利要求超项费
1.独立项>3
--US$220/项
2.总项数>20
--US$52/项
3.多项附属项
--US$390
超页费
页数>100
--US$270/50页

‧补件可能产生滞纳金外文本英译规费
--US$130

‧未能于官方指定期限内回复,需缴延期费
1.延1月
--US$130
2.延2月
--US$490
3.延3月
--US$1110
4.延4月
--US$1730
5.延5月
--US$2350

‧修正可能产生超项费(见Ⅲ)

‧延后回复需缴延期费(见Ⅳ)

‧提IDS可能需缴IDS规费
--US$180

‧需缴纳RCE规费--US$810

‧修正可能产生超项费(见Ⅲ)

‧延后回复需缴延期费(见Ⅳ)

‧另起实审循环将产生后续程序费用,审查期间势必随之延长(见Ⅴ~Ⅶ)

‧官方指定期限内未及提延续案,需缴延期费(见Ⅳ)

‧延续案送件之后,原申请案可能就此放弃。而延续案系另起新案,所以将会产生新案规费及后续程序费用(见Ⅲ~Ⅶ)

‧审查期间势必随之延长,且不同阶段可能有不同复审程序规费
1.诉愿费
--US$540
2.Appeal Brief
--US$540
3.Oral Hearing
--US$1080

‧提IDS可能需缴IDS规费--US$180

‧修正可能产生超项费(见Ⅲ)

‧延后回复需缴延期费(见Ⅳ)

‧需于限期内缴纳领证费
--US$1510

‧若未曾缴纳公开费,需缴
--US$300

‧提IDS可能需缴IDS规费--US$180

‧若希望维持专利权效力,公告日起有3次年费需缴纳:
1.+3.5年
--US$980
2.+7.5年
--US$2480
3.+11.5年
--US$4110

以上美国专利规费系2011年2月15日官方报价,但因规费时有调整,实际费用应以缴费时的官方公告信息为准。官方公告完整规费请见:http://www.uspto.gov/about/offices/cfo/finance/fees.jsp

 

小实体规费

依35 USC 41(h)条文规定,若申请人为自然人、非营利组织、美国《小企业法》(Small Business Act)定义之小企业,即37 CFR 1.27条文所谓小实体(Small Entity),多项规费可获减半优惠。但需注意,是否适用这项规定,其判别复杂度可能高于想象,主张小实体资格前应详加确认,以免因小失大。若有疑虑,即如MPEP 509.03.VI.所说,申请人不应做此主张。

退费

规费缴纳后,USPTO依法一般只能退还错缴、溢缴的规费,但若申请人在实审前撤案,USPTO可退回先前所缴检索费、超项费。不过主动撤案是申请人有意之作为,嗣后若改变心意,已放弃的申请案将无法挽救。

规费调整

各项规费应缴金额是以缴费日的官方公告数额为准。按照往例,USPTO通常会在新年度展开时调整规费,以反映物价波动幅度。

其它考虑因素 TOP

成本控制在任何专业领域都是门大学问,依个别申请人状况、条件差异而有不同。以下简单列出几个面向,希望能提供一些有用的切入点。

前置作业

先前技术检索:即使由最受肯定的官方审查机构负责检索,亦不保证能找出所有适用的先前技术。话虽如此,仍会建议申请人预做检索,若发现先前已有其它申请人就同一发明申请专利,即可趁早另谋打算,以免无谓浪费申请专利所需的公私资源。

申请策略:一旦确定要申请专利,又得面对许多选择,例如:申请哪一种专利?到哪里申请或先在哪里申请?撰稿、送件、控管需一定程度的专业知识,可以自己来或需请事务所协助?种种问题很难写成一套标准答案。但不变的基本通则就是事前尽可能多方了解、充分准备,日后多能省却很多不必要的麻烦。

确定申请目的

申请专利的目的常会影响专利申请成本。譬如,有些申请人纯粹想拿到一纸专利证书,作为宣传、用以筹资,或许也就不是那么在乎专利范围和专利质量。如此一来,申请费用可能比较容易控制在一定数额。

反之,若属重要发明,而申请人希望取得的专利范围不同于官方认定的合理范围,即有可能需要更积极的作为。例如:透过面询与审查官直接沟通、提出各种声明及证据证明所请发明具可专利性、利用RCE争取终局核驳后继续审查的机会、进入复审程序力求翻案,又或先接受小范围专利再以延续案延长战线……等等,各项手段皆有可能增加专利申请的时间及资金成本。

善用各项程序

USPTO和其它主要专利局一样接受纸本送件,但多数常用程序已可接受电子送件。事实上,大部分美国申请案申请人都已改用EFS-Web电子送件方式,除享受规费优惠、方便时程控管等好处外,还可利用Private PAIR系统监控自家申请案进度,一举数得。由USPTO官员谈话、美国修法草拟条文、各大专利局跨国合作项目等迹象判断,电子送件在美国俨然已成为趋势主流,早日熟悉相关操作应是利大于弊。

另方面,很多申请人都有类似困扰:发明的市场潜力有待验证,但可用资源有限,又或有其它问题,不确定是否值得立即投入庞大的时间及金钱申请专利。针对这类状况,于美国有一些程序途径或许能派上用场,有助于减少或延后相关成本支出:

  • 美国暂时案
  • 根据35 USC 111(b)条文,只要依规定准备说明书及必要附图等文件,不需写入权利要求,即可组成基本的美国暂时案内容,若无超页、补件等情况,非小实体规费仅US$220(金额仍应以缴费日官方公告为准)。暂时案获受理后即可取得申请日,申请人有12个月的考虑时间可以观察市场动态、筹措资金、解决其它问题,而后再决定是否主张其优先权提出后续专利申请案。

    此外,去年12月USPTO开办新试行计划Extended Missing Parts Pilot Program,参加者需在暂时案申请日起算12个月内提出一般正式案、直接主张暂时案优先权,但有机会以较低成本暂缓缴纳检索费、审查费、超项费。不过这项试行计划暂定先只实施一年,不确定未来是否会转为常态实施项目或调整实施办法。

  • PCT申请案
  • PCT途径有许多为人熟知的优点,例如:一种官方指定语文写成的单一申请案,一经受理,即在PCT各缔约国抢到申请日;国际阶段由官方制作国际检索报告(ISR)及先前技术比对意见,可帮助申请人评估后续处理方式;进入各国的时间至少可延长到最早优先权日起算30个月(部分国家为31个月,此时必须再参考其它文件,WIPO网址:http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html),等于拉长了申请人的考虑期间;若确定要在多国申请专利,申请成本的主要支出时间点可随之递延

    而2010年初美、日、欧三大专利局开始试办PCT-PPH计划,符合参加条件的申请人可利用特定专利局所做的正面ISR及比对意见,请USPTO优先审查其申请案。依USPTO去年年中公布的统计结果,参加PPH计划的申请案平均在美国只收到1.7个OA,且审查期间大幅缩短。若恰好符合参加资格,倒也不失为是一种控制成本的可行方式。PCT-PPH虽然还只是试办计划,但韩国、奥地利、俄罗斯、芬兰、西班牙等国陆续加入,同时也正力邀中国参加,未来继续扩大办理的机率颇高。

    除此之外,USPTO局长David Kappos上任后,多次强调面询的益处,有需要时,申请人不妨考虑与审查官直接沟通、寻求化解歧见的机会。另一方面,USPTO去年提出三轨审查提案,若顺利公告实施,未来申请人将可依本身需求,弹性选择适合的审查轨道,掌控自家美国专利申请案实审时的快慢节奏,进而提升整体申请成本的控制能力。