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美国众议院通过H.R.1249 专利改革法案再进一步
作者╱北美智权 法规研究组 黄兰闵
2011/08/31

美东时间2011年6月23日下午,美国众议院经过数小时辩论,最后以304:117、10票弃权的比数,通过众院版专利改革法案《Leahy-Smith美国发明法案》(Leahy-Smith America Invents Act,编号H.R.1249)。众院此次通过的法案内容不同于参议院先前通过的版本(《美国发明法案》(America Invents Act,编号S.23),因此仍需等两院协调出双方都可接受的内容,才能送交美国总统签署生效颁布。话虽如此,这已是多年来美国专利改革法案最大进展。

根据报导,为避免节外生枝,参院司法委员会主席Patrick Leahy(这项法案在参院的主要推手)希望参院能直接就H.R.1249表决投票、不再修正,只要取得所需票数顺利通过,就能跳过两院协商程序,让法案尽早生效施行。

比较参众两院通过的专利改革法案,基本重点相去不远,内容包括:确定改采先申请制、修改领证前第三人信息呈报规定、增订及调整多项领证后审查程序、多方再审查程序更名并提高成案门坎、授权USPTO自订规费、新增微实体申请人缴费优惠、可用抗辩事由剔除以不符最佳实施例规定主张专利无效、新增专利虚拟标示及修订不实标示规定……等等。

但H.R.1249仍有不少细节不同于参院版的S.23,例如,USPTO可用预算回归国会监督、专利规费暂行加征15%附加费、先使用权适用范围扩大等。此外,美国专利法多项更正申请程序原不得治愈蓄意欺瞒引发的错误,但H.R.1249仅在新增的领证后补充审查程序(Supplemental Examination)保留相关规定。另方面,H.R.1249增列多项指定研究项目,包括美国应否设置周转基金提供贷款或补助金,以帮助中小企业在外国申请及维持专利、行使相关权利。

美国专利改革法案能否通过、如何修法,迄今还有很多变数,但一旦生效施行,USPTO需在有限时间内研拟公告数项配套实施办法,因此该局7月下旬已在官网架设信息平台,邀请公众先行就H.R.1249内容提供修法意见。USPTO态度日趋积极,可见该局对法案颁布极具信心。

规费专款专用 v. 国会监督权责

USPTO规费专款专用,原本看似是最无争议的修法项目,在众议院审议过程中却意外遭遇逆流。6月7日众议院拨款委员会正副主席等人联名致函众议院多数党领袖,反对让USPTO在不受国会监督的情况下自由运用所收规费,并要求H.R.1249法案暂缓排入全院审议议程。

由于USPTO亟需经费改善局内设备、充实人力编制,包括代表付费端的知识产权人协会(Intellectual Property Owners Association,IPO)、Fed. Cir.前首席法官Paul Michel等,都曾呼吁美国国会修法,让USPTO规费不再遭到挪用。前述消息披露后,美国专利业界一片哗然。

但支持众院拨款委员会立场的一方指出,2006到2008年度USPTO规费未被挪用,期间每年增聘千名审查人力、辟建新的办公空间,但固定成本垫高,IT设备汰换速度却相对缓慢,高科技发明的审查平台出奇地不高科技,很多新人来了又走,资深人员退休离职的比率也始终无法压低。正因USPTO未能有效、妥善运用各项资源,这段期间专利申请案审结时间持续拉长。

除昔日记录欠佳的问题之外,一旦如H.R.1249原先内容修法,USPTO负担职能将新增三项新程序,并大改两项旧有程序,局内员额势必再随之增加。而在不得超出服务成本的前提下,新法授权USPTO依一定流程调整自订规费,看似已受制衡,但反过来说,却也给了USPTO量出为入的权限。为避免USPTO规费与官僚体系无限膨胀,不少众议员坚信国会仍有监督必要,同时H.R.1249增订落日条款,仅给USPTO 7年的自订规费时间。

不过USPTO并未因此退却,日前该局局长David Kappos曾公开表示,USPTO所收规费若不能全部投入该局服务及活动,先前设定的各项目标将难以达成。众院拨款委员会主席Harold Rogers面对强大的舆论压力,遂于6月22日书面承诺,USPTO所收规费将只用于该局的服务及活动。尽管还是有人质疑这类保证的效果,但初步观察2012年度国会拨款审查作业,USPTO明年度可用预算可望较本年度大幅提高,而且最后拍板的H.R.1249法案增订,过渡期间USPTO部分专利规费将可加征15%的附加费。

先申请制及先使用权

改采先申请制将是美国专利制度近二百年来最大的变革,藉由此次修法与世界主流制度接轨,不仅可突显美国决心促成世界专利制度实质统合,也有助于巩固美国在相关议题的领导地位及发言权。

但在众院审议期间,改采先申请制还是免不了引发一番激辩。美国《宪法》第一条第八项第八款明订,就著作人及发明人个别的著作及发现,国会可予以一定期间的排他权,以促进科学和实用技艺的进步。先申请制是否违宪,学界正反意见都有。

其中,乔治梅森大学法学院(George Mason University School of Law)教授Adam Mossoff爬梳美国专利制度形成流变,援引相关论述及1878年McKeever v. United States等案判例,直指这项修法违宪:英国直到19世纪仍视专利为皇室恩赐,其它国家也多认定专利是政府施予的商业性独占特权,由最早申请者取得专利,自有其法学传统及政策渊源,但美国专利制度草创之初,即重在保障发明人心智劳动所获的财产,既为财产权,理当由最早创造出此一成果的发明人取得专利。H.R.1249舍弃通用名词First-to-File,改称First-Inventor-to-File,原因何在?恐怕是修法文字草拟人自知有违宪问题,所以才另造新词。

但印第安纳大学莫勒法学院(Indiana University Maurer School of Law)教授Mark D. Janis认为,美国《宪法》仅规定专利需授予发明人,非最早发明人,且未定义何谓发明人、未禁止国会施加额外授权条件,更未提供同一发明出现多组发明人的疑难排解原则。即使是现行的先发明制,依其游戏规则,最早发明人若曾放弃、封锁、隐匿其发明,或者未能证明发明付诸实施(Reduction to Practice)之前已尽到勤勉义务(Due Diligence),又或等发明商业化逾一年才申请专利,还是有可能不被授予专利。

改采先申请制另外引发了先使用权(Prior User Right)的辩论。美国国会听证会上多位证人指称,改采先申请制须搭配扩大先使用权,理由是,很多发明未必需要专利保护,但为避免同业独立研发出相同发明并抢先申请专利,申请人可能还是会就这类发明提出专利申请,如此一来,将加重USPTO审查负担,有违修法初衷。可是反对者所持理由亦有一番道理:设立专利制度是为鼓励揭露创新发明、加快科技进展,先使用权保护隐藏创新发明者、损害揭露创新发明者的权益,本质即不符美国专利制度创设宗旨。

不过议场上的讨论时间有限,众议员心中早各有定见,经全院投票,否决删除H.R.1249第3条、第5条两项修正提案,最后通过的H.R.1249修法内容,确定保留改采先申请制、扩大先使用权等条文。

大事纪

2011年

美国众议院

美国参议院

1月

  • 25日,知识产权、竞争及因特网小组委员会(Subcommittee on Intellectual Property, Competition and the Internet)召开听证会("How an Improved U.S. Patent and Trademark Office Can Create Jobs")。
  • 25日,正式提出《2011年美国专利改革法案》(Patent Reform Act of 2011,编号S.23)。

2月

 

  • 11日,知识产权、竞争及因特网小组委员会召开听证会("Crossing the Finish Line on Patent Reform – What Can and Should be Done")。
  • 3日,司法委员会投票通过修正部分条文,准备以修正版S.23送交全院审议。

 

 

  • 28日,美国政府致函S.23共同提案人,表达支持S.23的政策立场。同日,全院开始审议S.23内容。

3月

 

 

 

 

  • 10日,知识产权、竞争及因特网小组委员会召开听证会("Review of Recent Judicial Decisions on Patent Law")。
  • 30日,正式提出《美国发明法案》(America Invents Act,编号H.R.1249)。同日,知识产权、竞争及因特网小组委员会并就H.R.1249召开听证会。
  • 1日,全院以97:2的票数通过将S.23更名为《美国发明法案》(The America Invents Act),删除损害赔偿、承审法院及管辖权相关实质修法文字。同日,USPTO公开称许此一修正。
  • 8日,USPTO局长公开呼吁参议员支持S.23。随后参议院全院以95:5的比数投票通过修正后S.23内容。

4月

  • 14日,司法委员会以32:2的票数通过修正版H.R.1249,准备提交全院审议。

 

5月

  • 31日,美国商务部长骆家辉致函司法委员会正副主席,表示欧巴马政府支持并乐见专利改革法案通过。

 

6月

  • 1日,司法委员会主席Lamar Smith代表提出H.R.1249委员会报告。
  • 21日,议事规则委员会确认H.R.1249审议时讨论的各项修正及时间、规则。
  • 23日,全院以304:117的票数通过修正后H.R.1249内容,法案名称确定冠上参众两院主要提案人姓氏(更名为"Leahy-Smith America Invents Act")。

 

 

 

 

  • 28日,众院通过的H.R.1249内容排入全院审议待审项目。