在处理一个专利案时，「发明内容充分揭露」应是目前从业人员在实务上的正确作法，也是各主要经济体在制定专利法规时的一个普遍共识。然而，到底揭露多少叫做「充分揭露」呢？另外，在这个普遍共识之下，细部的规定与实际的操作上又是如何呢？以下本文将就此议题针对美国申请案的揭露义务做探讨。

以美国专利法而言，§112(a)的规定如下：

The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

依照MPEP2161的进一步说明，§112(a)其实已经订定出三要件，即：(1). 书面叙述的要求 (written description requirement)；(2). 据以实施的要求 (enablement requirement)；以及 (3). 最佳态样的的要求 (the best mode)。在本文中，限于篇幅的关系，仅将重点放在前两项。

事实上，就充分揭露的要件而言，美国专利法的规定相对于其它国家是比较特别的，因为它"很明确地"将"written description"与"enablement requirement"视为个别的要求。换句话说，审查委员在审查一份专利申请时，必需要依据MPEP的规定，对这两项要件做分别的判断，如果判断的结果都是符合，而且又达到最佳态样的要求时，才表示此份专利申请通过§112(a)的考验。套句MPEP 2161的话说，这两个要求是"separate and distinct from each other"。

然而，光是这样说，好像有点抽象。以下就以实际的 case law来做说明。在Univ. of Rochester v. G.D. Searle & Co., Inc. 一案中，University of Rochester ("Rochester")针对纽约州西区地方法院对其US6,048,850('850)专利无效的简易判决，提起上诉。系争专利的三个独立权利要求中，都在请求保护"利用一种可选择性抑制前列腺素合成酶-2(PGHS-2)基因产物活性的非类固醇化合物，来选择性抑制人类宿主身上的PGHS-2活性"。该发明的背景为，传统的非类固醇抗发炎药物，其工作原理都是通过抑制前列腺素合成酶(PGHS)的活性，来降低细胞中前列腺素的产生。在1990年代早期以前，只知道一种PGHS的存在，直到Rochester的科学家发现了其实有两种功能回异PGHS的存在，即PGHS-1与 PGHS-2。前者存在于肠胃道之中，对保护胃黏膜有帮助；后者则是在有发炎症状时会被刺激产生。

基于这项空前的发现，于是科学家假设如果能抑制PGHS-2的活性而不抑制PGHS-1的活性(即选择性地抑制PGHS-2活性)，就可以避免之前的非类固醇抗发炎药物同时抑制两种PGHS，所造成的肠胃不适副作用。Rochester的科学家遂发展出一种化验方式，以用来筛选出药物是否具有这样的选择作用，并因此而获得一项专利 US5,837,479('479)，而系争专利'850便是'479的一个分割案。于审理时，对手Pfizer主张，如果'850专利旨在叙述利用一种方法来达成某种生物效应，但是并未揭露出任何得以获得该结果的化合物，则如何可能满足§112(a)书面叙述的要求？尽管Rochester坚称"书面叙述的要求不可能独立于据以实施的要求之外"，但Lourie法官认为 §112(a)中明定的三要件，即便有明显的重复但仍应视为互相独立的要求，一个发明说明书纵然未善尽揭露义务但该发明仍可能可以实施，更何况"书面叙述"的要求，是作为一种教示的功能，作为"交换条件"以使公众在获得有意义的揭露的同时，于一定的期间内被排除于实施该项发明之外，不应将书面叙述的要求与其它要求混为一谈。

另外，Lourie法官更进一步引用地方法院的论述：Rochester的专家证人并未说明习知该项技艺者，将从阅读该专利就可了解到什么样的化合物是适合于该方法的，但是该专利的本身又已经清楚解释该化合物或该些化合物对实施该方法是必要的，并且也不知道除了通过试验和错误要如何找到这样的化合物('850专利的说明书中有叙述如何筛选化验药物，同时独立权利要求第6项中加入筛选该化合物的方法步骤作为限制条件)，来否定其对已符合书面叙述要求的主张。

而在Automotive Technlogies International v. BMW一案中，Automotive Technologies International, Inc. ("ATI")针对密执安州东区地方法院，判定其US5,231,253 ('253)专利的权利要求第1-44项无效的简易判决，提起上诉。争点在于'253的权利要求中，电子式的侧面碰撞传感器是否达到§112(a)据以实施的要求。因为在该系争专利的权利要求第1, 20, 29, 30项中，均牵涉到一个侧面碰撞传感器或是一个侧面碰撞感测系统，在整个说明书中，大部分的实施例以及篇幅(Figures 1 & 2 at column 6, lines 7-32; Figure 5 at column 8, lines 53-60; Figure 6 at column 8, lines 61-66; and Figures 8 and 9, at column 9, lines 30-60) 都在说明机械式的侧面碰撞传感器，只有在Fig.11以及非常少的篇幅(column 10, lines 3-14)里，对电子式的侧面碰撞传感器稍微描述。在地方法院审理时，法官即提出该说明书内并未提供足够的细节，以教导习知该项技艺者如何去制作及使用电子式的侧面碰撞传感器。以 Fig.11而言，它其实只是一个"模糊的"概念图，其中只绘示出三个组件(electronic sensor assembly 201 & sensing mass 202 & housing 203)，因此整份专利说明书中并未揭露出合理且基本可行(basic enabling)的结构，使习知该项技艺者得以运用现有的电子式感测技术，来达到本发明之电子加速传感器所欲达到的新特性。

在联邦巡回上诉法院时，法官更强调："说明书中不必揭露业界所公知的技术"仅是"补充规则"，并不能取代基本的揭露到可据以实施程度的原则。另一个重点为尽管ATI祭出另一招，利用专家证人的证词，声明习知该项技艺者，将可知道如何采用申请专利当时现有的知识来制作出该电子式的侧面碰撞传感器，但并未被法官所采信，因为§112(a)的重点在于是否需要"undue experiment"，在没有证明如何采用当时现有技术以及需要何种测试的情况下，并无法证明"no undue experiment"。为了满足据以实施的要求，说明书必需要揭露到使权利要求的全部(full scope of claims)都可以据以实施，而在该系争案中权利要求的全部包括电子式和机械式的侧面碰撞传感器，因为揭露不完全，该系争案的权利要求第1-44项仍以无效收场。

在处理专利申请时，不可不慎，因为说明书的撰写若未能符合§112(a)"书面叙述"与"据以实施"的要求，日后有可能造成专利的有效性被挑战。