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利用台美PPH试办计划加速美国申请案审查速度
作者╱北美智权 法规研究组 黄兰闵
2011/10/26

美国专利商标局(USPTO)与台湾知识产权局(TIPO),宣布合作开办专利审查高速公路(Patent Prosecution Highway;简称PPH)服务,利用两局原有程序加快审查速度,在两局有对应申请案的申请人,有机会藉此让美国申请案提前接受实质审查,进而更快取得所需的美国专利保护。

依据两局达成的协议,台美PPH计划试办期间起自2011年9月1日,预定至2012年8月31日截止。视申请人参加反应及其它状况,试行期间可再延长一年,也可能提前结束,若有调整,两局会再另行公告。

有意利用PPH途径请USPTO加快申请案审查作业者,须完全符合以下条件:

  • 美国案为发明正式申请案,不得为暂时案、植物或外观设计申请案、Reissue申请案、USPTO发出保密命令的申请案,亦排除Reexamination程序的适用。
  • 美国案需(1)有效主张台湾先申请案优先权,或(2)为PCT进美国的美国国家阶段申请案,而该PCT案有效主张台湾先申请案优先权。
  • TIPO认定其台湾对应案至少有一项权利要求具可专利性。
  • 美国案所有权利要求,充分对应于TIPO认定具可专利性的台湾对应案权利要求。排除两案权利要求翻译及格式差异,只要其范围相同或相似,即视为符合充分对应要件。
  • 美国请求案尚未开始实审。

筛选出适格的美国案之后,申请人需主动向USPTO请求参加。除提交PPH请求书之外,亦需准备台湾对应案可专利性相关全部OA复本、经审核后TIPO认定具可专利性的权利要求复本,和其英译及英译无讹声明,另外需附英文权利要求对照表,并以IDS形式呈报台湾对应案TIPO引用文献清单,及非属美国专利文献的TIPO引用文献复本。为提高PPH使用率,USPTO目前已不针对PPH请求案件加收额外规费。

PPH请求书及前述各项文件送件之后,USPTO内部将有专人加以审核。符合规定者,官方通知其申请案将享有Special Status,可提前接受实审。不符规定者,官方会告知请求书或其它文件瑕疵,申请人有一次补件机会,若于期限内完成补件且USPTO仍未开始实审,该件申请案一样享有Special Status,可提前接受实质审查,否则USPTO将驳回所提PPH请求,通知按一般程序候审。

通过PPH资格审核后,此一美国案候审位阶仅次于明显已达可核准状态的申请案、有既定程序时限需及时处理的申请案,以及依加速审查(Accelerated Examination;简称AE)办法准备各项文件并通过相关资格审核的申请案。
但取得PPH提前候审资格后,申请人若要修正或新增权利要求,一样需附英文的权利要求对应表,且其内容需充分对应台湾对应案核准的权利要求,否则官方不予采认考虑,若为对OA的回复,将视为未充分回应。而且TIPO若再寄发可专利性相关的OA,申请人也需持续提交该OA复本,和其英译及英译无讹声明。

另外需注意,PPH资格仅止于一案。母案获准参加PPH的资格不能延续到子案,故子案需另外请求参加PPH。