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由 Typhoon v Dell et al. 看 Indefiniteness
作者╱北美智权 专利工程研究组 叶仁友
2011/12/27

在今年的十一月四日,美国联邦巡回上诉法院对Typhoon Touch Technologies, Inc.的上诉案做出判决。该案系Typhoon针对东德州地方法院的判决提起上诉,在这个判决中,比较值得注意的一点就是在最后一个争点上,即「交互参照手段」(means for cross-referencing) 是否符合35 USC §112第二段明确性 (definiteness) 的要求有了重大的翻转。在地方法院审理时,因为认为上述字眼不符合 35 USC§112第二段明确性的规定,所以判定'057 专利的权利要求第11-12项以及'362专利的权利要求第8项无效,但在此次上诉判决中却认为地方法院的该项判决并不符合专利法的规定,因而撤销原来无效的判决。判决书由Newman 法官执笔,论述整理如下:

(1). 首先,法官指出"means for cross-referencing"这样的字眼符合 35 USC§112第六段所认可的法定形式"an element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function..."。

(2). 当上述前题被确立之后,接下来需要厘清的,就是对于"means-plus-function element"而言,到底要揭露到什么程度才算是符合 35 USC §112第二段及35 USC §112第六段的规定。法官引述了Finisar Corp. v DirectTV Grp., Inc. 以及 Biomedino LLC v Waters Techs. Corp.两个判例中,对35 USC §112第二段及35 USC §112第六段的阐释:说明书必需要包含足够的叙述,以使该发明所属技术领域的技术人员「知悉并且理解何种结构对应于该相应的手段限制」(know and understand what structure corresponds to the means limitation)。

(3). 基于以上,接下来便进入到问题的核心,即Typhoon在 '057专利中,是否有充分揭露以满足35 USC §112第二段及35 USC §112第六段的要求。地方法院在判定未明确揭露时,所持的论点为:说明书在解释"means for cross-referencing"这项功能时,并未包含一个适切的"算法"(algorithm),以支撑该项功能的架构。地方法院并引述前案Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd v International Game Technology作为引用论点,因为在联邦巡回上诉法院2008年的判决中,Aristocrat 便因为"仅揭露了所欲达到的功能,但是却没有揭露藉以达成该功能的算法"而败诉。

(4). Typhoon于联邦巡回上诉法院审理时辩称,在 '057专利的说明书中,虽然并未揭露出算法,却已经揭露了适当的"算法则"(algorithmic criteria),基于此事实,与之前计算机实施相关功能 (computer-implemented functions)的判例并无二致。而法官亦认为当"algorithm"一词应用于计算机系统时,事实上意义甚广,而且不仅可以以数学式的形式表达,也可以利用文字表达,叙述得以被程序化计算机所实施的程序。法院同时举出了In re Waldbaum 以及 In re Freeman两判例作为支持。在Waldbaum 一案中,法院陈述"algorithm"包含了"本质上一系列可供计算机据以执行的指令"。而在Freeman一案中,法院参考Webster's New Collegiate Dictionary (1976) 对"algorithm"的定义,采取了较宽广的解释:提示一组用以解决问题或是完成某种目的step-by-step步骤;法院亦依据 Computer Dictionary and Handbook (1972),陈述"algorithm"较佳的定义为:一组固定并且step-by-step的步骤,用以完成给定的结果,通常为用来解决复杂问题的简化之程序,或是对有限数量步骤的详细说明。

(5). Finisar一案中亦揭示,依照判例以及实务操作都允许专利权人,利用任何可理解的形式,来表达其算法程序,而这些形式包括数学式、文字叙述、流程图、或是任何其它可以充分揭露出所请算法结构的方式。同时,在所请专利中只需要揭露出足够的算法结构,以提供该领域的技术人员,一个可以达成特定功效的软件程序,便已足够。Typhoon于其陈述中,亦指出在 '057与 '362专利的说明书中,已明确叙述了利用计算机实施的「交互参照功能」的四步骤演算,包括:「entry of a response」、「a search for the entered response in a library of responses」、「determination whether a match exists in the library」、「execution of an action if a match exists」。Typhoon 并声称已揭露了足够的算法结构,以使得「交互参照功能」的例行程序化过程是具备可实施性。

(6). 最后,法院指出被告没有提出证据证明,该领域具有通常知识的程序设计师,在读了 Typhoon 的专利之后,并无法理解要如何实施交互参照的功能。相反地,法院举出了 Typhoon 在其说明书中,对 memory (col.2 lines 64-66)、CPU (col.3 lines 4-6)、cross-referencing (col.3 lines 43-48) 提供的叙述。这些叙述足以证明,相关步骤无疑义地可以被该领域具有通常知识的程序设计师,运用计算机操作,实现该专利内容。纵使地方法院对于Typhoon的陈述不予以采认,径为如下判决:『该用来隐喻「交互参照手段」所使用之架构的算法,并没有被明确地揭露于说明书中。』但联邦巡回上诉法院反转地方法院的判决基础,认为虽然该算法的确未被揭露于说明书之中,但是依照判例对相关法规意义的阐释,如果说明书已经以叙述的形式,说明了程序设计师可据以实施的算法则,便足够矣。因此,地方法院先前针对"means for cross-referencing"不符合35 USC §112第二段明确性的要求,以致于 '057 专利的权利要求第11-12项,以及'362专利的权利要求

第8项的无效判决,被联邦巡回上诉法院予以撤销。