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利用中美PPH试办计划加快美国申请案审查速度
作者╱北美智权 法规研究组 黄兰闵
2011/12/27

美国专利商标局(USPTO)与中国国知局(SIPO)宣布合作开办专利审查高速公路(Patent Prosecution Highway;简称PPH)服务,利用两局原有程序加快审查速度,在两局有对应申请案的申请人,有机会藉此让美国申请案提前接受实质审查,进而更快取得所需的美国专利保护。

依据两局达成的协议,中美PPH计划试办期间起自2011年12月1日,预定至2012年11月30日截止。除传统PPH之外,这段期间两局也会同时试行基于PCT 工作结果的PPH计划(PCT-PPH)。视申请人参加反应及其它状况,试行期间可再延长一年,也可能提前结束,若有调整,两局会再另行公告。

有意利用中美PPH途径请USPTO加快申请案审查的,须符合以下条件:

传统PPH

PCT-PPH

  • 中国基础案至少有一项权利要求获SIPO核准。




  • 美国案为原始的发明正式申请案,不得为暂时案、植物或外观设计申请案、Reissue申请案、USPTO发出保密命令的申请案,亦排除Reexamination程序之适用。

  • 美国案需(1)有效主张中国在先申请案优先权,或(2)有效主张PCT在先申请案优先权或为其进美国的美国国家阶段申请案,而该PCT在先申请案本身未主张任何优先权。


  • 美国申请案所有(原始送件或经修正后的)权利要求,充分对应于中国在先申请基础案获SIPO核准之权利要求。排除两案权利要求翻译及格式差异,只要其范围相同或相似,即视为符合充分对应要件。

  • 美国请求案尚未开始实审。
  • PCT基础案受理局可为任一局,但需由USPTO或SIPO制作国际阶段最新一份检索初审工作结果,且至少1项Claim获正面评价,具专利三性,并无Box VIII观察意见所指问题。
  • 美国案一般需为原始的发明正式申请案,暂时案、植物或外观设计申请案、Reissue申请案、USPTO发出保密命令的申请案有适用限制。
  • 美国案需(1)为PCT基础案的国家阶段申请案,(2)主张PCT基础案优先权或为其优先权被主张案,(3)为美国国家阶段申请案而其PCT案主张PCT在先申请基础案优先权,或(4)主张前述各类美国案的优先权。
  • 美国申请案所有(原始送件或经修正后)权利要求,充分对应于前述检索初审工作结果获正面评价之权利要求。排除两案权利要求翻译及格式差异,只要美国请求案范围等于或小于PCT基础案获正面评价的范围,美国即视为符合充分对应要件。
  • 美国请求案尚未开始实审。

*本文所用「基础」案一词,系指有权利要求(1)经SIPO审查核准的中国在先申请案或(2)获正面评价的PCT在先申请案,也就是美国申请案请求参加中美(1) PPH或(2) PCT-PPH计划之依据。

筛选出适格的美国案之后,申请人需主动向USPTO请求参加,但毋须缴纳额外规费。除提交PPH请求书之外,申请人应准备英文权利要求对照表,并以IDS形式呈报中国/PCT基础案官方引用文献清单,及非美国专利文献类的官方引用文献复本。此外,还有两项文件需一并提交予USPTO:

传统PPH

PCT-PPH

  • 中国在先申请基础案可专利性相关全部OA复本,和其英译及英译无讹声明。若PPH请求书通过USPTO审核后SIPO再发相关OA,需持续提交该OA复本,和其英译及英译无讹声明。
  • 中国在先申请基础案审核具可专利性的权利要求复本,和其英译及英译无讹声明。若SIPO未直接说明某项权利要求具可专利性,需声明SIPO未核驳该项权利要求,故视为SIPO认定该项权利要求具可专利性
  • PCT基础案国际阶段最新一份检索初审工作结果复本。非英文者,需附英译。



  • PCT基础案获正面评价的权利要求复本。非英文者,需附英译及英译无讹声明。

 

PPH请求书及前述各项文件送件之后,USPTO内部将有专人加以审核。符合规定者,官方通知其申请案将享有Special Status,可提前接受实审。不符规定者,官方会告知请求书或其它文件瑕疵,申请人有一次补件机会,若于期限内完成补件且USPTO仍未开始实审,该件申请案一样享有Special Status,可提前接受实质审查,否则USPTO将驳回所提PPH请求,通知按一般程序候审。

通过PPH资格审核后,此一美国案侯审位阶仅次于明显已达可核准状态的申请案、有既定程序时限需及时处理的申请案,以及依加速审查(Accelerated Examination;简称AE)办法准备各项文件并通过相关资格审核的申请案。
但取得PPH提前候审资格后,申请人若要修正或新增权利要求,一样需附英文的权利要求对应表,且其修正后的内容需充分对应中国/PCT对应案核准的权利要求,否则官方不予采认考虑,若为对OA的回复,将视为未充分回应。

另外需注意,PPH/PCT-PPH资格仅止于一案。母案获准参加PPH/PCT-PPH的资格不能延续到子案,故子案需另外请求参加。