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从LG与广达美国诉讼案件看专利权耗尽原则
作者/北美智权法规研究组 邱英武
2008/06/30
案例说明:
此案起源于LG与Intel之间曾签署专利互相授权的契约(Patent Cross License Agreement)以及主契约(Master Agreement)。于授权合约中,LG授权Intel可以结合LG的专利制造Intel的微处理器以及芯片组,并且亦同时授权Intel可以将结合LG专利所制造的产品贩售给他人。另在主契约中,LG要求Intel于贩售该些产品时,必须通知客户该些产品已取得LG专利授权,但不得将此产品运用结合到非Intel的产品中。
文章綱要
一、双方诉讼争点简述

二、法院判决简述

三、判决影响分析
四、结 论

后Intel将结合LG专利的微处理器与芯片组贩售给广达等计算机制造厂商,广达等制造厂商遂将微处理器与芯片组结合在自己生产的产品中。为此,LG便对广达等制造厂商提出诉讼。地方法院做出有利于广达的判决,LG上诉至联邦巡回法院(CAFC),CAFC反转结果而将地院判决废弃发回地院更为审理。广达对CAFC判决不服,遂向最高法院提出上诉,并于2007年9月25日受理。

一、双方诉讼争点简述


1.方法请求项是否适用权利耗尽原则
LG于诉状中强调方法请求项(Method Claims)并不适用于权利耗尽原则(Doctrine of patent exhaustion),因为方法请求项要点在于「使用该方法」,与权利耗尽原则适用的客体为「物品专利」不相同,不可比附援引。而且Glass Equip. Dev., Inc. v. Besten, Inc., 52 174 F.3d 1337, 1341 n.1 (Fed. Cir. 1999) 一案中亦指出方法请求项不适用于权利耗尽原则。

2.契约约束
LG认为在与Intel签订的主契约中,已明确载明Intel的告知客户义务,且Intel亦已履行该义务。所以,广达应知晓产品为取得LG专利授权的产品,且不可以与非Intel的产品结合。

二、法院判决简述

1.方法请求项适用权利耗尽原则
法院认为LG阐述方法请求项不适用权利耗尽原则是错误的,法院引用Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U.S. 436 ,446 ,457(1940)以及United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241(1942)判例,认为专利权人固然可以寻求藉由方法请求项方式规避权利耗尽原则的适用,但若该方法请求项结合到实物产品上时,则仍须遵守权利耗尽原则,不能因此而规避适用。此案LG的方法请求项即是结合到Intel所制造的微处理器或是芯片组中,所以不可排除适用。

2.结合主要技术特征的未完成的产品
虽然前段提到法院承认方法请求项应适用的权利耗尽原则,但在何种状况下方可适用则有进一步阐述。法院引United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241(1942)判例,认为当产品虽未实施该项专利的所有请求项,但却实施该专利的主要技术特征(embodies essential feature)于未完成的产品(uncompleted article)上时,则该未完成的产品的销售,仍应受到权利耗尽原则的拘束。LG的专利即属于前述的状况,因为Intel乃将LG的主要专利运用到Intel的微处理器与芯片组中,属于前述的未完成的产品。因此法院认为广达主张LG的方法请求项已属于权利耗尽原则适用的范畴,不可再对运用该非完成的产品的客户主张权利,是合理的。

3.产品售后限制约定
法院认为虽然在Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1(1912)判例中准许对于产品销售后的使用做限制约定(Postsale Restrictions),但后来分别于1913年以及1917年的Bauer & Cie v. O'Donnell, 229 U.S. 1(1913)与Motion Picture Patent Co., v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, 518(1917)的判决中,明确排除适用该判决。法院认为专利法制订的目的不是在创造个人利益,而是促进科技与有用技术的发展。因此于判决中重申若物品在单一、未有条件限制下的情况下售出者,必须适用权利耗尽原则。

4.双方合约
法院认为LG与Intel签署的授权合约中,并未对Intel销售微处理器以及芯片组给客户的权利加以限制,而是宽广的准许Intel制造、使用、销售免除LG主张专利权的产品。而且双方主契约中对Intel的要求,Intel亦已履行,所以并无违约的行为。另LG认为授权给Intel的权利同时,并未默示授权(Implied License)给使用Intel制造产品的第三人,所以可对广达主张专利侵权。但法院认为广达的主张是权利耗尽,不是默示授权,所以否决LG的主张。

三、判决影响分析

1.方法请求项撰写方式恐将无法排除权利耗尽原则的适用
专利权利耗尽原则并非如着作权般由法规明确规定,而是由判例法逐渐中生成。从19世纪中叶开始,美国即开始发展该原则,当时较着名的案例为最高法院1873年的Adams v. Burke, 84 U.S. 17 Wall. 453 (1873),该案件将该原则定义为:「当所谓有权实施专利的人,例如专利权人、或被授权人等在贩卖专利物品后,而有权实施专利的人,已获得该专利权的对价或报酬,因此不得再对该专利物品,向后续任何人主张专利权被侵害。」

从前述可看出权利耗尽适用的重要条件为:「有权实施专利的人,贩售专利产品。」但也仅是限于「产品」。后于United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241(1942)判例中将「专利物品」的意义扩张成为:虽然产品并未完成运用到专利的所有请求项,但已是实施该专利请求项中的主要技术特征(embodies essential feature),且仅是运用于完成实施该发明专利的未完成品(uncompleted article)而已。因此若有权实施该专利的人,贩售该专利产品的主要组件,即前述的未完成品,也会触及权利耗尽的适用。自此,说明书中的方法请求项,若属于主要技术特征时,恐将无法规避权利耗尽的适用。

2.法律屏障弱化,增加合约签署与条文说明的困难度
在判决书注脚7的文字中隐藏着合约的基本概念,那就是合约双方当事人必须遵守合约的义务。本案中的双方是LG与广达,却不是LG与Intel,因为Intel并未违反与LG签署的合约义务。因此法院认为非诉讼当事人的Intel与LG之间,可以以合约将授权对方的专利予以限制。但此限制仅限于契约双方当事人,但对于依法应受到保护的第三人则不适用。促使专利权人寻求保护的方法,惟有从契约条文下手,以约束双方的权利义务,包括后手制造商,当被授权人违约时,可以以损害赔偿弥补损失。但此种方式也隐藏着困扰,就是合约被授权人对于后手的客户,若有违反自己与对方约定的契约义务时,并不愿意承担该后手的赔偿义务。因此,也增加了合约签署以及条文说明的困难度。

3.服务型态的产品适用盲点
虽然于判决中法院认为方法请求项可适用权利耗尽,但仍是处于外观可见的「产品」型态,而若是无法以固型外观呈现的「服务型产品」,此时是否排除在外,则尚待日后法院的见解。因为世界潮流逐渐朝向服务型发展,服务型的专利产品并未具有实体的物品外型,多是方法或流程,在提供第一次服务后,是否即可以引用权利耗尽原则,不得再对后续的服务收取报酬?仍有令人争议与讨论的空间。

四、结 论

此判决固然使以代工为主的台湾厂商松一口气,但也并未完全否定可以以契约方式拘束对方及其下游客户,于违反契约而导致专利权人被以权利耗尽原则,无法向侵害专利权人主张损害赔偿时,转而可以向被授权人主张违约损害赔偿。因此,最终责任的转嫁势必由第一手的授权人承接。台湾厂商于产业链中所处的地位是否可以排除在此第一手被授权人的责任主体之外,尚待商榷。