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美国延续案及请求项相关新法说明
作者/北美智权法规研究组 黄兰闵
2007/09/30

美国专利局 (USPTO) 已于 2007 年 8 月 21 日公告增修专利法实施细则 (37 CFR) 部分条文,对延续案 (Continuing Application) 及请求延续审查 (RCE) 之申请、请求项之审查、相关专利及申请案之参照 (Cross Reference) 规定,都有相当大幅度的变动。

新法虽预定 2007 年 11 月 1 日始正式实施,适用 2007 年 11 月 1 日及该日后申请或由 PCT 途径进入美国的申请案,但部分条文将回溯适用 2007 年 11 月 1 日前提出的现有申请案。

文章綱要
一、延续审查申请

二、请求项项数限制

三、相关案件 (Related application) 及专利重复授予案件 (Double patenting)

此次新法修订主要分为三大主题:延续审查申请 (Continued Examination Filing) 次数限制、请求项项数限制、相关申请案 (Related Application) 及专利重复授予 (Double Patenting) 。以下依序简述其变革。


一 、延续审查申请


新法大幅改写 37 CFR 1.78 条文,延续案仍定义有三种态样,即连续案 (CA) 、部分延续案 (CIP) 及分割案 (DIV) 。

1. 关于 Continuing Application & RCE
2007 年 11 月 1 日新法生效后,每一初始案 ( 初始正式案, Initial Application) 最多只可申请两件不包括 DIV 的延续案,即 CA 或 CIP ,若超出两件的配额,想再申请第三件 CA 或 CIP ,申请人就必须在申请日起算四个月内另外缴 US$400 并提出申诉 (Petition) ,说明第三件 CA 或 CIP 中新加入的专利范围或技术数据,为何不能在前案的申请程序中以修正 (Amendment) 、答辩 (Argument) 或证据 (Evidence) 的方式提出。请注意,第三件 CA 或 CIP 只可以用来加入前案申请程序中未能以修正、答辩或证据的方式提出之数据,这和一般 CA 或 CIP 的用法有很大的差异。

但对于申请日为 2007 年 8 月 21 日之前的申请案,不论在 2007 年 8 月 21 日前已申请的子案数目有多少,在新法生效日 ( 即 11 月 1 日 ) 后,都能再申请一件子案且无须提出申诉;若申请人于 2007 年 8 月 21 日到 10 月 31 日之间已申请一子案,则会被视为已经用掉这一件子案的配额。

上述初始案及其所有子案合称为一个申请案家族 (Application Family) , 新法生效后, 一个申请案家族只能申请一次 RCE 。若申请案家族有第二次 RCE 需再申请,则须另外缴 US$400 提出申诉,说明其修正 (Amendment) 、答辩 (Argument) 或证据 (Evidence) 何以未能及早在申请程序中提出。由于正常的 RCE 只能提出一次,因此今后申请人在申请程序中提出的修正、答辩或证据如果不被审查委员接受,申请人只有利用上诉程序 (Appeal) 来解决,而不能像以前那用持续利用 RCE 来延长和审查委员答辩的时间和次数。

2. 关于 DIV
新法对于 DIV 之产生方式亦有变动,申请人仅得就 USPTO 发出选组通知的申请案另提 DIV ,且 DIV 专利范围的内容限定为母案已揭露但未选取 (Elect) 且未审查的专利范围。申请人可以主动建议审查委员发出选组通知,但除非审查委员依其建议发出选组通知,否则申请人「自行」提出的 DIV("Voluntary'' divisional application) 将被视为是一个 CA ,这样就会用掉一个延续案的配额。依据审查委员发出之选组通知而提出的 DIV 案可比照初始案,可以另外成立一个申请案家族,也就是毋须申诉,可再申请两件 CA 延续案,以及一次 RCE 。请注意, DIV 案的两个延续案名额中不得有 CIP 案。

3. 关于 CIP
2007 年 11 月 1 日及当日后仍为系属中 (Pending) 之 CIP ,必须注明哪些请求项的技术标的 (Subject Matter) 已于母案中以符合 35 USC 112 的方式揭露,这些请求项的审查基准日就是母案的申请日或优先权日。未注明技术标的已于母案揭露的请求项,其审查基准日一律是 CIP 案的实际申请日。

二 、请求项项数限制

若有下列任一情况 : (1) 独立项超过 5 项 或 (2) 总项数超过 25 项,则申请人必须提交审查支持文件 ( Examination Support Document,  ESD) 。
申请人请求项写作方式有可能影响到 USPTO 的项数计算结果。例如,若有多重附属项 (multiple dependent claim) ,其项数计算方式一如超项费的计算方式,不能单以一项来计算;又如,若一案与他案的请求项,被认定无显著差异 (Patentably Indistinct) ,两案请求项项数将被合并计算。

由于 申请人对于每个案件有不同之考虑,申请人必须对于 2007 年 11 月 1 日前 USPTO 尚未寄出第一份核驳通知 ( 不含选组通知 ) 的所有申请案,决定采取下列作法之一:
I.
若请求项内含有数个发明,可以建议审查委员发出选组通知 ( 不适用已发出选组通知者 ) ;
II.
申请人可选择修正请求项写法、取消部分请求项,使独立项及总项数分别不超过 5 项及 25 项,这样就可以免除提交 ESD 的义务;或
III. 遵守 USPTO 的规定,对于超过上述两个项数规定的申请案开始准备提出 ESD 。 依据新增的 37 CFR 1.265 条文, ESD 必须包括:
 
(1) 声明申请人已做检索,并列举检索分类码、数据库、检索逻辑、检索日期……等等数据;
(2) 拟一清单,列出各请求项最相关之先前技术;
(3) 注明前述先前技术所揭露的各请求项的限制 (Limitations of Each Claim) ;
(4) 详细阐述何以各项独立项相对于前述先前技术具备有可专利性;
(5) 说明各请求项的各个限制条件可在说明书或优先权案的何处获得支持。

USPTO 已在 其网站上提供 ESD 写作方针,并将于 2007 年 10 月于其网站上提供 ESD 制式窗体。

若一案应附却未附 ESD , USPTO 将寄通知给申请人并要求于 2 个月期限内补件,除非官方同意,这 2 个月的期限不得延长。但对于申请日落在 2007 年 11 月 1 日前 的案子,此 2 个月的期限可直接付费延展,最多可延至 6 个月。应附却未附 ESD 的案件,若未能于期限内补件者,会导致该案被废案。

取消请求项之退费规定
依新增之 37 CFR 1.117 条文, 若申请案于 USPTO 作成第一份实质审查通知书 ( 包括核驳通知、核准通知 ) 前 ,即已取消部分请求项 ,以致当初申请时所缴之超项费或多重附属项费用已无缴交的必要,申请人得于请求项取消的 两个月内 向 USPTO 请求退费,这两个月的期限 不得延长 。
请注意,可退费项目包括 1 ) 独立项超项费, 2) 总项数超项费, 3) 多重附属项费用 。此次 修法并没有修改先前的超项费计算方式,一申请案的独立项超过 3 项或总项数超过 20 项就需要缴交超项费。

三、相关案件 (Related application) 及专利重复授予案件 (Double patenting)

2007 年 11 月 1 日后仍然是系属中的申请案,若与其它申请案或已领证的专利案之间具有符合 下述二法条中任一法条所列的各项 条件时,申请人就需要依据该法条的规定完成后续动作:

名稱
相關案件
專利重複授予案件
法條
37 CFR 1.78(f)(1)
37 CFR 1.78(f)(2)
構成條件
(1)
受讓人相同,
(2)
至少有一相同的發明人,且
(3)
申請日或優先權日相差不超過兩個月 ;

符合以上條件的其他申請案或專利,就是該申請案必須呈報的相關案件

(1)
受讓人相同,
(2)
至少有一相同的發明人,
(3)

申請日或優先權日相同,且

(4)
其揭露內容與符合上述三條件的其他案件之間具有實質重疊 (Substantially Overlapping Disclosure) 關係;

如果符合以上條件時, USPTO 就會假設該申請案具有至少一個與其他案件無顯著差異的請求項
申請人應為之動作

羅列清單
並註明所有相關案件的申請號或專利號

(1) 證明該申請案所有請求項與其他案件的專利範圍相比較,皆具可專利性的顯著差異 (Patentably distinct) ,或
(2) 提出法定權利放棄 (Terminal disclaimer) 並解釋何以必須提出不只一件的這類申請案。

動作完成期限
取下列最晚者 :
(1) 該申請案申請日或 PCT 案進入 US 國家階段起算 4 個月內,
(2) 相關案件的 Filing Receipt 寄出日起算 2 個月內,
取下列最晚者 :
(1) 該申請案申請日或 PCT 案進入 US 國家階段起算 4 個月內,
(2) 相關案件的 Filing Receipt 寄出日起算 2 個月內,
(3) 該申請案中無顯著差異之請求項的提交日 ;
備註
(1) 2007年11月1日前申請的案子,若上述最晚期限早於2008 年2月1日,最晚期限為 2008年2月1日。
(2) 若有多件屬於同一受讓人之申請案具有無顯著差異之請求項時,則除非理由充分,否則 USPTO 可要求申請人,選擇一申請案來保留前述無顯著差異的請求項,而其他申請案中無顯著差異的請求項則需全數刪除。
(3) 一申請案與另一案件的揭露內容是否為實質重疊的證明方法是,如果在另一案件的本文中找到可以支持 (Enable) 該申請案某一請求項的技術揭露時,該申請案就會被認定為與另一案件具有實質重疊的技術揭露。