雖說每個國家的專利制度是獨立的,但彼此之間又必須要遵守一些國際性的公約(像巴黎公約、專利合作條約及歐洲專利公約等等),才能讓全球的專利市場得以平順運作。因此,不同國家的專利局在專利的申請上,都是在獨立的基礎下相互合作的。
對每個國家的專利局而言,專利申請的工作既繁重又瑣碎,尤其是在前案檢索及實質審查的部分。然而,由於許多廠商都會有一發明多國申請的策略,因此,一些國家的專利局在前案檢索及實質審查兩部分,都會有重覆作業、資源浪費之虞。這種情況在專利大國的IPO(如USPTO、JPO、EPO、KIPO...等等)會更形嚴重。
為此,各個專利局都或多或少與不同的專利局間有合作關係,推出一些專利工作分享計畫(Patent Work Sharing Program),以減少重覆作業及減輕彼此的工作負擔,這對於各地專利局的積案問題,都能有或多或少的助益。
此外,工作分享計劃也是各國專利局推動全球專利保護的整體策略性計畫的一環。不同國家專利局之間的專利工作分享計劃範圍相當廣泛,包括在平行對等的情況下,進行的雙邊或多邊活動,及在世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 內部進行的專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty, PCT) 整體重組的議題討論。
上述提到目前兩國專利局之間的雙邊工作分享計畫最普遍的就是專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway, PPH),不過,USPTO已逐步擴大PPH的架構,期望能成為多邊合作的規模。
就發明專利而言,美國是全球專利申請量的第一大國。就2010年四邊統計工作小組 (四邊指美國USPTO、歐盟EPO、日本JPO及韓國KIPO) 的專利統計交換年報(APPSE2010)資料顯示,2010年美國USPTO共受理490,226件發明專利,緊隨在後的為中國SIPO 391,177件、日本JPO 344,598件、韓國KIPO 169,959件及歐盟EPO 150,961件。由於每天都受理為數眾多的發明專利申請案,因此USPTO相當重視與不同地區專利局之間的專利工作分享,而且許多現在廣為使用的分享模式也是由USPTO及其夥伴國共同建立的。
本文會針對國人最常申請專利的三大地區:台灣、美國及中國大陸,介紹其專利工作分享情況。但由於台灣不是WIPO會員國,所以在各國專利局之間的工作分享情況並不是很活躍。
至於中國大陸的部分,早期中國申請人多以內地本土市場為主,較少申請國外專利,所以對國際間的專利合作需求不大。然而,最近幾年一些內地國營企業紛紛躍上國際舞台,像華為、中興通訊等大廠在國際間的電信專利大戰便相當引人矚目。此外,據專利統計交換年報的數據顯示,中國於2010年的發明專利受理量已躍居全球第二,達到391,177件,僅次於美國專利商標局USPTO的490,266件;而且這是中國知識產權局SIPO首次超越日本專利局JPO的344,598件。
另外一個值得注意的現象是,中國於2010年受理非中國居民發明專利申請達98,111件,有14.8%的高成長率,比同期歐洲專利局EPO、日本JPO及韓國專利局KIPO的76,533件、54,518件及38,178件來得高;顯示中國市場對於國外申請人的吸引力已越來越高。以上背景資料顯示,中國專利市場在國際間的重要性已日漸升高,而各專利大國也希望中國能加入其專利工作分享計畫,以減輕彼此在專利工作上的負擔。
身為第一發明專利大國 美國積極推動專利工作分享計畫
美國除了是發明專利申請量第一大國外,也是非本國居民發明專利申請量最大的國家;就2010年四邊統計工作小組年報顯示,比例達51%,超過一半。另一方面,美國在許多國家的非本國居民申請量也是獨佔鰲頭。在以上兩種因素的影響下,美國必須積極的與各國專利局相互合作,推動專利工作分享計畫,才能有效減輕工作負擔,縮短專利審查時程。
下表歸納了美國USPTO部分主要的工作分享計畫:
計畫名稱
計畫內容
生效日期(建議日期再查證確認)
申請人/局方啟動
收費
加速案件審查之效果
專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway, PPH)
當專利申請人的申請案至少有一項申請專利範圍經第一申請局(Office of First Filing, OFF)審查核准後,申請人便可以請求第二申請局(Office of Second Filing, OSF)加速審查相對應的申請專利範圍。在這種情況下,第二申請局可以充分利用第一局的檢索及審查成果,來達到加速審查、提升審查品質及避免重覆作業之目的。
美國USPTO與日本JPO的PPH試辦計劃始於2006年7月3日,為USPTO最早啟動之PPH計畫;而永久的PPH計畫則始於2008年1月,目前已與世界各地多個IPO進行雙邊合作。截至2011年8月為止,USPTO與其主要貿易夥伴進行中的PPH計畫共有18個,而成功受理的PPH申請案總計也達3,000個以上。
除了現有PPH夥伴外,USPTO也持續的與更多IPO溝通,包括台灣TIPO及大陸SIPO,希望可以增加PPH合作夥伴。
永久性計畫
啟動日
日本:2008/01/04
韓國:2009/01/29
試辦計畫
啟動日
英國:2007/09/04
澳洲:2008/04/14
EPO:2008/09/29
丹麥:2008/11/03
德國:2009/04/27
新加坡:2009/02/02
芬蘭:2009/07/06
奧地利:2010/10/01
匈牙利:2010/07/01
俄羅斯:2010/09/01
加拿大:2011/01/29
墨西哥:2011/03/01
瑞典:2011/06/01
以色列:2011/07/01
北歐NPI:
2011/07/01
西班牙:2011/07/15
終結日
奧地利:2011/09/30
EPO:2012/01/28
墨西哥:2012/02/29
澳洲:2012/04/13
以色列:2012/06/30
北歐NPI:
2012/06/30
俄羅斯:2012/07/14
加拿大:2012/07/14
芬蘭:2012/07/14
西班牙:2012/07/14
英國:2012/07/14
德國:2013/04/26
瑞典:2011/05/31
申請人主動申請
2010/05/25
開始取消收費。
如果在PPH申請案中是以USPTO作為第二申請局的話,那申請人所提出的申請案在整個USPTO的審查過程中都會被加速處理。
在如果申請人是以USPTO作為第一局,向其他USPTO PPH夥伴申請加速審查的話,那加快的速度就會因不同的IPO而異。
申請人可以8個參與PPH試驗計畫中任一局之審查結果(不一定是第一局),來向8個局中的另一局提出PPH申請。
PS: 因日本、美國、英國、加拿大、澳洲、芬蘭、俄羅斯和西班牙8國專利局不是兩兩之間均有PPH合作協定,故具體雙邊協定情況請參看圖一。
PPH MOTTAINAI 試辦 計畫
啟動日 :
2011/07/15
參與國家:
日本JPO、美國USPTO、英國UK-IPO、加拿大CIPO、澳洲IP Australia、芬蘭NBPR、
俄羅斯ROSPATENT、西班牙SPTO。
PCT 專利審查高速公路(PCT Patent Prosecution Highway, PCT PPH)
PCT-PPH是在試辦計畫的基礎下,擴大PPH服務範圍。只要申請人的申請案在PCT階段獲得第一局正面的結果(即至少有一項申請專利範圍在PCT申請案中被評為具新穎性,創造性及產業可利用性),即可以在第二申請局提出加速審查要出。
參與PCT-PPH的IPO包括:
• 三邊專利局
◦ USPTO
◦ JPO
◦ EPO
• 韓國KIPO
• 澳洲IPAU
• 俄羅斯ROSPATENT
• 西班牙SPTO
• 奧地利APO
• 歐盟EPO
• 芬蘭NBPR
• 北歐NPI
• 瑞典PRV
試辦計畫
啟動日
日本:2010/01/29
韓國:2010/06/01
EPO:2010/01/29
奧地利:2010/10/01
俄羅斯:2010/10/01
西班牙:2010/10/01
澳洲:2011/01/24
芬蘭:2011/01/24
瑞典:2011/06/01
北歐:2011/07/01
終結日
日本:2012/01/28
韓國:2012/05/31
EPO:2012/01/28
奧地利:2011/09/30
俄羅斯:2011/09/30
西班牙:2011/09/30
澳洲:2012/04/13
芬蘭:2013/01/23
瑞典:2013/05/31
北歐:2012/06/30
申請人主動申請
2010/05/25開始取消收費。
如果在PPH申請案中是以USPTO作為第二申請局的話,那申請人所提出的申請案在整個USPTO的審查過程中都會被加速處理。
在如果申請人是以USPTO作為第一局,向其他USPTO PPH夥伴申請加速審查的話,那加快的速度就會因不同的IPO而異。
USPTO-KIPO工作分享試辦計畫
美國USPTO與韓國KIPO於2009年9月啟動了SHARE試辦工作分享計畫。當專利申請人同時在USPTO及KIPO申請專利時,第一申請局會先作檢索及審查,然後將其工作成果與第二申請局分享。為了要充份達到資源再利用的目的,第二申請局在第一申請局檢索及審查工作尚未完成之前,不會開始作業。
SHARE工作分享計畫的由來是因為發現USPTO與KIPO在部分專利申請案上重疊性很高。以2010年為例,於能源及電化電池(TC 1700)、LED及半導體電極 (TC 2800)兩個領域中,同時申請USPTO及KIPO專利之重疊數為326份;因此這兩個領域也被選為USPTO-KIPO工作分享計畫中的兩個技術申請範圍。
試辦計畫
啟動日
2009/09/01
官方主動執行
免收費
有一些既有的加速原素,但此試辦計畫並沒有明確表達加速的條款。
USPTO-UKIPO (英國智慧局)工作分享試辦計畫
根據此工作分享計畫,當同專利申請人同時在兩個局(USPTO、UKIPO)遞交申請案的時候,UKIPO會執行檢索工作,並且透過正式的公佈程序與USPTO分享檢索結果,如此一來,USPTO便可以充分利用UKIPO的工作成果。另一方面,當USPTO完成檢索及審查後,USPTO也會將它的工作成果透過PUBLIC PAIR來公佈,這樣UKIPO也可以充份利用USPTO的工作成果,將重複的審查工作減至最低。
試辦計畫
啟動日
2010/03/03
公佈,2010年10月推行。
官方主動執行
免收費
有一些既有的加速原素,但此試辦計畫並沒有明確表達加速的條款
SHARE/FLASH
(策略性處理申請案以達加速審查目的,Strategic Handling of Applications for Rapid Examination / 第一局申請案工作分享,First Look Application Sharing)
FLASH計畫是為特別為執行SHARE概念而設計出來的工具,讓專利局可以將審查精力專注在本身是第一局的申請案。
為了充分達到工作分享的目的,FLASH建立了一個通告系統,讓三邊專利局其中的JPO及EPO可以在最短時間內分享到USPTO的檢索及審查結果。
當申請人在USPTO及JPO或EPO遞交同一申請案,又以美國案來請求優先權的話,申請人即可透過現有的PDX (Priority Document Exchange,優先權文件交換系統) 來請求美國優先權文件。此一優先權文件的請求可以觸發USPTO產生身為第一申請局的自覺,而迅速執行同一申請案的檢索及審查工作,以盡早提供結果供JPO及EPO參考。
此外,當審查結果出爐的時候,USPTO也會通告三邊專利局,並會將結果放在FWA (File Wrapper Access) / PAIR (Public Patent Application Information Retrieval)等工具供查詢。
試驗計畫初期,每一局 (USPTO、JPO或是EPO),每一個月限量100份申請案。
試辦計畫
啟動日
2010年第3季,試辦計畫預計先推行一年。
官方主動執行
免收費
目標為加速USPTO的檢索及審查速度。當USPTO身為第一局的時候,第二局大約18到22個月就可以拿到審查結果了。
當USPTO審查委員經FLASH系統告知其為第一局的時候,審查委員會被要求迅速進行審查,並在系統告知約三個月內發出第一次實體審定書 (first action on the merits)。
此外,針對PPH部分,USPTO剛於7月1日也公佈,已與其PPH計畫的合作夥伴達成協議,進行一PPH試辦計畫 (即上表中的PPH MOTTAINAI 試辦計畫),以擴充現有PPH的架構及更新運作模式。這個新推出的PPH試驗計畫係以原有的PPH計畫為基礎,再擴充至適用於更多類型的申請案。參與此PPH試驗計畫的包括美國USPTO、日本JPO、英國UKIPO、加拿大CIPO、澳洲IPAustralia、芬蘭NBPR、俄羅斯Rospatent及西班牙SPTO等8個局。
在現有的PPH架構下,只適用於在第一申請局已有審查結果的專利申請案;即只有在第一申請局審查結果出爐後,專利申請人才可以向第二申請局提出PPH申請案。在擴充的PPH試驗架構之下,申請人可以8個參與PPH試驗計畫中任一局之審查結果(不一定是第一申請局),來向8個局中的另一局提出PPH申請。新的試辦計畫2011年7月15日開始實施,為期一年,預計到2012年7月14日為止,但也不排除延長或提前結束的可能性。
不過,因日本、美國、英國、加拿大、澳洲、芬蘭、俄羅斯和西班牙8國專利局不是兩兩之間均有PPH合作協定,故具體雙邊協定情況請參看圖一。
例如日本與澳洲並沒有簽訂雙邊PPH合作協定,所以日本不能拿其他專利局之審查結果向澳洲提出PPH申請,反之亦然。
雖然台灣TIPO並未簽訂任何PPH協議,但也可以利用PPH MOTTAINAI 試辦計畫來加速國外申請案之審查。例如像USPTO和JPO有PPH雙邊協議,台灣申請人在TIPO提交首次申請後,以該申請為優先權先後在JPO和USPTO提出後續申請,若USPTO審查確定申請具有可專利性,申請人可向JPO對相應申請提出加快審查請求。
圖一:PPH MOTTAINAI 試辦計畫中,日本、美國、英國、加拿大、澳洲、芬蘭、俄羅斯和西班牙8國專利局之具體PPH雙邊協定情況
資料來源:SIPO,2011年7月
中國專利量暴增 國際間合作勢在必行
從7月大陸知識產權局SIPO發佈的消息得知,今年上半年中國大陸專利成長態勢相當強勁。在SIPO今年上半年受理的專利申請中,國內申請61.4萬件,比去年同期增長49.4%;其中國外申請6.2萬件,比去年同期增長10.7%。此外,就發明專利部分,國內申請16.5萬件,比去年同期增長43.5%,占發明專利申請總量的75.7%;國外申請5.3萬件,比去年同期增長8.2%,占發明專利總量的24.3%;而在44.5萬件授權專利中,國內授權專利40.7萬件,國外授權專利3.8萬件。發明專利、實用新型專利和外觀設計專利授權分別為8.3萬件、18.6萬件和17.6萬件。
中國大陸專利數量急速成長跟其國家政策有很大的關係,像年初的十一屆全國人大四次會議表決通過的「十二五」規劃綱要的主要目標部分,便列出了每萬人口發明專利擁有量提高到3.3件的指標;如以13億人口算,即全國需達約43萬件的目標(2010年底之數據為約23萬件)。
其實早在「十一五」期間,中國大陸已制定及修訂有關知識產權的法規和規範性文件共54項,主要政策措施82項。「十一五」期間,SIPO累計受理專利申請超過430萬件,占專利法實施25年以來受理總量的60%以上。其中,發明專利申請量達到146萬件,授權量達到49萬件,分別比「十一五」之前20年的總和增長了一倍。「十一五」的5年間,全國企事業單位知識產權工作力度不斷加大、創新水準明顯提高,擁有自主知識產權產品的企業數量快速增加,其中專利申請量達到1,000件和5,000件以上的企業分別有232家和30家。
不過,即使專利數量不斷成長,而且於2010年的發明專利受理量已躍居全球第二,超越日本僅次於美國;然而,中國大陸在專利發展上仍然有很大的隱憂。其中最大的問題就是中國申請人向國外申請發明專利的數量少,而且授權率不高。就以2010年的數據來看,去年中國大陸向EPO、JPO、KIPO及USPTO所提交的發明專利總量10,605件,僅占4大專利局的發明專利申請量1.02%;然而,同期歐盟成員國、日本、韓國及美國在SIPO提交的發明專利總量分別為27,735件、33,882件、7,178件及25,280件,相對占中國大陸發明總量7.1%、8.7%、1.8%及6.5%。
從以上數據顯示,中國大陸與其他4大專利國明顯是處在「發明專利逆差」的狀況,而大陸當局對這種情況也很警覺,所以鼓勵及支持國人申請國外發明專利是必然的政策;另一方面,歐盟、美國、及日韓在中國大陸的專利申請量也是持續成長,在這種情況下,中國與其他4大專利國之間的互動合作勢必要加強。
目前中國大陸與其他國家專利局並沒有具體的專利工作分享計畫,只是零星的跟一些國家簽訂雙邊合作協議或是諒解備忘錄,不過對中國專利申請需求量大的國家,倒是非常希望與大陸搭起PPH合作之橋。如去年5月USPTO便與SIPO簽署了一份涵蓋廣泛專利合作議題的備忘錄(MOU);雖然涵蓋範圍很廣,但此份MOU的最主要之重點目標乃為建立工作分享計畫,包括簽訂PPH協議,以減輕雙方在專利工作上的負擔及清理積案。
不過,USPTO跟SIPO洽談PPH合作計畫已經不是一天、二天的事,一直沒有具體落實的成果可能是由於在現階段對SIPO而言,並沒有緊迫需求。因為前文數據顯示SIPO目前還是以申請本國專利居多,就申請國外專利的部分,即使是在4大專利國申請的數量總和仍是相當有限,因此中國申請人需要以SIPO作為第一申請局向第二申請局提出PPH請求的機會也相對不高。但反過來說,歐盟成員國、日本及美國在中國申請專利的數量相當大,因此都希望與SIPO建立起PPH合作模式,以便快速取得中國專利。
隨著中國的專利數量節節攀升,專利大國的國際合作已逐漸從三邊局(JPO、USPTO、EPO)、四邊局(JPO、USPTO、EPO、KIPO)擴展到五邊局,而SIPO就是重要的後起之秀。「IP5」是世界5大專利局 (EPO、JPO、KIPO、SIPO及USPTO)的一個夥伴合作組織,據世界智慧財產權組織 (WIPO) 2010年的統計資料顯示,5大專利局在2008年時的專利總和於全球專利市場的占有率已超過75%,因此「IP5」對全球專利發展及推動顯得很重要。
繼2007年5月於美國夏威夷及2008年10月在韓國濟州島舉行了5局局長會議後,第3次的局長會議也已於去年4月在中國廣西桂林召開。出席的包括EPO局長Alison Brimelow、JPO局長細野哲弘、KIPO局長高正植、USPTO局長David Kappos及大陸國家知識產權局局長田力普。在此次會議中,「IP5」5大局長都認同及強調工作分享的重要性,並且針對「IP5」的10個「基礎計畫」(Foundation Projects),確認了分工的角色,分別為:EPO負責共同的文獻資料庫、共同利用的混合分類;JPO負責共同申請格式、共同利用檢索與審查結果;KIPO負責共同的訓練政策、共同的機器翻譯;SIPO負責共同的統計因素及品質控管規則、共同的審查統計參數系統;及USPTO負責檢索策略的分享與紀錄的共同作法、共同的檢索與審查輔助工具。
台灣民眾申請國外專利日增 台美將於9月試行PPH計畫
今年3月5日至11日,台灣智慧財產局TIPO王美花局長便率員赴美,參加於USPTO舉辦、為期兩天的「21世紀亞太專利合作論壇」(ASIA-PACIFIC PATENT COOPERATION),除了就專利法調和議題與美國USPTO、日本JPO、韓國KIPO及中國大陸SIPO等重要專利局局長進行深入探討外,更與美國USPTO就建立PPH合作模式、優先權證明文件電子交換等重要議題進行雙邊會談。
就在會談結束後5個月,TIPO就在網站公佈於9月1日始,台灣與美國開始試行專利審查高速公路(PPH)計畫。TIPO官方消息表示,自2011年9月1日起,專利申請人在美國第一次提出發明專利申請,其後據以主張優先權向台灣TIPO申請發明專利,倘經美國專利商標局USPTO審查有1項以上請求項可准予專利者,申請人得據以向TIPO請求加速審查。同樣地,在TIPO第一次提出發明專利申請,並且向USPTO提出專利申請主張台灣優先權者,經TIPO審查有1項以上請求項可准予專利者,亦得據以向USPTO請求加速審查。
USPTO局長David Kappos指出,本項試行計畫為全球PPH合作網絡增加一位重要夥伴,以台灣TIPO高品質的專利審查成果,透過這項計畫,申請人將有機會使用PPH,並可因加速審查及提高專利品質而獲益。
TIPO局長王美花則表示,該局與USPTO在PPH的合作,除奠立我國專利審查重要里程碑之外,相信該計畫也符合專利申請人對加速審查的期待,同時,亦可減輕專利審查官的工作負荷。該局樂於加入全球PPH網絡。
另一方面,TIPO表示原已實施的加速審查計畫(AEP),申請人即已可拿美國核准專利來台灣請求加速審查。惟加入國際PPH合作網絡,除了具有增進台美專利審查實質合作意義外,由於PPH制度規定申請人以取得USPTO核准專利向台灣請求加速審查時,必須將在台灣的申請專利範圍修正成與USPTO核准的申請專利範圍完全相同或是更限縮,且在後續修正時均必須符合此條件。PPH比AEP的適用條件嚴格,也因此TIPO審查成本相對經濟,所以審查時限上,申請PPH會較AEP更快獲得審查結果。
「發明專利PPH審查申請書」(Form for requesting participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) pilot program between the TIPO and the USPTO)及相關訊息請參閱智慧局網頁:www.tipo.gov.tw/pph ,另USPTO網頁:www.uspto.gov/patents/init_events/pph 亦提供PPH資訊。
總結:USPTO與SIPO/USPTO與TIPO 的PPH計畫
其實USPTO與大陸SIPO和台灣TIPO洽談PPH合作協議已經很長一段時間。因USPTO在同一時間也相當積極的希望與SIPO建立PPH合作協議,所以筆者對此一三角關係相當感興趣,並作了一點粗淺的分析:先就審查週期來看,根據2010年底的數據,SIPO的平均審查週期最短,只需24個月、USPTO的審查週期為33個月、而TIPO的最長,需要41個月。
就以上資料顯示,TIPO的審查週期比USPTO長了8個月,現在TIPO跟USPTO建立了PPH協議,台灣申請人若以TIPO為第一申請局,就同一專利申請案向USPTO提交PPH申請案的話,那對於「加速」審查並沒有很大助益,因為第一申請局的審查週期比第二申請局長很多。反過來,如果美國申請人以USPTO為第一申請局,就同一專利申請案向TIPO提交PPH申請案的話,那對於「加速」審查其在台灣的申請案倒會有比較大的幫助。(目前專利申請人欲加速其在台灣之發明專利申請案之審查程序,也可以利用「發明專利加速審查作業方案」(AEP)來處理。)
但比較值得注意的是,因為SIPO目前平均審查周期只需要24個月,所以待USPTO與SIPO也達成了PPH合作協議後,對於想快一點取得美國專利的台灣廠商來說,會不會選擇以SIPO作為第一申請局更具效益呢?
雖然USPTO尚未與SIPO正式達成PPH合作協議,但這也是指日可待的事。究竟到時候會不會對台灣的專利市場造成衝擊?應該是很值得觀察的議題。
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