設計專利的靈魂與核心是圖式(drawings)中所揭示之設計內容。MPEP 第15章中規定,設計專利申請案必須提出充分且足夠的視圖,所附之圖式必須足以清楚且完整地揭示申請人所主張的整體外觀設計,任何揭示於圖式中的部分(what is shown in the application drawings)都是設計專利權範圍的重要元素(essential element) 。在Elmer案件 中,美國聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit,簡稱 CAFC)說明:審判法院有責任解讀設計專利的權利範圍,解讀專利主張的權利範圍是法官的工作,而陪審團必須接受法官所作的正確解讀。
在Elmer v. ICC Fabricating, Inc.一案(註5)中,原告主張D290,620專利(圖2)的縱向稜邊有細長三角形突肋及頂面中央有一小圓形凸出物的兩項特徵是功能性特徵,而非裝飾性特徵。不過CAFC認為,如果專利權人主張設計專利的某些設計特徵是屬功能性而非裝飾性,應在申請時,將這些功能性特徵從申請案的圖式中刪除或以虛線揭示;否則在解讀權利範圍時專利權人不得作此主張。
2012年8月,美國北加州聯邦地方法院法官Lucy Koh針對Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD案件(註6)做出最終陪審團指南(final instruction),說明解讀設計專利的權利範圍是法官的工作,而陪審團必須接受法官所作的正確解讀。地方法院解讀Apple的D618,677設計專利(簡稱677專利)權利範圍,並不包括專利圖式中的虛線,其請求保護範圍只有手機正面的四角以圓弧角修飾之矩形玻璃面板(見圖3);而D593,087設計專利(簡稱087專利)的權利範圍,包含手機正面、正面玻璃面板周圍的環框,不是請求手機的整體設計或其餘部分。
圖3 Apple電子裝置的677專利
圖4 Apple的D087專利的第1個實施例
在2009年的Minka Lighting Inc. v. Maxim Lighting International Inc.(註7)一案中,法院認為系爭的D535,052專利與被告的Tuscan Estate設計雖然都採用相同形狀的燈罩和類似的設計裝飾,不過兩個設計的輪廓及表面裝飾的光影明顯不同,所產生的整體印象也不一樣,一般觀察者不會產生混淆。
在Bernardo Footwear L.L. C. v. Fortune Dynamics案件(註8)之中,雙方當事人之間最明顯的爭議就是D513,447專利圖式中,涼鞋接近外側邊緣以虛線揭示的車縫線部分是否為主張設計之一部分(見圖5)。地方法院認為因為447專利圖式中的虛線部分會創造出車縫線般的裝飾性視覺效果,且專利權人未在說明書中敘明該虛線並不構成主張設計之一部分,因此該虛線是請求設計的一部分。
圖6 美國 D 513,447設計專利(涼鞋)
而到了Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD一案(註9),地方法院解讀D504,889設計專利(簡稱889專利)的權利範圍,是「如FIG.1—FIG.9所揭示及所述之電子裝置的裝飾性設計」(如圖6所示);不過,889專利中有一些模糊的空間,FIG.3在螢幕玻璃前蓋表面下方以虛線方式呈現的矩形螢幕,說明書只記載著「FIG.9中以虛線表示的部分不構成主張設計之一部分」,卻未說明在其他視圖中所使用的虛線是否構成主張設計的一部分。地方法院認為:889專利Fig.1與Fig.3透明玻璃蓋下方的虛線最有可能表示螢幕玻璃前蓋板下方所嵌入之螢幕,所以該虛線也是主張設計之一部分才是合理的解釋。
2015年5月,CAFC在Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD(CV-14-1335)案件(註12)中說明,Samsung所主張設計專利保護的是非功能性特徵之裝飾性特徵,在一般觀察者檢測比對時,應該將功能性特徵從整個保護範圍中予以忽略。不過,Richardson v. Stanley Works, Inc一案(註13)並不支持Samsung的說法。