前言

台灣與中國的專利權種類中，均有小發明的專利權，於台灣就是「新型專利」，於中國就是「實用新型」。台灣新型專利於2004年7月修正的專利法中，從實質審查修改為形式審查。為搭配審查制度的修正，於是参考日本制度加入「新型專利技術報告書」，使專利權人可以運用該報告書判斷專利三性的參考文件。中國雖於專利制度建立之初，即已定位實用新型專利為形式審查，但直到2003年專利法第二次修正時，方導入實用新型專利檢索報告書制度，後於2009年10施行的新修訂的專利法中，將報告名稱改為「實用新型專利權評價報告書」。兩岸雖都有此報告書制度，但於實際操作面以及相關規定，卻仍有不同處。簡述如下：

報告涉及的條文

台灣報告書中涉及的判斷為新穎性與進步性，不對產業利用性以及單一性與以比對判斷，而中國則擴及修改、分案的補正是否超出原始專利說明書或專利範圍揭露的內容的判斷。

台灣新型專利技術報告涉及的條文內容如下：

• 申請前已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉的判斷
  專利法第94條第1項第1款、第2款規定：「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。」
• 進步性判斷
  專利法第94條第4項規定：「新型雖無第1項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。」
• 擬制喪失新穎性判斷
  專利法第95條規定：「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」
• 先申請原則判斷
  專利法第108條準用第31條規定：「同一新型有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予新型專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予新型專利；其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，均不予新型專利。各申請人為協議時，專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果，屆期未申報者，視為協議不成。同一發明或創作分別申請發明專利及新型專利者，準用前三項規定。」

中國實用新型專利權評價所涉及的條文內容如下：

• 實用新型是否具備專利法第二十二條第二款規定的新穎性。
• 實用新型是否具備專利法第二十二條第三款規定的創造性。
• 實用新型是否符合專利法第二十六條第四款（註1）的規定。
• 實用新型是否符合專利法實施細則第二十條第二款（註2）的規定。
• 實用新型專利文件的修改是否符合專利法第三十三條（註3）的規定。
• 分案的實用新型專利是否符合專利法實施細則第四十三條第一款（註4）的規定。
• 實用新型是否符合專利法第九條（註5）的規定。

報告申請人

於台灣並無限制何人方可提出，任何人均可以提出技術報告書的請求。但於中國則限於專利權人（若是共有專利權時，部分專利權人也屬於適格的申請人）以及利害關係人。而利害關係人係指有權根據專利法第六十條的規定，就專利侵權糾紛向人民法院起訴或者請求管理專利工作的部門處理的人，例如專利實施獨佔許可合同的被許可人和由專利權人授予起訴權的專利實施普通許可合同的被許可人。

請求的客體

• 兩岸均是以公告的專利權為評價的客體，即使是專利權當然消滅或放棄，也是適格的請求客體。惟若專利權，於台灣若是被舉發而撤銷者，則不是適格的客體；而於中國，若申請案專利權被宣告全部無效者，也不是適格的客體，僅部分宣告無效的專利權為適格的客體。
• 另台灣對於舉發撤銷與受理報告書製作請求時間的前後，而有不同的處理模式。亦即，若報告書製作請求時間早於專利權被撤銷時間點者，則會終止製作報告書，將申請費退回給申請人。另雖舉發成立，但案件進入行政訴訟救濟程序，且尚未確定判決者，仍會製作報告書。
• 另中國對於已經做出評價報告書的專利權案件，則限制不得再提出評價請求；此部份於台灣則無限制，亦即，若有多個請求者，則會作多份報告書。之所以會有多份報告書，乃是因為檢索期間不同，而發現其他前次未經檢索的公開或是公告的資料或是前次未經斟酌的資料。

報告書完成的時間

台灣則是應於申請文件與要件備齊後十二個月內完成，中國則是二個月。

報告書寄送與副知

• 寄送對象於中國為申請人，但台灣除申請人外，若申請人非專利權人時，報告書亦會寄送給專利權人。另如果於報告書製作前，專利權有轉讓者，則會將報告書寄送給異動後的受讓人。
• 如果第二次以後的報告書內容不同於先前的報告書時，則會副知先前技術報告書的請人。

台灣特殊規定

• 若報告申請人主張有非專利權人為商業實施而提出申請時，則申請人可以檢附證明文件，專利專責機關則應於文件備齊後的六個月內完成報告書製作。
• 若審查人員於判斷全部專利範圍後，認為全部專利範圍均不具有新穎性或（及）不具有進步性要件時，將會對專利權人發出「技術報告引用文獻通知函」，請專利權人於技術報告書製作寄發前，對於該份文件所述的事項提出說明。請注意，此僅為向智慧局做說明，無法對專利權做出補充/修正。
  

中國特殊規定

中國對於已經完成的評價告書，准予專利局或是申請人提出更正。但僅限於「專利案件資訊或是文字錯誤」、「程序錯誤」、「法律適用明顯錯誤」、「事實認定明顯錯誤」與「其他應當更正的錯誤」的狀況方可提出更正。

註解：

1.中國專利法第二十六條第四款規定：「权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。」
2. 中國專利法實施細則第二十條第二款：「独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。」
3.中國專利法第三十三條規定：「申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。」
4.中國專利法實施細則第四十三條第一款規定：「依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。」
5.中國專利法第九條規定：
「同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。
两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。」