法規解析
美國眾議院通過H.R.1249 專利改革法案再進一步

整理╱北美智權法規研究組 黃蘭閔

2011.08.22

北美智權專利法規研究組簡介
北美智權專利法規研究組,專門研究各國專利法規詳細規定,及其變動後的影響,並持續關注各國專利局最新動向。

北美智權專利法規研究組研究範圍涵蓋美國、中國、歐洲、台灣與其他重要國家的專利法規。

美東時間2011年6月23日下午,美國眾議院經過數小時辯論,最後以304:117、10票棄權的比數,通過眾院版專利改革法案《Leahy-Smith美國發明法案》(Leahy-Smith America Invents Act,編號H.R.1249)。眾院此次通過的法案內容不同於參議院先前通過的版本(《美國發明法案》(America Invents Act,編號S.23),因此仍需等兩院協調出雙方都可接受的內容,才能送交美國總統簽署生效頒布。話雖如此,這已是多年來美國專利改革法案最大進展。

根據報導,為避免節外生枝,參院司法委員會主席Patrick Leahy(這項法案在參院的主要推手)希望參院能直接就H.R.1249表決投票、不再修正,只要取得所需票數順利通過,就能跳過兩院協商程序,讓法案盡早生效施行。

比較參眾兩院通過的專利改革法案,基本重點相去不遠,內容包括:確定改採先申請制、修改領證前第三人資訊呈報規定、增訂及調整多項領證後審查程序、多方再審查程序更名並提高成案門檻、授權USPTO自訂規費、新增微實體申請人繳費優惠、可用抗辯事由剔除以不符最佳實施例規定主張專利無效、新增專利虛擬標示及修訂不實標示規定……等等。

但H.R.1249仍有不少細節不同於參院版的S.23,例如,USPTO可用預算回歸國會監督、專利規費暫行加徵15%附加費、先使用權適用範圍擴大等。此外,美國專利法多項更正申請程序原不得治癒蓄意欺瞞引發的錯誤,但H.R.1249僅在新增的領證後補充審查程序(Supplemental Examination)保留相關規定。另方面,H.R.1249增列多項指定研究項目,包括美國應否設置周轉基金提供貸款或補助金,以幫助中小企業在外國申請及維持專利、行使相關權利。

美國專利改革法案能否通過、如何修法,迄今還有很多變數,但一旦生效施行,USPTO需於有限時間內研擬公告數項配套實施辦法,因此該局7月下旬已在官網架設資訊平台,邀請公眾先行就H.R.1249內容提供修法意見。USPTO態度日趨積極,可見該局對法案頒布極具信心。

規費專款專用 v. 國會監督權責

USPTO規費專款專用,原本看似是最無爭議的修法項目,在眾議院審議過程中卻意外遭遇逆流。6月7日眾議院撥款委員會正副主席等人聯名致函眾議院多數黨領袖,反對讓USPTO在不受國會監督的情況下自由運用所收規費,並要求H.R.1249法案暫緩排入全院審議議程。

由於USPTO亟需經費改善局內設備、充實人力編制,包括代表付費端的智慧財產權人協會(Intellectual Property Owners Association,IPO)、Fed. Cir.前首席法官Paul Michel等,都曾呼籲美國國會修法,讓USPTO規費不再遭到挪用。前述消息披露後,美國專利業界一片嘩然。

但支持眾院撥款委員會立場的一方指出,2006到2008年度USPTO規費未被挪用,期間每年增聘千名審查人力、闢建新的辦公空間,但固定成本墊高,IT設備汰換速度卻相對緩慢,高科技發明的審查平台出奇地不高科技,很多新人來了又走,資深人員退休離職的比率也始終無法壓低。正因USPTO未能有效、妥善運用各項資源,這段期間專利申請案審結時間持續拉長。

除昔日記錄欠佳的問題之外,一旦如H.R.1249原先內容修法,USPTO負擔職能將新增三項新程序,並大改兩項舊有程序,局內員額勢必再隨之增加。而在不得超出服務成本的前提下,新法授權USPTO依一定流程調整自訂規費,看似已受制衡,但反過來說,卻也給了USPTO量出為入的權限。為避免USPTO規費與官僚體系無限膨脹,不少眾議員堅信國會仍有監督必要,同時H.R.1249增訂落日條款,僅給USPTO 7年的自訂規費時間。

不過USPTO並未因此退卻,日前該局局長David Kappos曾公開表示,USPTO所收規費若不能全部投入該局服務及活動,先前設定的各項目標將難以達成。眾院撥款委員會主席Harold Rogers面對強大的輿論壓力,遂於6月22日書面承諾,USPTO所收規費將只用於該局的服務及活動。儘管還是有人質疑這類保證的效果,但初步觀察2012年度國會撥款審查作業,USPTO明年度可用預算可望較本年度大幅提高,而且最後拍板的H.R.1249法案增訂,過渡期間USPTO部分專利規費將可加徵15%的附加費。

先申請制及先使用權

改採先申請制將是美國專利制度近二百年來最大的變革,藉由此次修法與世界主流制度接軌,不僅可突顯美國決心促成世界專利制度實質統合,也有助於鞏固美國在相關議題的領導地位及發言權。

但在眾院審議期間,改採先申請制還是免不了引發一番激辯。美國《憲法》第一條第八項第八款明訂,就著作人及發明人個別的著作及發現,國會可予以一定期間的排他權,以促進科學和實用技藝的進步。先申請制是否違憲,學界正反意見都有。

其中,喬治梅森大學法學院(George Mason University School of Law)教授Adam Mossoff爬梳美國專利制度形成流變,援引相關論述及1878年McKeever v. United States等案判例,直指這項修法違憲:英國直到19世紀仍視專利為皇室恩賜,其他國家也多認定專利是政府施予的商業性獨佔特權,由最早申請者取得專利,自有其法學傳統及政策淵源,但美國專利制度草創之初,即重在保障發明人心智勞動所獲的財產,既為財產權,理當由最早創造出此一成果的發明人取得專利。H.R.1249捨棄通用名詞First-to-File,改稱First-Inventor-to-File,原因何在?恐怕是修法文字草擬人自知有違憲問題,所以才另造新詞。

但印第安那大學莫勒法學院(Indiana University Maurer School of Law)教授Mark D. Janis認為,美國《憲法》僅規定專利需授予發明人,非最早發明人,且未定義何謂發明人、未禁止國會施加額外授權條件,更未提供同一發明出現多組發明人的疑難排解原則。即使是現行的先發明制,依其遊戲規則,最早發明人若曾放棄、封鎖、隱匿其發明,或者未能證明發明付諸實施(Reduction to Practice)之前已盡到勤勉義務(Due Diligence),又或等發明商業化逾一年才申請專利,還是有可能不被授予專利。

改採先申請制另外引發了先使用權(Piror User Right)的辯論。美國國會聽證會上多位證人指稱,改採先申請制須搭配擴大先使用權,理由是,很多發明未必需要專利保護,但為避免同業獨立研發出相同發明並搶先申請專利,申請人可能還是會就這類發明提出專利申請,如此一來,將加重USPTO審查負擔,有違修法初衷。可是反對者所持理由亦有一番道理:設立專利制度是為鼓勵揭露創新發明、加快科技進展,先使用權保護隱藏創新發明者、損害揭露創新發明者的權益,本質即不符美國專利制度創設宗旨。

不過議場上的討論時間有限,眾議員心中早各有定見,經全院投票,否決刪除H.R.1249第3條、第5條兩項修正提案,最後通過的H.R.1249修法內容,確定保留改採先申請制、擴大先使用權等條文。

大事紀

2011年

美國眾議院

美國參議院

1月

  • 25日,智慧財產競爭暨網際網路附屬委員會(Subcommittee on Intellectual Property, Competition and the Internet)召開聽證會("How an Improved U.S. Patent and Trademark Office Can Create Jobs")。
  • 25日,正式提出《2011年美國專利改革法案》(Patent Reform Act of 2011,編號S.23)。

2月

 

  • 11日,智慧財產競爭暨網際網路附屬委員會召開聽證會("Crossing the Finish Line on Patent Reform – What Can and Should be Done")。
  • 3日,司法委員會投票通過修正部分條文,準備以修正版S.23送交全院審議。

 

 

  • 28日,美國政府致函S.23共同提案人,表達支持S.23的政策立場。同日,全院開始審議S.23內容。

3月

 

 

 

 

  • 10日,智慧財產競爭暨網際網路附屬委員會召開聽證會("Review of Recent Judicial Decisions on Patent Law")。
  • 30日,正式提出《美國發明法案》(America Invents Act,編號H.R.1249)。同日,智慧財產競爭暨網際網路附屬委員會並就H.R.1249召開聽證會。
  • 1日,全院以97:2的票數通過將S.23更名為《美國發明法案》(The America Invents Act),刪除損害賠償、承審法院及管轄權相關實質修法文字。同日,USPTO公開稱許此一修正。
  • 8日,USPTO局長公開呼籲參議員支持S.23。隨後參議院全院以95:5的比數投票通過修正後S.23內容。

4月

  • 14日,司法委員會以32:2的票數通過修正版H.R.1249,準備提交全院審議。

 

5月

  • 31日,美國商務部長駱家輝致函司法委員會正副主席,表示歐巴馬政府支持並樂見專利改革法案通過。

 

6月

  • 1日,司法委員會主席Lamar Smith代表提出H.R.1249委員會報告。
  • 21日,議事規則委員會確認H.R.1249審議時討論的各項修正及時間、規則。
  • 23日,全院以304:117的票數通過修正後H.R.1249內容,法案名稱確定冠上參眾兩院主要提案人姓氏(更名為"Leahy-Smith America Invents Act")。

 

 

 

 

  • 28日,眾院通過的H.R.1249內容排入全院審議待審項目。

 


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