美國2011年9月16日頒布《Leahy-Smith美國發明法》（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱AIA；編號Public Law No: 112-29 ）（註1），專利訴願暨衝突委員會（Board of Patent Appeals and Interferences；BPAI）將在2012年9月16日改制為專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board；PTAB），除執行BPAI原有各項業務外，未來還將負責AIA新法調整或新增的多項審理（trial）程序。

為趕在相關辦法生效日前確定配套的37 CFR實施細則，USPTO已於今年2月9日、10日分別就PTAB審理程序共通規定及實施指南（註2）、派生（Derivation）程序（註3）、多方複審（Inter Partes Review；IPR）程序（註4）、領證後複審（Post-Grant Review；PGR）程序（註5）、涵蓋商業方法專利過渡期複審（Transitional Program for Covered Business Method Patent Review；CBM）程序（註6）等主題，發布約130頁的修法提案。4月下旬，USPTO並進一步公告，截至4月10日為止，前述修法提案共收到251件公眾意見（註7），該局將參考各方建議，預定在8月16日前公告37 CFR最終修法內容。

現依USPTO 2月公告的提案，簡單摘錄部分PTAB審理程序規定先供參考。

審理流程

依其定義，派生、IPR、PGR、CBM四項程序都屬於PTAB轄下負責的審理程序，後三項程序一般先由請願人（petitioner）遞交請願書，經過請願人、專利所有權人（patent owner；PO）文字及言詞辯論，除非另有原因，最後再由PTAB於成案一年內作成裁決（final written decision；judgment）。

為避免利益衝突，也因AIA修法寫入禁反言（estoppel）規定，請願書必須明示實質利益關係人（real party in interest或privy）。事實上，明確定義實質利益關係人有其困難，畢竟個別案件情況不能一蓋而論，不過，能掌控程序中一造動向者，即有可能被視為實質利益關係人。總之，以上程序無法匿名提出。

IPR、PGR、CBM共通流程按時間序依次排列如下：

請願書及請求規定

除程序最源頭的請願書外，其他程序進行期間任一造所欲尋求的救濟，都應以請求形式提出，且多應事先（例如利用成案初期召開的電話會議）取得PTAB許可，否則一般無法納入案件正式記錄並予考慮。

請願書及請求都有頁數限制：派生及IPR程序請願書最多50頁，PGR、CBM程序請願書最多70頁。請求最多15頁，異議頁數不得超過被異議文件頁數限制，對請願書的回覆最多15頁，對請求的回覆最多5頁。若有必要超頁，需提請求取得PTAB許可。

規費

派生程序請願費為US$ 400；IPR、PGR、CBM程序請願費則依請願人質疑的請求項項數（the number of challenged claims）分級收費。在計算質疑的請求項項數時，即使未質疑一獨立項，但只要質疑附麗其下的附屬項，該獨立項亦會計入質疑的請求項項數，例如：請願人質疑一專利Claims 20-40，而這20項皆直接附麗於Claim 1，故質疑的請求項項數應計為21項。

修正請求

IPR、PGR、CBM程序中，專利所有權人可以請求形式請求准予修正，但一般只有一次修正機會，需於成案之初召開的電話會議中表達修正意願，並預告欲修正的請求項數與替代請求項大致範圍。若需額外修正，專利所有權人需出具正當理由（good cause），又或各造有意和解，亦可聯合提出修正請求。

派生程序中，請願人及對造（respondent）都可出具正當理由，提出修正的請求，而將自家申請案或專利予以修正。所謂正當理由，依USPTO提案舉例，包括和解所需修正，以及為刪除請求項所做修正，但若有一造請求准予刪除所有系爭請求項，將被視為是請求作成不利己方的裁決。

而AIA修法規定，刪除請求項後可寫入合理數目的替代請求項（substitute claim）。何謂合理數目？USPTO預設：除非能證明其必要性，否則，每一被質疑的請求項，僅可代之以一項替代請求項。

證據開示

相對於一般法庭攻防，PTAB審理程序中可使用的證據開示範圍其實相對有限，其作用是讓任一造能在合理範圍內先蒐集必要證據，再依規定提出回應、異議、請求、回覆、意見。依USPTO目前規畫，PTAB作成成案決定後，即會以Scheduling Order順序提供各造證據開示期間（discovery period），由專利所有權人先攻。

不需另外請求PTAB准許的例行證據開示（routine discovery）內容有三：要求對造提供文件或證詞引用的物證、詰問對造宣誓證詞證人、要求對造出示與程序進行期間所持立場矛盾的資訊。

任一造可再請求給予額外證據開示（additional discovery）機會，PTAB是否准許，則因程序而異。派生及IPR程序，考慮的是額外證據開示是否符合司法利益（in the interest of justice）；PGR及CBM程序，考慮的是有無正當理由。此外，程序進行中，亦有可能應PTAB法官要求或由任一造請求，進行強制證人證言（compelled testimony）、當庭證人證言（live testimony）。

參考資料：

1. "Pub.L. 112-29 (as signed by President Obama September 16, 2011)"，請見http://www.uspto.gov/aia_implementation/20110916-pub-l112-29.pdf
2. "Rules of Practice for Trials Before the Patent Trial and Appeal Board and Judicial Review of Patent Trial and Appeal Board Decisions"（77 FR 6879），請見http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-02-09/pdf/2012-2525.pdf。"Practice Guide for Proposed Trial Rules: Leahy-Smith America Invents Act"（77 FR 6868），請見http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-02-09/pdf/2012-2523.pdf
3. "Changes To Implement Derivation Proceedings"（77 FR 7028），請見http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-02-10/pdf/2012-2535.pdf
4. "Changes to Implement Inter Partes Review Proceedings"（77 FR 7041），請見http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-02-10/pdf/2012-2534.pdf
5. "Changes to Implement Post-Grant Review Proceedings"（77 FR 7060），請見http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-02-10/pdf/2012-2529.pdf
6. "Changes to Implement Transitional Program for Covered Business Method Patents"（77 FR 7080），請見http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-02-10/pdf/2012-2532.pdf。"Transitional Program for Covered Business Method Patents: Definition of Technological Invention"（77 FR 7095），請見http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-02-10/pdf/2012-2538.pdf
7. "AIA Comments"，請見http://www.uspto.gov/aia_implementation/comments.jsp#heading-1

本期智權報文章 ․ 首季出口掉860億 公司倒7,431家 台灣面臨經濟黑暗期 ․ 電價政策亂轉 通膨一次變三次榨乾你 ․ 政府每年專利規費超收18億 打擊中小企業與個人創新 ․ 28奈米之戰方興未艾　Intel又以22奈米摻一腳 ․ 從減肥面具與身體擠壓手套看美國專利實用性 ․ 你的專利產品標示專利號了嗎？ ․ 美國AIA系列修法：PTAB審理程序修法提案 ․ IP小辭典：發明專利三要件 ․ 中國專利申請案達163萬 2012大陸專利代理人考試簡章出爐受矚目 ․ 田單復國 ․ 何不食肉靡

Facebook 按讚馬上加入北美智權報粉絲團