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中国第三次专利相关法规修改重点-实用新型、外观设计专利权评价报告书
作者/北美智权专利研发部 邱英武
2010/04/10

中国此次专利修法,可说是大幅度的修正,使得专利制度更贴近于各国潮流。其中将实用新型专利权检索报告予以删除,以专利权评价报告书替代,且适用范围也更加扩大,明确了专利权人及其利害关系人可以请求中国国务院专利行政部门作出专利权评价报告,以作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。本文特将此制度予以详细说明,以利读者了解此项新制度的规范。

客体与时间

适用的客体
已经授权公告的实用新型专利或者外观设计专利,包括已经终止或者放弃的实用新型专利或者外观设计专利。且限于申请日(有优先权的,指优先权日)在2009年10月1日之后(含该日)的专利权做出评价报告。

不适用客体

未授权公告的实用新型专利申请或者外观设计专利申请;
已被专利复审委员会宣告全部无效的实用新型专利或者外观设计专利;
国家知识产权局(SIPO)已作出专利权评价报告的实用新型专利或者外观设计专利。

请求人资格

根据专利法实施细则第五十六条第一款的规定,专利权人或者利害关系人可以请求国家知识产权局(SIPO)作出专利权评价报告。其中,利害关系人是指有权根据专利法第六十条的规定,就专利侵权纠纷向人民法院起诉,或者请求管理专利工作的部门处理的人,例如专利实施独占许可合同的被许可人和由专利权人授予起诉权的专利实施普通许可合同的被许可人。

实用新型或者外观设计专利权属于多个专利权人共有的,请求人可以是部分专利权人。

多人对同一件案件提出请求
多个请求人分别请求对同一件实用新型专利或者外观设计专利作出专利权评价报告的,国家知识产权局(SIPO)均予以受理,但仅作出一份专利权

实用新型专利权评价

实用新型专利权评价所涉及的内容包括:

实用新型是否属于专利法第五条或者第二十五条规定的不授予专利权的情形,其评价标准适用指南第二部分第一章的规定。
实用新型是否属于专利法第二条第三款规定的客体,其评价标准适用指南第一部分第二章第6节的规定。
实用新型是否具备专利法第二十二条第四款规定的实用性,其评价标准适用指南第二部分第五章第3节的规定。
实用新型专利的说明书是否按照专利法第二十六条第三款的要求充分公开了专利保护的主题,其评价标准适用指南第二部分第二章第2.1节的规定。
实用新型是否具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性,其评价标准适用指南第四部分第六章第3节的规定。
实用新型是否具备专利法第二十二条第三款规定的创造性,其评价标准适用指南第四部分第六章第4节的规定。
实用新型是否符合专利法第二十六条第四款(权利要求书记载)的规定,其评价标准适用指南第二部分第二章第3.2节的规定。
实用新型是否符合专利法实施细则第二十条第二款(从属权利要求的记载方式)的规定,其评价标准适用指南第二部分第二章第3.1.2节的规定。
实用新型专利档的修改是否符合专利法第三十三条(不得超出原说明书和权利要求书记载的范围)的规定,其评价标准适用指南第一部分第二章第8节和第二部分第八章第5.2节的规定。
分案的实用新型专利是否符合专利法实施细则第四十三条第一款(不得超出原申请记载的范围)的规定,其评价标准适用指南第二部分第六章第3.2节的规定。
实用新型是否符合专利法第九条(一发明一专利)的规定,其评价标准适用指南第二部分第三章第6节的规定。

外观设计专利权评价

外观设计专利权评价所涉及的内容包括:

外观设计是否属于专利法第五条或者第二十五条规定的不授予专利权的情形,其评价标准适用指南第一部分第三章第6.1和6.2节的规定。
外观设计是否属于专利法第二条第四款规定的客体,其评价标准适用指南第一部分第三章第7节的规定。
外观设计是否符合专利法第二十三条第一款(新颖性)的规定,其评价标准适用指南第四部分第五章第5节的规定。
外观设计是否符合专利法第二十三条第二款(创造性)的规定,其评价标准适用指南第四部分第五章第6节的规定
外观设计专利的图片或者照片是否符合专利法第二十七条第二款(清楚显示)的规定,其评价标准适用指南第一部分第三章第4节的规定。
外观设计专利档的修改是否符合专利法第三十三条(超出原图片或照片表示的范围)的规定,其评价标准适用指南第一部分第三章第10节的规定。
分案的外观设计专利是否符合专利法实施细则第四十三条第一款(不得超出原申请记载的范围)的规定,其评价标准适用指南第一部分第三章第9.4.2节的规定。
外观设计是否符合专利法第九条(一发明一专利)的规定,其评价标准适用指南第四部分第五章第8节的规定。

实用新型检索

原则上应当针对实用新型专利的所有权利要求进行,但下述情形则不进行检索。

不符合专利法第二条第三款(实用新型定义)的规定;
属于专利法第五条或者第二十五条规定的不授予专利权的情形;
不具备实用性;
说明书和权利要求书未对该主题作出清楚、完整的说明,以致于所属技术领域的技术人员不能实现。

外观设计检索

检索应当针对外观设计专利的图片或照片表示的所有产品外观设计进行,并考虑简要说明的内容,但下述情形则不进行检索。

不符合专利法第二条第四款(外观设计定义)的规定;
属于专利法第五条或者第二十五条规定的不授予专利权的情形;
图片或者照片未清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。

外观设计检索注意事项

应当检索外观设计专利在中国提出申请之日以前公开的外观设计。
是否存在抵触申请,应当检索在该外观设计专利的申请日之前向专利局提交、并且在该外观设计专利的申请日后公告的外观设计专利。
是否存在重复授权,应当检索在该外观设计专利的申请日向专利局提交的、并且已经公告的外观设计专利。

专利权评价报告内容

专利权评价报告内容包括两部分:反映对比文件与被评价专利相关程度的表格部分,以及该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授予专利权的条件的说明部分。

一、表格部分
对于外观设计专利权评价报告,其表格部分应当清楚地记载检索的领域、数据库、由检索获得的对比文件以及对比文件与外观设计专利的相关程度等内容。通常,采用下列符号表示对比文件与外观设计专利的关系:

X:
单独导致外观设计专利不符合专利法第二十三条第一款或第二款规定的文件;
Y:
与报告中其它档结合导致外观设计专利不符合专利法第二十三条第二款规定的文件;
A:
背景文件,即反映外观设计的部分设计特征或者有关的文件;
P:
中间文件,其公开日在外观设计专利的申请日与所要求的优先权日之间的文件,或者会导致需要核实外观设计专利优先权的文件;
E:
与外观设计专利相同或者实质相同的抵触申请文件;
R:
任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的外观设计专利文件。

上述类型的文件中,符号X、Y和A表示对比文件与外观设计专利在内容上的相关程度;符号R和E同时表示对比文件与外观设计专利在时间上的关系和在内容上的相关程度;符号P表示对比文件与外观设计专利在时间上的关系,其后应附带标明文件内容相关程度的符号X、Y、E或A,它属于在未核实优先权的情况下所作的标记。

原则上实用新型的表格部分于外观设计相同,但若一项权利要求中包括并列的技术方案,而一份对比文件与此些技术方案的相关程度不相同者,此时应当以其中最高相关程度的符号,来标注对比文件。

二、说明部分
说明部分应当记载和反映专利权评价的结论。对于不符合专利法及其实施细则规定的授予专利权条件的被评价专利,还应当给出明确、具体的评价意见。

对于不符合专利法及其实施细则规定的授予专利权条件的实用新型专利,应当给出具体的评价说明,并明确结论,必要时应当引证对比档。例如,对于不具备新颖性和/或创造性的权利要求,审查员应当逐一进行评述;对于多项从属权利要求,应当对其引用不同的权利要求时的技术方案分别进行评述;对于具有并列选择方案的权利要求,应当对各选择方案分别进行评述。
对于不符合专利法及其实施细则规定的授予专利权条件的外观设计专利的每项外观设计,均须给出具体的评价说明,并明确结论,必要时应当引证对比档。

专利权评价报告的更正
作出专利权评价报告的部门在发现专利权评价报告中存在错误后,可以自行更正。请求人认为专利权评价报告存在需要更正的错误的,可以请求更正。更正后的专利权评价报告应当及时发送给请求人。

(一)专利权评价报告中存在下列错误的,可以进行更正:

著录项目信息或文字错误;
作出专利权评价报告的程序错误;
法律适用明显错误;
结论所依据的事实认定明显错误;
其它应当更正的错误。

(二)请求人认为作出的专利权评价报告存在需要更正的错误的,可以在收到专利权评价报告后两个月内提出更正请求。提出更正请求的,应当以意见陈述书的形式书面提出,写明需要更正的内容及更正的理由,但不得修改专利文件。

(三)更正理由不成立
发出专利权评价报告复核意见通知书,说明不予更正的理由。

(四)更正理由成立
发出更正的专利权评价报告,并在更正的专利权评价报告上注明以此报告代替原专利权评价报告。

(五)在更正程序中,一般不进行补充检索,除非因事实认定发生变化,导致原来的检索不完整或者不准确。针对专利权评价报告,一般只允许提出一次更正请求,但对于在补充检索后重新作出的专利权评价报告,请求人可以再次提出更正请求。

结论

专利权评价报告书的制度系仿自日本与台湾制度,将仅进行形式审查的专利权,藉由评价报告书内容,可以知晓该专利权的专利要件是否符合,进而主张专利权利或是对该专利权提出无效诉讼以排除该专利权。而专利权评价报告书的效力,于两岸间均是将其定位为不属于行政机关的行政处分,不得对该报告书提出行政救济。