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欧洲专利布局策略
作者/北美智权法规研究组 黄兰闵、北美智权 张杰夫
2008/06/30
2008年4月15日的下午,春光和煦,北美智权借用师大国际会议中心场地举办研讨会,荣幸邀得德国Hoefer & Partners事务所欧洲专利律师Dr. Joachim Weber及欧洲专利局(EPO)官员Mr. Gerd Hedemann来台,以「欧洲专利布局」为题,分享其专业经验,也感谢诸多专利业界的旧雨新知拨空到场共同参与。

由会前会后的意见调查结果发现,许多台湾申请人虽有心前往欧洲申请专利,但往往因欧洲语文、法制过于多元,不知从何着手。以下摘记当天Dr. Weber第一场演讲-「欧洲专利布局策略」(European Patent Strategy)-的谈话内容,望供参考。
文章綱要
一、浅谈欧洲专利布局

二、善用欧洲专利申请程序

三、欧洲专利其他优点

四、结 论
一、浅谈欧洲专利布局

前进欧洲布建专利网,第一步是了解欧洲市场的组成及申请人所能掌握的选择。当然,申请人大可直接进入欧洲各国申请专利,但基于种种因素,EPO所授予的欧洲专利(European Patent),还是通用建议选项。

1973年西欧多国共同签署《欧洲专利公约》(European Patent Convention,简称EPC),是为欧洲专利的滥觞。欧洲专利申请案是由欧洲专利局(European Patent Office,简称EPO)受理审查,但欧洲专利不是欧洲共同体专利(community patent),取得专利之后,必须再进入各国登记,才能正式在其国境内生效。

1. EPC缔约国≠欧盟成员国

 

首先提醒,EPC缔约国(左图)与欧盟成员国(右图)是两个不同的名词。截至本次研讨会举行时间为止,EPC缔约国共为34国,并有4个签有延伸协议愿意依一定程序承认欧洲专利效力的延伸国。反观欧盟,当前仅有27个成员国。(详细的各国明细内容请参考《欧洲专利公约》简介)

2. 专利布局涵盖范围
如前所述,取得欧洲专利之后,并不代表公告日起欧洲专利就自动于每一个EPC缔约国生效。如欲取得某EPC缔约国或延伸国(A国)正式的专利保护,申请期间必须先向EPO表明「指定」(designate)取得A国专利保护的意愿,EPO公告准予专利之后,并须依规定向A国办理「进入指定国」手续(national validation),如此,欧洲专利才能在A国实际生效。最后的「进入指定国」程序不经实质审查,纯为一道行政手续。

但既然需「指定」欧洲专利生效的国家并进行「进入指定国」程序,其间不免仍会牵涉到应「指定」及「进入」哪些国家的专利布局核心问题。个别组织及个人因背景、需求、资源不同,专利布局方向自然会随之生成歧异,以下原则或能提供策略研拟时所需的思考面向:

(1) 知己知彼
衡量本身条件、紧盯对手活动,应是一切策略拟定的起点。
A.技术:不同的技术领域可能需要不同国家的专利保护;
B.市场:
已开发市场通常都有战略意义,但对部分产业(例如制药业)而言,开发中国家也可能有其重要性; C.营收:企业本身在不同国家的营收规模,肯定具有参考价值; D.竞争同业所在:若要封锁竞争同业,即使是小国,也可能有一定的重要性(例如瑞士之于制药业);E.竞争同业活动:注意竞争同业的动向,常能提供专利布局的重要参考。

(2) 他山之石
其他申请人(专利权人)的布局方向,或许可作为策略指针。根据EPO 2006年统计资料,EPC所有缔约国中,前10个最常被指定的国家依序如下(注一):

排名
国家
被指定率
排名
国家
被指定率
1
德国
98.33%
6
荷兰
61.57%
2
法国
93.53%
7
瑞典
59.55%
3
英国
92.96%
8
瑞士及
列支敦斯登
57.85%
4
义大利
76.28%
9
比利时
56.61%
5
西班牙
62.95%
10
奥地利
55.91%

(3) 10年展望
欧洲专利平均维持约10年,故布局时应考量环境变化,预想10年后的欧洲远景,评估各国市场发展、人口迁移、研发量能、就业比率、政经法制、智权价值等因素。例如,德国当前是欧洲最大的经济体,但生育率偏低,未来的劳动及消费市场结构都将不同于今日。再以研发活动为例,义大利与西班牙、波兰与捷克,此消彼长,恰是两组鲜明的对比。

至于未来的政治局面,以下是当前可以预见的发展:

A.
新的欧盟成员国?
当前看来其他国家要纳入成为新欧盟成员国的机率不高,但前南斯拉夫属国可能是个例外。
B.
新的EPC缔约国?
当前仅有几个前南斯拉夫属国展开磋商。
C.
东欧动向?
俄罗斯及其他主要经济体自有其专利制度体系,短期内不太可能纳入EPC。
D.
欧罗巴合众国(United States of Europe)?
虽然共同体专利、《欧洲专利诉讼协定》(European Patent Litigation Agreement,简称EPLA)相关协商仍持续进行,但各国意见分歧,要在短短数年间达成协议并正式推行,恐非易事。

3. 小结
综合以上,可以发现欧洲专利之所以成为一般建议的布局策略工具,选择弹性是一大主因。论空间选择,欧洲专利申请案可以一网打尽欧洲三十余国市场。论时间弹性,欧洲专利申请案可以延后布局范围最后决定时点,争取时间,以针对市场潜力、专利效益做长期评估。论成本支出,欧洲专利毋须在申请之初确定要「指定」及「进入」的国家,相关成本支出集中到后段申请程序方会生成,有利企业或个人规画资源调度。论策略运用,即使尚未取得专利,仅是取得专利的可能,便可发挥干扰作用,于是,愈晚决定「指定」及「进入」国家,愈能创造模糊地带、牵制竞争同业。

二、善用欧洲专利申请程序

欧洲专利申请程序可以简化为五道动作:

程序
说明
1
新案送件 2007年12月13日起可主张台湾优先权。
2
检索及公开 欧洲专利申请案一经受理,EPO会先进行先前技术(prior arts)检索,并制成检索报告。通常早期公开时会与申请案一并公开,若赶不及一起公开,EPO会先安排欧洲专利申请案的公开程序,而后等检索报告完成后,这份检索报告再另行公开。
3
实审及指定国程序 检索报告公开日起算6个月内,申请人须请求实审并确认指定国(也就是向EPO表明希望取得哪些国家的专利保护)。指定一个EPC缔约国需缴1份指定国费,但申请人只需缴7份指定国费,就能指定所有EPC缔约国,保留最大的布局空间。
4
欧洲专利授予公告 EPO实审后确认申请案具可专利性,经必要程序,即会发出准证公告。
5
进入指定国程序 取得欧洲专利后,须于一定期限内办理进入指定国程序,依绝大多数EPC缔约国规定,此一期限为公告日起算3个月。这个阶段,才是决定布局范围的最后时间。

从申请到核发,全部过程可以在2年内完成,也可能拖到7年,其间差异,除了反应EPO各部门的审查资源分配,申请人本身的策略考量也会影响审查节奏。而申请人的策略考量因素,可能是时间,可能是成本,也可能还有其他。

1.加快申请速度(Fast track)

例如申请人高度配合、提请加速审查,自然可加快审查进度。若是这样的速度仍无法满足申请人需求,亦可考虑个别国家的特殊应用方式。以德国为例,申请人可以利用欧洲专利申请案在德国申请(branch off)新型专利(utility model),这么一来,可能3个月内即可注册登记。

(1)可能的操作方式

A.
新案时请求PACE加速审查并提供相关先前技术列表。EPO的PACE加速审查毋须缴交规费,而主动提供先前技术资料应有助检索审查。
B.
善用延伸检索报告(extended search report),请求实审时一并改写请求项及发明说明。EPO的延伸检索报告,除罗列审查委员检索出的相关先前技术,也会附上审查委员的比对意见,相当于是第一份的审查意见通知书,可藉此了解申请案的核准机率。 确认继续进行实审程序时,依EPO延伸检索报告内容提出修正答辩,可使审查节奏更为紧凑。
C.
接受审查委员的面询邀约。面询后审委一般会做成决定。
D.
快速回应审查委员的审查意见。一般申复期间可延长为6个月,但申请人如能迅速回覆,审查委员通常也会跟着加快处理速度。

(2)可能的运用理由

A. 已出现侵权行为,欲对侵权者提出法律诉讼。
B. 欲以相关发明为授权标的。
C. 欲以相关发明所得专利权为转让标的。
D. 其他策略性做法。

2.放慢申请速度(Slow track)

反之,申请人也可以放慢脚步,应用各种法条巧门,拖到法规容许的最后一刻才回应官方要求,变相拉长申请案的系属期间(pendency)。

(1)可能的操作方式
A. 拖长回覆时间。尽可能拉长申复期间。
B. Further processing (Art.121 EPC)。技巧性错过申复期限,等官方通知再缴费并申复。可买到2个月的时间。
C. Re-establishment of rights(Art.122 EPC)。应缴规费更高,风险也大,除非万不得已,不建议冒然采用。
D. 核驳及诉愿。利用核驳后的诉愿程序,有机会多争取12到18个月的时间。
E. 主要及辅助请求(main and auxiliary requests)。在实审及异议程序中,申请人可以同时提出多组不同的请求项,由EPO依序审查。
F. 利用「第三人」提供先前技术资料(Art.115 EPC)。匿名利用「第三人」身分,提供EPO不至于实质影响可专利性的先前技术资料,因须给予申请人回应机会,故可拖长审查程序。

(2)可能的运用理由

A. 以相对较低的成本,保有进入多国取得专利的机会。
B. 保留操作弹性,利用选择变量制造模糊空间,干扰竞争同业活动。
C. 维持母案系属状态。1)可视技术发展需要加请分割案;2)可视侵权诉讼案情或授权协议内容,设计相对应的请求项。
D. 延后翻译及其他费用支出时点。

三、欧洲专利其他优点

欧洲专利申请途径是欧洲专利布局时极有用的工具,除了申请程序中保有最大化的选择空间、时间弹性,取得欧洲专利之后,还有两项优点可在此一并强调。

1. 翻译成本
翻译占欧洲专利申请成本之比率约在二至四成左右,但申请人可以等取得欧洲专利后,再于办理进入指定国程序时提交各国指定译本。也就是主要的翻译成本支出时点挪后,对申请人而言,仅是如此,即有助于提高资金运用效能。

而《伦敦协议》(London Agreement)生效后,进入《伦敦协议》成员国时,可免除全部或部分的翻译负担,对申请人来说,不但翻译成本可延后支出,更能享受翻译成本实质减少的益处。

简单说,使用英文申请并在2008年5月1日或该日后公告核准的欧洲专利,在进入德国、法国、英国、瑞士、列支敦斯登、卢森堡、摩纳哥等国(如图中的留白区域)时,将毋须再准备翻译文档;进入瑞典、荷兰、丹麦、克罗埃西亚、拉脱维亚、冰岛、斯洛维尼亚等国(如图中的斜线区域)时,则需准备请求项的各国官方语文译本,但不用再提供全文翻译。

当前《伦敦协议》尚未在多数EPC缔约国实施生效,但预料未来其涵盖国家将会逐步增加。

2. 他国采认
EPO的检索审查质量向来有一定水平,而且许多非EPC缔约国的专利局也都采认EPO的审查结果,虽然EPO索费较高,但只要申请案能通过EPO的审查,其投资报酬率也都算相当不错。当前采认EPO审查结果的国家或地区包括:阿根廷、巴西、香港、印尼、印度、南韩、墨西哥、马来西亚、菲律宾、泰国、越南等。


四、结 论

欧洲地区众多国家提供了众多的专利选择,但构思布局策略时,一般仍以EPC为欧洲专利布局的最佳工具。道理何在?

1) 透过EPO单一平台申请专利,毋须同时准备多国申请所需各版本的文档及翻译; 2) 利用EPC保留进入多国的选择机会,毋须同时在多国缴交天文数字的申请、检索、审查等规费,可拉低各国平均申请成本; 3) 可依申请人策略需要,加快或拖延申请案审查进度; 4) 可推迟主要的成本支出时点,有利于控制预算。

综观以上,认识并善用欧洲专利申请途径,对申请人在欧洲地区的专利布局绝对有正面助益。


注一: 研讨会举行时, EPO 2007 年年报尚未发表,但 EPO 已于 2008 年 6 月 17 日公告 2007 年年报,根据新出炉的统计数据,前 10 大被指定国的排名并无变化。

排名
国家
被指定率
排名
国家
被指定率
1
德国
98.6%
6
荷兰
64.1%
2
法国
93.8%
7
瑞典
62.3%
3
英国
93%
8
瑞士及
列支敦斯登
61%
4
义大利
76.8%
9
比利时
59.7%
5
西班牙
64.8%
10
奥地利
59.3%

 

Hoefer & Partners 事务所
历史最早可追溯到1920年,为德国专利律师Ernst Haigis所始创,数十年来一直在智慧财产权领域戮力经营,期间因并入多间事务所,阵容不断壮大。其服务内容涵括所有智权活动,包括取得及实施智权保护,以及诉讼防御、商业运用等等。

Dr. Joachim Weber
任职于 Hoefer & Partners 事务所,为德国与欧盟的专利代理人、欧盟商标与设计代理人,他专精于机械、电机等科技领域,精通德语、英语。