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「商标」的最主要功能在于识别商品或服务来源，以维护公平、自由竞争市场正常运作。而所谓「识别性（distinctive）」则是指足以使商品或服务之相关消费者（relevant consumers）认识为指示（indicate）商品或服务来源（the source of the goods or services），并得与其他人之商品或服务相区别（capable of distinguishing）[1]。

因此，各国商标法一般规定，「通用名称」因为作为业者常用以表示商品或服务之名称，不得注册为商标，一方面是因为其通常无法让消费者识别商品或服务来源，另一方面是怕若允许特定业者取得商标后，将使该业者在市场上独占该词汇的使用[2]。

此外，和通用名称具有类似性质的「描述商品或服务特征的词汇」，因识别性的欠缺或薄弱，原则上不得让特定业者作为其贩卖之商品或提供服务的商标；但是，若该等词汇已经特定业者在市场上长期反复使用，使相关消费者能一见即知或产生联想其代表特定业者的商品或服务，而产生后天识别性者，则例外承认其具商标属性，可得申请注册[3]。

USPTO发布以「通用词汇+.com」等域名申请商标时的审查指引

美国专利商标局（下称USPTO）于2020年10月根据美国最高法院Booking.com案[4]见解，发布「通用词汇+.com」等域名的复合词组申请商标时的审查指引[5]，说明该局如何依市场上相关消费者的认知，区辨未来以「通用词汇+.com」申请商标之案件，是否为不具识别性的通用名称而予核驳，或因其已得使消费者识别特定服务来源而得予核准注册为商标。而指引中所称「通用词汇」（generic term）涵盖上述「通用名称」和「描述商品或服务特征的词汇」。

自1888年Goodyear Rubber Company案[6]以来，USPTO根据该经典案例衍生之「当然规则」（per se rule），认为由一个通用词汇（generic term），与通用的域名（generic top-level domain，例如「.com、.org等」），所结合的复合词组仍然是一个通用名称，当然不具有后天识别性，无法注册为商标 [7]。本文试举一例，如「prosecution.com」使用于提供知识产权相关法律服务时，因为prosecution在专利领域或行业有「申请专利」的意思，给予欲接洽申请专利业者之相关消费者的印象，仍是所提供服务内容有关的说明，导致消费者仅是将「prosecution.com」认知为「申请专利」此服务类别的名称，所以「prosecution.com」当然仅为一个不具后天识别性的「通用名称」。

然而，美国最高法院在2020年Booking.com案推翻该「当然规则」，认为「通用词汇+.com」等类型的复合词组，并非均直接将其视为不具识别性而为某种商品或服务的通用名称，而是需经「个案判断」（case-by-case base），该等复合词组必须是相关消费者认为其属于市场上某领域之通用名称，才会被认为是通用名称。申言之，判断一个复合词组是否为通用名称时，审查者应立于相关消费者之立场依一般生活经验就该「通用词汇+.com」复合词组之整体加以观察，判断该复合词组是否传达给消费者某种产品或服务类别的意思。美国最高法院即基于Booking.com案的事实，认定相关消费者并未仅将「Booking.com」这个词认知为某种产品服务类别的名称。因此，「Booking.com」对相关消费者而言不是通用名称，USPTO应核予商标[8]。

据以判断「通用词汇+.com」等复合词组是否具识别性的关键证据

USPTO在指引中明确指出，即使美国最高法院推翻将「通用词汇+.com」等复合词组视为不具识别性的「当然规则」，惟各个复合词组是否具有后天识别性仍应经个案审查，所以包含「辞典中对该词汇的定义、竞争同业需要使用相同词汇的可能程度、在通常交易中的用法，以及任何其他相关消费者如何理解该词汇含义等，针对相关消费者作出的市场调查报告」等传统用以审查是否具有后天识别性的证据，仍为协助商标审查官（examining attorney）审查时的利器。

具体而言，审查官应审视和据以提出商标申请之「通用词汇+.com」等复合词组有关的下列证据：

商标申请人亦应自行提交与前述第2-4项相关的市场调查报告和广告支出等相当程度的实际证据（a significant amount of actual evidence）以协助审查，但指引亦明言该市场调查报告中应详细说明相关「调查期间、方式、问卷内容、受调查的消费者群体、参与者数量和地理范围」等具体信息。若审查官在审查中认为申请人所提交的信息不充足，亦可依37 C.F.R. §2.61(b)规定要求申请人补充。

从这份最新的审查指引，可知USPTO遵循最高法院见解，扬弃将「通用词汇+.com」等复合词组视为不具识别性的「当然规则」，将该等复合词组的商标申请案回归申请案是否具有识别性的个案审查，并明列商标审查官在审查该等复合词组时应具体考虑的证据项目，重申申请人所附随的证据提交义务，以资明确审查官和申请人的权利义务。

台灣在商標法第18條第2項亦採此定義予以明文規定。商標法逐條釋義，經濟部智慧財產局，2017年1月版，頁39。
楊智傑，網域名稱Booking.com是否可以註冊商標？具指標性意義！，北美智權報，第261期，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Trademark/IPNC_200527_1905.htm （最後瀏覽日期：2020年11月01日）。
台灣判決實務亦穩定採此見解，例如可參考最高行政法院99年度判字第637號判決。
United States PTO v. Booking.com B.V., 140 S. Ct. 2298 (2020).
Exam Guide 3-20 Generic.com Terms after USPTO v. Booking.com, USPTO, Oct. 2020, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-ExamGuide-3-20.pdf (last visited Nov. 1, 2020).
Goodyear's India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U.S. 598, 9 S. Ct. 166 (1888).
楊智傑，美國最高法院判決出爐：Booking.com商標具有後天識別性可受保護，北美智權報，第265期，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Trademark/IPNC_200722_1901.htm （最後瀏覽日期：2020年11月01日）。
同前註。
A combination of dictionary excerpts defining the component elements of the generic.com term.
Significant evidence of generic usage of those elements or the combined term by consumers or competitors in the relevant marketplace.
Evidence of the “generic.com” term used by third parties as part of their domain names (e.g., “[adjective]generic.com”) in connection with the same or similar goods and/or services.
Evidence of the applicant’s own use of the generic.com term.